EUIPO, 12 mars 2026, n° 003237432

EUIPO 12 mars 2026

Commentaire • 0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.

Sur la décision

Référence :	EUIPO, 12 mars 2026, n° 003237432
Numéro(s) :	003237432
Textes appliqués :	Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Refus de la demande de MUE/EI
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 432
Roblox Corporation, 3150 S. Delaware St., 94403 San Mateo, États-Unis (opposante), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 803-805a, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 157b, Harbor Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis, Maurice (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 12/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 237 432 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 115 429 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 15/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne (« MUE ») n° 19 115 429 « ROBLOX » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de MUE n° 8 854 135 « ROBLOX » (marque verbale) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 2 sur 18
marque nationale antérieure, la marque a une réputation dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit avoir une réputation. La réputation doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

a) Réputation de la marque antérieure
La réputation implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 04/12/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une réputation avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait déjà une réputation à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la réputation de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de réputation ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également montrer que la réputation a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une réputation. Toutefois, par souci d’économie de procédure, la division d’opposition examinera si la marque antérieure est réputée au moins pour les services protégés suivants de la classe 41: Classe 41: Services de divertissement, à savoir la fourniture d’un jeu interactif via des réseaux de communication électronique. L’opposition est dirigée contre les produits suivants:

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 3 sur 18
Classe 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour la destruction des mauvaises herbes et la destruction de la vermine.

Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il y a lieu de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 29/08/2025, l’opposant a produit, notamment, les preuves suivantes (et il convient de reproduire ici l’index des preuves fournies par l’opposant avec ses preuves) :

Décision sur opposition nº B 3 237 432
Page 4 sur 18

Décision sur opposition nº B 3 237 432
Page 5 sur 18

Décision sur opposition nº B 3 237 432
Page 6 sur 18

Décision sur l’opposition n° B 3 237 432 Page 7 sur 18
Appréciation des preuves :
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une réputation dans l’Union européenne pour les services susmentionnés de la classe 41 pour lesquels l’opposant a revendiqué une réputation.

En particulier, dans la déclaration de témoin (pièce 5) du directeur juridique et secrétaire général de l’opposant, datée du 16/07/2025, le déclarant confirme, entre autres, ce qui suit :

Que la plateforme de jeu « ROBLOX » est disponible pour les consommateurs dans l’UE depuis septembre 2006.

Le chiffre d’affaires de l’opposant dans l’UE en relation avec sa plateforme de jeu « ROBLOX » est passé de 200 millions de dollars US en 2022 à plus de 450 dollars US en 2024.

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (« DAU ») dans l’UE est passé de plus de 1 million de joueurs en 2018 à plus de 9 millions en 2024.

Les chiffres financiers sont corroborés/étayés par d’autres éléments de preuve. Par exemple, les rapports annuels extraits (pièces 10, 13, 14 et 15) contiennent des chiffres financiers tels que le chiffre d’affaires, y compris pour la région européenne, et bien que la région « Europe » qui y est indiquée¹ ne coïncide pas nécessairement avec celle de l’UE, il est raisonnable et logique de considérer que ces deux catégories se chevauchent largement ou substantiellement. Il en va de même pour les utilisateurs actifs quotidiens (DAU) susmentionnés : par exemple, les rapports annuels de 2024 contiennent des données sur les DAU
¹ Voir, par exemple, les tableaux à la page 48 du rapport annuel extrait pour 2024.

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 8 sur 18
y compris pour la région Europe, ce qui corrobore/confirme largement les chiffres DAU susmentionnés pour le territoire de l’UE². En termes de ventes et de marketing, en 2024, l’opposant a dépensé plus de 174 millions USD à l’échelle mondiale pour de telles activités (ainsi qu’il ressort du rapport annuel extrait, pièce 15). Bien que ce chiffre concerne la publicité/le marketing mondial, le fait que plus d’un quart des utilisateurs de l’opposant en 2024 proviennent de la région Europe³ signifie qu’il est raisonnable de conclure qu’une proportion significative de ces chiffres est susceptible de se rapporter au marketing et à la publicité de la marque «ROBLOX» dans l’Union européenne.

D’autres éléments de preuve à l’appui et corroborants sont inclus dans les articles produits en tant que preuves. Par exemple, l’article en ligne de MEINMMO daté du 20/05/2025 (pièce 34) intitulé «Le jeu le plus populaire au monde a plus de joueurs que Fortnite et tous les jeux sur Steam combinés» fait référence à REBLOX comme le jeu le plus populaire au monde, basé sur le nombre de joueurs simultanés en mai 2025, et comme le «vainqueur incontestable».

Parallèlement, l’article en ligne de Games Industry, daté du 23/12/2024 (pièce 42), classe «ROBLOX» comme le jeu le mieux classé au niveau mondial sur TIKTOK, comme le quatrième jeu classé au niveau mondial en termes de dépenses des consommateurs, et l’opposant comme figurant parmi les dix premiers éditeurs de jeux au niveau mondial (en termes de dépenses des consommateurs).

En outre, dans l’article en ligne de Sensor Tower daté d’avril 2025 (pièce 43) intitulé «Principales marques de jeux en France: aperçus du T1 2025», ROBLOX est répertorié parmi une poignée de marques de jeux de premier plan, avec des chiffres d’audience réelle mensuelle moyenne totale d’environ 10 millions pour ROBLOX en France, ainsi que les statistiques suivantes pour la plateforme de jeu ROBLOX en France:

Outre les preuves telles que, par exemple, la présence de «ROBLOX» sur les médias sociaux dans l’UE, et les preuves telles que les événements et conférences, et les récompenses, il ressort clairement de l’ensemble des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme cela a été
² Voir, par exemple, les graphiques à la page 309 dudit rapport de 2024.

³ Voir, par exemple, les graphiques à la page 309 du rapport annuel 2024, à la pièce 15.

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 9 sur 18
attestée par diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente et la part de marché démontrés par les preuves ainsi que les diverses références dans la presse à son succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent. En conséquence, la division d’opposition est convaincue que la marque antérieure « ROBLOX » jouissait d’une forte renommée dans l’UE à la date pertinente, au moins en ce qui concerne les services de divertissement, à savoir la fourniture d’un jeu interactif via des réseaux de communications électroniques, relevant de la classe 41.

b) Les signes ROBLOX ROBLOX
Marque antérieure Signe contesté Les signes sont identiques.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires [dans une certaine mesure]. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 10 sur 18
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. S’agissant du premier facteur mentionné ci-dessus, les signes en cause sont identiques. Ceci revêt une importance particulière pour la décision dans la présente procédure. En effet, la marque de l’opposante «ROBLOX» est un mot fantaisiste, inventé et non un mot du dictionnaire, de sorte qu’il sera perçu par le public pertinent comme un identifiant unique des services de l’opposante. S’agissant du troisième facteur mentionné ci-dessus, la marque de l’opposante jouit clairement d’une forte renommée dans l’Union européenne pour ses services de plateforme de jeux. Quant au quatrième facteur mentionné ci-dessus, le mot «ROBLOX» étant un terme inventé par l’opposante, il possède un caractère distinctif intrinsèque normal qui est clairement renforcé à un degré élevé par l’usage. Bien que les produits en cause soient manifestement dissimilaires (facteur 2 ci-dessus) de sorte qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les produits contestés de la classe 5 et, notamment, les services de l’opposante de la classe 41 (facteur 5 ci-dessus), la division d’opposition est convaincue que ces facteurs (c’est-à-dire 2 et 5) n’annulent/n’empêchent pas l’existence d’un lien en l’espèce. Compte tenu non seulement du fait que la marque de l’opposante est un mot inventé qui est intrinsèquement distinctif et qui possède clairement un degré élevé de caractère distinctif accru par l’usage, du fait que la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans l’Union européenne, ainsi que du fait significatif que «ROBLOX» sera considéré comme un indicateur d’origine unique de l’opposante, et en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, il doit être conclu que, lorsqu’ils rencontrent la marque contestée, les consommateurs pertinents sont susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 11 sur 18
applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de lui porter préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou le bénéfice indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le bénéfice indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

La division d’opposition examinera d’abord l’allégation de bénéfice indu/parasitisme.

Bénéfice indu (parasitisme)
Le bénéfice indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :

L’établissement d’un lien ou d’une association avec la marque antérieure de l’opposant, sans juste motif, tire indûment profit de la réputation accumulée par l’opposant pour sa marque ROBLOX, permettant au demandeur une augmentation des échanges commerciaux puisque l’usage de la marque contestée rappelle la réputation substantielle de l’opposant pour sa marque antérieure.

Les consommateurs supposeraient clairement qu’il existe un lien commercial entre les marques. Compte tenu de la vaste réputation de l’opposant pour la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services renommés, il est fort probable que les consommateurs seraient attirés par les produits contestés en question uniquement parce qu’ils portent une marque identique à la marque antérieure. Ce principe de transfert d’image de marque a été énoncé dans l’affaire L’Oréal c. Bellure et est depuis devenu un précédent établi.

Les consommateurs achèteront donc les produits contestés comme une conséquence directe de cette association de réputation, rendant ainsi la commercialisation des produits contestés du demandeur significativement plus facile. Le demandeur bénéficiera indûment du « pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige » de la marque antérieure et sera ainsi autorisé à « parasiter » et à exploiter l’effort de marketing et l’investissement considérables qui ont été dépensés par l’opposant. La marque contestée pourra également exploiter, sans verser de compensation financière, l’effort de marketing

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 12 sur 18
déployés par l’opposant pour sa marque afin de créer et de maintenir l’image de cette marque.

Dans ce contexte, il importe de rappeler que ce que l’opposant doit démontrer est un risque de parasitisme. Selon une jurisprudence constante, un risque de parasitisme peut être établi sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités (pour autant qu’il ne s’agisse pas de simples suppositions), en tenant compte des pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi que de toutes les autres circonstances de l’espèce (T- 47/06, EU:T:2007:131, Antartica Srl / EUIPO, point 54, et T- 369/10, EU:T:2012:177, You-Q / EUIPO, point 62), confirmé par la CJUE dans C- 383/12P ECR EU:C:2013:741, Environmental Manufacturing / EUIPO, point 43).

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… s’agissant du préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait de tirer un profit de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
Les lignes directrices de l’Office⁴ précisent que la notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée couvre les cas où le demandeur tire avantage de l’attractivité du droit antérieur en apposant sur ses produits/services un signe similaire (ou identique) à un signe largement connu sur le marché et, ainsi, en s’appropriant son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire ou en exploitant sa réputation, son image et son prestige. Cela peut conduire à des situations inacceptables de parasitisme commercial, où le demandeur est autorisé à « profiter » de l’investissement de l’opposant dans la promotion et le développement de la notoriété de sa marque, car cela peut stimuler les ventes des produits du demandeur dans une mesure disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de son investissement promotionnel.

Lesdites lignes directrices indiquent également qu’un profit indu existe lorsqu’il y a un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques qu’elle projette aux produits identifiés par le signe identique ou similaire. En s’accrochant à la réputation de la marque renommée, le demandeur bénéficie du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de la marque renommée. Le demandeur exploite également, sans verser de compensation financière, l’effort de commercialisation déployé par le titulaire de la marque pour créer et maintenir l’image de cette marque (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, points 41, 49). Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits couverts par la marque demandée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits est facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215,
point 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, point 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, point 46).

⁴ Lignes directrices relatives à l’examen à l’Office, Partie C Opposition, Section 5 Marques jouissant d’une renommée (article 8, paragraphe 5, RMUE), sous-section 3.4.3.1 Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée.

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 13 sur 18
S’agissant de l’appréciation du profit indû, lesdites lignes directrices indiquent que l’appropriation du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure suppose une association entre les marques respectives, qui rend possible le transfert de l’attrait et du prestige au signe demandé. Plus la marque antérieure renommée est évoquée immédiatement et fortement par la marque contestée, plus la probabilité est grande que l’usage actuel ou futur de la marque tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. À cet égard, les lignes directrices prévoient qu’une association de ce type sera plus probable, notamment, dans les circonstances suivantes :

Lorsque la marque antérieure possède une forte renommée ou un caractère distinctif (intrinsèque) très fort, car dans un tel cas, il sera à la fois plus tentant pour le demandeur d’essayer de tirer profit de sa valeur et plus facile de l’associer au signe demandé. De telles marques seront reconnues dans presque tous les contextes, précisément en raison de leur caractère distinctif exceptionnel ou de leur « bonne » ou « spéciale » réputation, en ce sens qu’elle reflète une image d’excellence, de fiabilité ou de qualité, ou tout autre message positif, qui pourrait influencer positivement le choix du consommateur en ce qui concerne les produits d’autres producteurs (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal-eBay, EU:C:2011:474, point 44). Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, plus il est probable que, lorsqu’il rencontrera une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent l’associera à cette marque antérieure (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, point 27).

Plus les marques sont similaires, plus le risque de tirer un profit indu est élevé.

Lorsque, compte tenu de son attrait et de son prestige particuliers, la marque antérieure peut être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel, par exemple, par le biais de licences ou de merchandising. Dans ce cas, si le demandeur utilise un signe identique ou similaire à la marque antérieure pour des produits pour lesquels cette dernière est déjà exploitée, il profitera évidemment de sa valeur de fait dans ce secteur (16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER).

Enfin, lesdites lignes directrices précisent que le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a une exploitation claire et un parasitisme d’une marque célèbre, ou une tentative de tirer parti de la réputation d’une marque célèbre. Cependant, le fait de tirer un profit indu n’exige pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la clientèle attachée à la marque d’autrui.

Appréciation de l’allégation de profit indû/parasitisme :
Compte dûment tenu des preuves, des arguments de l’opposant et des lignes directrices susmentionnées de l’Office, la division d’opposition est convaincue que l’usage du signe contesté serait susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.

Il ressort clairement des preuves que la marque antérieure – « ROBLOX » – jouit d’une forte renommée ainsi que d’un degré élevé de caractère distinctif en vertu de son usage sur le territoire de l’Union européenne. L’opposant a dépensé un montant très significatif pour la commercialisation et la publicité de sa plateforme de jeu « ROBLOX », tant au niveau mondial qu’au sein de l’Union européenne. Grâce à ses efforts et à ses dépenses,

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 14 sur 18
la marque « ROBLOX » de l’opposante est devenue une marque de premier plan dans le domaine des jeux en ligne, y compris dans l’Union européenne.

Il s’ensuit que la marque « ROBLOX » est hautement renommée dans l’UE en tant qu’acteur majeur sur le marché des jeux en ligne.

En outre, le mot « ROBLOX » est un terme fantaisiste, inventé, de sorte qu’il agit comme un indicateur d’origine unique en ce qui concerne lesdits services de jeux de l’opposante.

Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition est convaincue que l’usage par la requérante d’un signe identique – « ROBLOX » (mot) – serait susceptible d’entraîner un transfert d’attractivité et de prestige au signe contesté. En conséquence, la requérante serait susceptible de tirer profit de la valeur de la marque antérieure et il serait plus facile d’établir une association entre le signe contesté et la marque antérieure.

Bien qu’il soit vrai que les produits contestés de la classe 5 sont dissemblables des services de l’opposante de la classe 41, la division d’opposition est convaincue qu’en raison de la forte renommée et du degré accru de caractère distinctif de la marque antérieure, l’usage du signe contesté par la requérante, même en dehors de son secteur de marché naturel (c’est-à-dire les jeux en ligne), serait susceptible d’entraîner une exploitation de ladite renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure. Ce risque est accru en l’espèce compte tenu, en particulier, de l’identité des signes en cause.

La division d’opposition constate que la requérante n’a pas déposé d’observations au cours de la présente procédure malgré l’invitation écrite de l’Office à le faire. En particulier, la requérante n’a pas saisi l’occasion de faire valoir que son usage du signe contesté ne serait pas sans juste motif. En effet, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, telle que démontrée, entre autres, dans l’Union européenne, la requérante aurait pu saisir l’occasion d’expliquer à l’Office comment et/ou pourquoi elle en est venue à adopter, comme signe, un mot identique à la marque renommée de l’opposante, compte tenu du fait que la marque antérieure n’est pas un mot du dictionnaire mais, plutôt, un terme fantaisiste, inventé par l’opposante. Cependant, la requérante ne l’a pas fait.

Par conséquent, sur la base de ce qui précède, la division d’opposition constate que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent dans l’Union européenne.

En conséquence, la demande de l’opposante, formulée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, est bien fondée et doit donc être accueillie.

L’opposante ayant obtenu gain de cause sur la base du chef de demande susmentionné (avantage indu/parasitisme), cela suffit pour statuer sur la présente procédure.

Cela dit, sans préjudice de ce qui précède, et par souci d’exhaustivité, la division d’opposition tient à souligner que la demande de l’opposante aboutirait, en tout état de cause, notamment sur la base du fait que l’usage du signe contesté porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Atteinte au caractère distinctif (dilution)

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 15 sur 18
L’atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure (également appelée « dilution », « affaiblissement » ou « brouillage ») est causée lorsque la capacité de cette marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de cette marque est affaiblie, étant donné que l’usage de la marque postérieure entraîne une « dispersion » de l’identité de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 29).

Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :

L’opposant fait valoir que l’établissement d’une association ou d’un lien avec l’opposant, en raison de sa réputation étendue, porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure. Ce lien amènera le public pertinent, qui connaît l’opposant, à penser à tort à la marque antérieure de l’opposant, brouillant et diluant la forte identité de marque dans laquelle l’opposant a investi et qu’il a développée au fil de nombreuses années.

Permettre à la marque contestée du demandeur de procéder à l’enregistrement diminuerait la capacité de la marque antérieure à distinguer les produits et services réputés de ceux d’autres entreprises, diluant la nature unique de la marque antérieure et affaiblissant sa capacité à servir d’indicateur d’origine pour le public pertinent.

Le comportement économique du public pertinent est très susceptible de changer ; cela conduirait à ce que la marque antérieure de l’opposant ne soit plus capable d’une reconnaissance immédiate et d’une association avec l’opposant. Le public pourrait être moins enclin à acheter les produits et services réputés s’il ne peut plus se fier aux marques de l’opposant comme identifiants d’origine uniques et fiables.

L’opposant fait valoir que l’établissement d’un lien ou d’une connexion avec
l’opposant porterait également atteinte à la réputation de la marque antérieure. Les forts pouvoirs d’attraction que possèdent ces marques seraient considérablement diminués. Des valeurs de marque indésirables pourraient être transférées de la marque contestée du demandeur à la marque antérieure, de sorte que la réputation de
la marque antérieure pourrait être ternie. Par exemple, l’association d’insecticides, de vermicides, de rodenticides en tant que produits chimiques toxiques et substances nocives conçues pour tuer peut nuire à l’image de Roblox, en particulier dans
l’esprit des enfants qui constituent une grande partie de la base d’utilisateurs de Roblox. Des opinions défavorables des consommateurs concernant la marque contestée auraient alors
la capacité d’influencer négativement les décisions d’achat des consommateurs en ce qui concerne les propres produits et services antérieurs de l’opposant.

Par exemple, si un consommateur avait une mauvaise expérience avec les produits contestés du demandeur (par exemple, une expérience d’achat négative sous la marque contestée), alors cette connotation négative de la marque contestée ternirait la réputation extrêmement positive de la marque antérieure de l’opposant et découragerait les consommateurs d’acheter les produits et services antérieurs de l’opposant à l’avenir.

Selon les lignes directrices de l’Office, l’atteinte au caractère distinctif d’une marque antérieure renommée (également appelée « dilution », « affaiblissement » ou « brouillage ») est causée lorsque la capacité de cette marque à identifier les produits/services pour

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 16 sur 18
pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant de son titulaire est affaiblie parce que l’usage d’une marque similaire postérieure conduit à une dispersion de l’identité de la marque antérieure renommée en la rendant moins distinctive ou unique (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29).

Il est donc clair que l’objet de la protection est le caractère distinctif de la marque antérieure renommée. Comme démontré dans les Directives, partie C, Oppositions, section 2, Identité double et risque de confusion, chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure, le «caractère distinctif» se réfère à la capacité plus ou moins grande d’une marque à identifier les produits/services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise particulière. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les marques renommées contre une réduction de leur qualité distinctive.

La protection prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE reconnaît donc que l’usage non restreint d’une marque renommée par des tiers, même pour des produits dissemblables, finira par réduire la qualité distinctive ou le caractère unique de cette marque renommée.

En ce qui concerne l’appréciation de ce chef de demande, lesdites Directives indiquent que l’atteinte au caractère distinctif est caractérisée par un «effet d’avalanche», ce qui signifie que la première utilisation d’une marque similaire sur un marché distinct peut ne pas, en soi, diluer l’identité ou le «caractère unique» de la marque renommée mais, avec le temps, ce serait le résultat, car cette première utilisation peut déclencher d’autres actes d’utilisation par différents opérateurs, conduisant ainsi à sa dilution ou à une atteinte à son caractère distinctif.

À cet égard, la Cour a déclaré que «plus la marque antérieure apparaît “unique”, plus la probabilité que l’usage d’une marque postérieure identique ou similaire porte atteinte à son caractère distinctif est grande» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458). En effet, la marque antérieure doit posséder un caractère exclusif en ce sens qu’elle doit être associée par les consommateurs à une source d’origine unique — puisque ce n’est que dans ce cas qu’un risque d’atteinte au caractère distinctif peut être envisagé.

Appréciation du chef de demande d’atteinte au caractère distinctif (dilution):
En l’espèce, la division d’opposition considère qu’il est particulièrement significatif non seulement que la marque antérieure soit fortement renommée dans l’Union européenne, mais aussi que la marque antérieure soit un terme fantaisiste, inventé par l’opposant, de sorte qu’elle constitue un indicateur commercial unique en relation avec les services protégés de l’opposant. En d’autres termes, «ROBLOX» indique une source d’origine commerciale unique.

Il s’ensuit que, de l’avis de la division d’opposition, il existe un risque substantiel que l’utilisation par le demandeur du mot identique – «ROBLOX» – puisse déclencher d’autres/futures utilisations par d’autres opérateurs différents, conduisant ainsi à la dilution de la marque antérieure, au détriment de son caractère distinctif. Par conséquent, même si la première utilisation de «ROBLOX» sur un marché distinct ne dilue pas, en soi, l’identité ou le «caractère unique» de la marque renommée, avec le temps, cela serait probablement le résultat, car cette première utilisation peut déclencher d’autres actes d’utilisation par différents opérateurs, conduisant ainsi à sa dilution. Un résultat probable d’une telle dilution ou érosion du caractère distinctif de la marque antérieure est un changement dans le comportement des consommateurs des services de l’opposant en conséquence d’un affaiblissement de la capacité de la marque antérieure à identifier les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant de l’opposant, car l’utilisation de «ROBLOX» par d’autres commerçants pour

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 17 sur 18
désigner leurs produits/services entraînerait une dispersion de l’identité de la marque antérieure renommée en la rendant moins distinctive ou unique. Par conséquent, sur la base de ce qui précède, la division d’opposition estime que le signe contesté est susceptible de porter atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure, en violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Afin d’éviter tout doute, étant donné que l’argumentation de l’opposant est bien fondée au moins en ce qui concerne chacun des chefs de demande susmentionnés, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’usage du signe contesté porterait, en outre, atteinte à la renommée de la marque antérieure (c’est-à-dire par dénigrement). f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Par conséquent, le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

Décision sur opposition n° B 3 237 432 Page 18 sur 18
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.