OPP 20-1159 21/10/2020 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OLIS LTD" LIMITED LIABILITY COMPANY, LIMITED LIABILITY COMPANY (Ukraine), est titulaire de l’enregistrement international n° 1509403 du 10 juil et 2019, portant sur le signe complexe GUSTO AT YOUR SERVICE et désignant la France. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « bouil ons culinaires ; viande en conserve; légumes en boîte; poisson en conserve ; concentrés [bouil ons]; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile d’olive extra vierge pour la nourriture; huile d’olive à usage alimentaire ; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; olives conservées ; pâtes de tomates; pâtés de foie ; purée de tomates ; poisson conservé ; jus de tomates pour la cuisine; préparations pour la fabrication de bouil ons; préparations pour la confection de potages; Barres de céréales ; vermicel es [nouil es]; moutarde; sauces à salade; pâtes alimentaires; câpres; curry [épices]; ketchup [sauce]; crackers; farine de maïs; semoule; gruau d’avoine; orge égrugé; gruaux pour l’alimentation humaine; maïs (corn) moulu; maïs (corn) gril é; curcuma;

2 co uscous [semoule]; nouil es; mayonnaise; macaronis; piccalil i; marinades; farine de fèves; farine de pomme de terre; farine de maïs; farines de noix; gruaux pour l’alimentation humaine; farine de blé; farine de soja; farine d’orge ; noix de muscade; poivre; quatre-épices; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; condiments; épices; poudres pour gâteaux; coulis de fruits [sauces]; relish [condiment]; riz; riz instantané; graines de sésame [assaisonnements]; graines préparées en tant qu’assaisonnements; anis; sel de cuisine; sauce de soja; sauce tomate; sauces [condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; spaghettis; aromates; biscottes; herbes potagères conservées [assaisonnements]; vinaigre; chips [produits céréaliers]; flocons d’avoine; ail hachée [condiment]; chow-chow [condiment]; safran [assaisonnement]». Le 16 mars 2020, la société MIX BUFFET (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PIZZA DEL GUSTO !, déposée le 10 août 2018 et enregistrée sous le n° 19 4 475 593. Cette marque porte notamment sur les produits suivants : « Riz ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; salades chaudes ou froides, composées essentiel ement de riz ou de pâtes alimentaires ; plats préparés, chauds ou froids, composés essentiel ement de riz ou de pâtes alimentaires ; assaisonnements ; pizzas ; quiches ; tartes salées ; pâtés à la viande ; herbes potagères conservées ; poudre pour gâteaux ; cheeseburgers (sandwiches) ; sandwiches ; feuil etés, croque-monsieur, galettes». L’opposition a été notifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 10 juin 2020, sous le numéro 20-1159, pour qu’el e la transmette sans retard à l’administration du pays d’origine et à la titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. La société titulaire de l’enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société MIX BUFFET fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de l’enregistrement international contesté, objet de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la seule comparaison des signes.

3 I II.- DECISION Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants de l’enregistrement international contesté: « bouil ons culinaires ; viande en conserve; légumes en boîte; poisson en conserve ; concentrés [bouil ons]; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile d’olive extra vierge pour la nourriture; huile d’olive à usage alimentaire ; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; olives conservées ; pâtes de tomates; pâtés de foie ; purée de tomates ; poisson conservé ; jus de tomates pour la cuisine; préparations pour la fabrication de bouil ons; préparations pour la confection de potages; Barres de céréales ; vermicel es [nouil es]; moutarde; sauces à salade; pâtes alimentaires; câpres; curry [épices]; ketchup [sauce]; crackers; farine de maïs; semoule; gruau d’avoine; orge égrugé; gruaux pour l’alimentation humaine; maïs (corn) moulu; maïs (corn) gril é; curcuma; couscous [semoule]; nouil es; mayonnaise; macaronis; piccalil i; marinades; farine de fèves; farine de pomme de terre; farine de maïs; farines de noix; gruaux pour l’alimentation humaine; farine de blé; farine de soja; farine d’orge ; noix de muscade; poivre; quatre-épices; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; condiments; épices; poudres pour gâteaux; coulis de fruits [sauces]; relish [condiment]; riz; riz instantané; graines de sésame [assaisonnements]; graines préparées en tant qu’assaisonnements; anis; sel de cuisine; sauce de soja; sauce tomate; sauces [condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; spaghettis; aromates; biscottes; herbes potagères conservées [assaisonnements]; vinaigre; chips [produits céréaliers]; flocons d’avoine; ail hachée [condiment]; chow-chow [condiment]; safran [assaisonnement]» ; Que la marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Riz ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; salades chaudes ou froides, composées essentiel ement de riz ou de pâtes alimentaires ; plats préparés, chauds ou froids, composés essentiel ement de riz ou de pâtes alimentaires ; assaisonnements ; pizzas ; quiches ; tartes salées ; pâtés à la viande ; herbes potagères conservées ; poudre pour gâteaux ; cheeseburgers (sandwiches) ; sandwiches ; feuil etés, croque-monsieur, galettes». CONSIDERANT que les «bouil ons culinaires ; concentrés [bouil ons]; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile d’olive extra vierge pour la nourriture; huile d’olive à usage alimentaire ; olives conservées ; pâtes de tomates; pâtés de foie ; purée de tomates ; jus de tomates pour la cuisine; préparations pour la fabrication de bouil ons; Barres de céréales ; vermicel es [nouil es]; moutarde; sauces à salade; pâtes alimentaires; câpres; curry [épices]; ketchup [sauce]; crackers; farine de maïs; semoule; gruau d’avoine; orge égrugé; gruaux pour l’alimentation humaine; maïs (corn) moulu; maïs (corn) gril é; curcuma; couscous [semoule]; nouil es; mayonnaise; macaronis; piccalil i; marinades; farine de fèves; farine de pomme de terre; farine de maïs; farines de noix; gruaux pour l’alimentation humaine; farine de blé; farine de soja; farine d’orge ; noix de muscade; poivre; quatre-épices; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; condiments; épices; poudres pour gâteaux; coulis de fruits [sauces]; relish [condiment]; riz; riz instantané; graines de sésame [assaisonnements]; graines préparées en tant qu’assaisonnements; anis; sel de cuisine; sauce de soja; sauce tomate; sauces [condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; spaghettis; aromates; biscottes; herbes potagères conservées [assaisonnements]; vinaigre; chips [produits céréaliers]; flocons d’avoine; ail hachée [condiment]; chow-chow [condiment]; safran [assaisonnement]» de l’enregistrement contesté apparaissent identiques et similaires à l’évidence à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par son titulaire. CONSIDERANT en revanche, que les « viande en conserve; légumes en boîte; poisson en conserve ; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; poisson conservé ; préparations pour la confection de potages» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes natures et ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires que les « salades chaudes ou froides, composées essentiel ement de riz ou de pâtes alimentaires ; plats préparés, chauds ou froids, composés essentiel ement de riz ou de pâtes alimentaires ; assaisonnements ; pizzas ; quiches ; tartes salées ; pâtés à la viande ; cheeseburgers (sandwiches) ; sandwiches ; feuil etés, croque- monsieur, galettes» de la marque antérieure invoquée ;

4 Q ue s’ils sont distribués dans les mêmes magasins d’alimentation générale, il n’en demeure pas moins qu’ils seront vendus dans des rayons différents (rayons des conserves et potages pour les premiers, autres rayons pour les seconds) ; Que ces produits ne sont pas substituables, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que les produits de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « salades chaudes ou froides, composées essentiel ement de riz ou de pâtes alimentaires ; plats préparés, chauds ou froids, composés essentiel ement de riz ou de pâtes alimentaires ; assaisonnements ; pizzas ; quiches ; tartes salées ; pâtés à la viande ;; cheeseburgers (sandwiches) ; sandwiches ; feuil etés, croque-monsieur, galettes» de la marque antérieure invoquée, les premiers n’ayant pas vocation à entrer dans la composition des seconds ; Qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits précités soient des produits alimentaires préparés, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre el es un grand nombre de denrées alimentaires alors même qu’el es présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, les produits l’enregistrement international contesté objet de l’opposition sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe reproduit, ci-dessous ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

5 C ONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’éléments figuratifs adoptant une présentation particulière et en couleurs, alors que la marque antérieure invoquée comporte trois éléments verbaux suivis d’un élément de ponctuation présentés sur deux lignes distinctes ; Que les signes en présence ont en commun le terme GUSTO, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques ; Que les signes diffèrent par leur présentation respective, ainsi que par la présence des termes AT YOUR SERVICE dans le signe contesté et PIZZA DEL dans la marque antérieure invoquée ; Que toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ; Qu’en effet, s’il est vrai que leur terme commun GUSTO peut évoquer le mot «goût», il n’est pas pour autant dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits en cause dont il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, ni n’indique une caractéristique ; Que de plus, la liste de marques et de noms de restaurants fournie par la société déposante ne saurait suffire à démontrer la banalité du terme GUSTO au regard des produits en cause, d’autant plus que, compte tenu du grand nombre de marques et d’établissements existant dans le domaine alimentaire, le nombre d’exemples cités n’apparaît pas significatif ; Qu’en outre, le terme GUSTO apparaît dominant dans le signe contesté où il est mis en exergue par la tail e et l’épaisseur de ses lettres, nettement supérieures à cel e des autres éléments ; que de plus, les termes AT YOUR SERVICE, présentés en caractères de très petite tail e et sur une ligne inférieure, apparaissent secondaires en ce qu’ils renvoient à un slogan publicitaire ; Que de même, le terme GUSTO revêt un caractère dominant dans la marque antérieure invoquée de par sa présentation en caractères gras et de grande tail e, les termes PIZZA DEL, présentés en plus petits caractères sur une ligne distincte, ne faisant qu’introduire le terme GUSTO, souligné par un point d’exclamation, et que renvoyer directement à la nature de certains des produits ; Que dès lors, les différences visuel es et phonétiques engendrées par les présentations respectives des signes en présence et la présence des éléments verbaux AT YOUR SERVICE et PIZZA DEL ! ne sont pas suffisantes pour écarter tout risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, ceux-ci étant manifestement dominés par le terme GUSTO et le signe contesté risquant d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. Qu’ainsi, en raison de l’identité et la similarité de certains des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; Qu’en conséquence, le signe complexe contesté GUSTO AT YOUR SERVICE ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe complexe PIZZA DEL GUSTO !. PAR CES MOTIFS

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DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e vise les produits suivants : « bouil ons culinaires ; concentrés [bouil ons]; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile d’olive extra vierge pour la nourriture; huile d’olive à usage alimentaire ; olives conservées ; pâtes de tomates; pâtés de foie ; purée de tomates ; jus de tomates pour la cuisine; préparations pour la fabrication de bouil ons; Barres de céréales ; vermicel es [nouil es]; moutarde; sauces à salade; pâtes alimentaires; câpres; curry [épices]; ketchup [sauce]; crackers; farine de maïs; semoule; gruau d’avoine; orge égrugé; gruaux pour l’alimentation humaine; maïs (corn) moulu; maïs (corn) gril é; curcuma; couscous [semoule]; nouil es; mayonnaise; macaronis; piccalil i; marinades; farine de fèves; farine de pomme de terre; farine de maïs; farines de noix; gruaux pour l’alimentation humaine; farine de blé; farine de soja; farine d’orge ; noix de muscade; poivre; quatre-épices; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; condiments; épices; poudres pour gâteaux; coulis de fruits [sauces]; relish [condiment]; riz; riz instantané; graines de sésame [assaisonnements]; graines préparées en tant qu’assaisonnements; anis; sel de cuisine; sauce de soja; sauce tomate; sauces [condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; spaghettis; aromates; biscottes; herbes potagères conservées [assaisonnements]; vinaigre; chips [produits céréaliers]; flocons d’avoine; ail hachée [condiment]; chow-chow [condiment]; safran [assaisonnement]». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée pour les produits précités.