OPP 20-1182 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame I M a déposé, le 23 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 609 914 portant sur le signe verbal OH BELKA. Le 17 mars 2020, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (société de droit espagnol) a formé a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination BERSHKA, déposée le 21 juil et 1999 et renouvelée par dernière déclaration publiée le 6 mars 2019 sous le n° 001 248 566, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination BERSHKA, déposée le 1er avril 1996 et renouvelée par dernière déclaration publiée le 11 mai 2016 sous le n° 000 113 183, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 001 248 566 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Articles mi-ouvrés en pierres précieuses destinés à la fabrication de bijoux; Bijoux, à savoir articles en pierres précieuses; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Bijoux à titre personnel; Bijoux à usage personnel; Bijoux avec diamants; Bijoux contenant de l’or; Bijoux d’ambre jaune; Bijoux d’enfants; Bijoux d’imitation; Bijoux d’ornement personnel; Bijoux de corps; Bijoux de fantaisie; Bijoux de visage; Bijoux en argent; Bijoux en argent sterling; Bijoux en bronze; Bijoux en cloisonné; Bijoux en cristal; Bijoux en cristal plaqué de métaux précieux; Bijoux en émail; Bijoux en fils d’or; Bijoux en forme de perles; Bijoux en ivoire; Bijoux en jade; Bijoux en jais; Bijoux en métaux non précieux; Bijoux en métaux précieux; Bijoux en métaux semi-précieux; Bijoux en or; Bijoux en pierres précieuses; Bijoux en pierres semi-précieuses; Bijoux en plastique; Bijoux en platine; Bijoux en verre; Bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; Bijoux fabriqués en métaux précieux; Bijoux fantaisie; Bijoux ornés de perles de culture; Bijoux personnalisés; Bijoux plaqués en al iages de métaux précieux; Bijoux plaqués en métaux précieux; Bijoux pour animaux domestiques; Bijoux pour femmes [bijouterie-joail erie]; Bijoux pour la tête; Bijoux sertis de pierres précieuses; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; Chaînes [bijoux] pour col iers; Pendentifs [bijoux]; Perles pour la confection de bijoux; Pièces et accessoires pour bijoux ; Modèles de broderie ; Broches à clips pour foulards autres que bijoux; Broderie pour vêtements; Broderies; Perles autres que pour la confection de bijoux; Perles autres que pour la confection de bijoux [mercerie]; Perles de parure autres que pour la confection de bijoux; Perles de verre autres que pour la confection de bijoux; Perles en céramique autres que pour la confection de bijoux ; Services de vente au détail concernant les bijoux ; Création de bijoux; Services de conception de bijoux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Lunettes [optique]; Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Horlogerie et instruments chronométriques; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Objets en imitations de l’or; Barrettes; Serre-tête; Articles décoratifs pour la chevelure; Épingles à cheveux; Pinces à cheveux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Articles mi-ouvrés en pierres précieuses destinés à la fabrication de bijoux; Bijoux, à savoir articles en pierres précieuses; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Bijoux à titre personnel; Bijoux à

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usage personnel; Bijoux avec diamants; Bijoux contenant de l’or; Bijoux d’ambre jaune; Bijoux d’enfants; Bijoux d’imitation; Bijoux d’ornement personnel; Bijoux de corps; Bijoux de fantaisie; Bijoux de visage; Bijoux en argent; Bijoux en argent sterling; Bijoux en bronze; Bijoux en cloisonné; Bijoux en cristal; Bijoux en cristal plaqué de métaux précieux; Bijoux en émail; Bijoux en fils d’or; Bijoux en forme de perles; Bijoux en ivoire; Bijoux en jade; Bijoux en jais; Bijoux en métaux non précieux; Bijoux en métaux précieux; Bijoux en métaux semi-précieux; Bijoux en or; Bijoux en pierres précieuses; Bijoux en pierres semi-précieuses; Bijoux en plastique; Bijoux en platine; Bijoux en verre; Bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; Bijoux fabriqués en métaux précieux; Bijoux fantaisie; Bijoux ornés de perles de culture; Bijoux personnalisés; Bijoux plaqués en al iages de métaux précieux; Bijoux plaqués en métaux précieux; Bijoux pour animaux domestiques; Bijoux pour femmes [bijouterie-joail erie]; Bijoux pour la tête; Bijoux sertis de pierres précieuses; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; Chaînes [bijoux] pour col iers; Pendentifs [bijoux]; Perles pour la confection de bijoux; Pièces et accessoires pour bijoux ; Services de vente au détail concernant les bijoux ; Création de bijoux; Services de conception de bijoux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, contrairement aux arguments de la société opposante, les « Perles autres que pour la confection de bijoux; Perles autres que pour la confection de bijoux [mercerie]; Perles de parure autres que pour la confection de bijoux; Perles de verre autres que pour la confection de bijoux; Perles en céramique autres que pour la confection de bijoux » de la demande d’enregistrement n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Articles décoratifs pour la chevelure » de la marque antérieure, les premières n’étant pas nécessairement destinées à être utilisées pour la chevelure. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Les « Perles autres que pour la confection de bijoux; Perles autres que pour la confection de bijoux [mercerie]; Perles de parure autres que pour la confection de bijoux; Perles de verre autres que pour la confection de bijoux; Perles en céramique autres que pour la confection de bijoux » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’articles de mercerie, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles décoratifs pour la chevelure » de la marque antérieure, qui désignent des décorations pour les cheveux. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OH BELKA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination BERSHKA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BELKA et BERSHKA des signes en présence (longueur proche, quatre lettres identiques sur sept formant les mêmes séquences d’attaque BE- et finale -KA ; même rythme en deux temps de prononciation, mêmes sonorités d’attaque [bè] et finale [ka] ; dénominations à connotation slave en raison de la séquence finale -KA particulièrement remarquable). Les signes diffèrent par la présence du terme OH en position d’attaque au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, les dénominations BELKA du signe contesté et BERSHKA, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination BELKA présente un caractère essentiel dès lors que l’interjection OH, qui la précède, s’en rapporte directement et la met ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté OH BELKA est donc similaire à la marque verbale antérieure BERSHKA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 000 113 183 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « Modèles de broderie ; Broches à clips pour foulards autres que bijoux; Broderie pour vêtements; Broderies; Perles autres que pour la confection de bijoux; Perles autres que pour la confection de bijoux [mercerie]; Perles de parure autres que pour la confection de bijoux; Perles de verre autres que pour la confection de bijoux; Perles

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en céramique autres que pour la confection de bijoux », ces produits n’ayant pas été précédemment comparés ou considérés comme identiques ou similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Sacs à dos; Porte- cartes [portefeuil es]; Sacs à main; Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Broches à clips pour foulards autres que bijoux; Broderie pour vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « Modèles de broderie » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à la confection des seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Broderies » de la demande d’enregistrement ne sont pas unies par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements, chaussures, chapel erie » de la marque antérieure, les premières n’étant pas nécessairement ni exclusivement apposées sur les seconds, mais pouvant être employées dans de multiples industries (linge de maison, décoration…). En outre, ces produits ne relèvent généralement pas des mêmes circuits de distribution, les premières se retrouvant le plus souvent commercialisées dans les merceries, alors que les seconds sont commercialisés dans des magasins ou des rayons consacrés aux articles d’habil ement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « Perles autres que pour la confection de bijoux; Perles autres que pour la confection de bijoux [mercerie]; Perles de parure autres que pour la confection de bijoux; Perles de verre autres que pour la confection de bijoux; Perles en céramique autres que pour la confection de bijoux » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de cette marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée au regard de cette marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination BERSHKA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OH BELKA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants: « Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Articles mi-ouvrés en pierres précieuses destinés à la fabrication de bijoux; Bijoux, à savoir articles en pierres précieuses; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Bijoux à titre personnel; Bijoux à usage personnel; Bijoux avec diamants; Bijoux contenant de l’or; Bijoux d’ambre jaune; Bijoux d’enfants; Bijoux d’imitation; Bijoux d’ornement personnel; Bijoux de corps; Bijoux de fantaisie; Bijoux de visage; Bijoux en argent; Bijoux en argent sterling; Bijoux en bronze; Bijoux en cloisonné; Bijoux en cristal; Bijoux en cristal plaqué de métaux précieux; Bijoux en émail; Bijoux en fils d’or; Bijoux en forme de perles; Bijoux en ivoire; Bijoux en jade; Bijoux en jais; Bijoux en métaux non précieux; Bijoux en métaux précieux; Bijoux en métaux semi-précieux; Bijoux en or; Bijoux en pierres précieuses; Bijoux en pierres semi- précieuses; Bijoux en plastique; Bijoux en platine; Bijoux en verre; Bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; Bijoux fabriqués en métaux précieux; Bijoux fantaisie; Bijoux ornés de perles de culture; Bijoux personnalisés; Bijoux plaqués en al iages de métaux précieux; Bijoux plaqués en métaux précieux; Bijoux pour animaux domestiques; Bijoux pour femmes [bijouterie-joail erie]; Bijoux pour la tête; Bijoux sertis de pierres précieuses; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; Chaînes [bijoux] pour col iers; Pendentifs [bijoux]; Perles pour la confection de bijoux; Pièces et accessoires pour bijoux ; Broches à clips pour foulards autres que bijoux; Broderie pour vêtements; Services de vente au détail concernant les bijoux ; Création de bijoux; Services de conception de bijoux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.