OPP 20-1258 12/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L D a déposé le 2 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4611222 portant sur la dénomination ACTIBIOTE. Le 24 mars 2020, la société A-MANSIA BIOTECH (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AKTIBIOME déposée le 30 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 018145022, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Médicaments; Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Préparations et substances pharmaceutiques contre les al ergies; Préparations bactériennes à usage vétérinaire; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire; Préparations et cultures bactériennes à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire; probiotiques; Formules probiotiques bactériennes à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire; Compléments et préparations probiotiques à usage médical; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Aliments à usage médical; Boissons à usage médical; Eaux minérales à usage médical; Boissons enrichies en vitamines à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Aliments diététiques pour personnes malades; Confiseries à usage médical; Aliments pour personnes diabétiques; Boissons pour diabétiques; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; Coupe-faim; Coupe-faim à usage médical; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments alimentaires pour animaux; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandise; Compléments nutritionnels; Compléments prébiotiques; Compléments probiotiques; Aliments pour nourrissons et bébés; Préparations alimentaires pour nourrissons et bébés; Substances diététiques pour nourrissons et bébés; boissons diététiques pour nourrissons et bébés à usage

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médical; compléments alimentaires pour nourrissons et bébés; Farines lactées pour nourrissons et bébés; lait en poudre pour nourrissons et bébés; Produits médicaux pour les soins de la bouche; Produits prophylactiques pour les dents; Bains de bouche à usage médical; Bains de bouches antimicrobiens; Bains de bouches antiseptiques; Bains de bouche (gargarismes) à usage médical; Bains de bouche médicamenteux; Bains de bouche médicinaux pour lutter contre les caries; Spray pour la bouche à usage médical; Préparations et articles dentaires; dentifrices médicinaux; dentifrices médicamenteux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « savons » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits obtenus par l’action d’une base sur un corps gras ayant pour fonction de nettoyer, blanchir et laver, ne sont pas identiques, ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « médicaments ; dentifrices médicinaux ; bains de bouche à usage médical ; bains de bouche antimicrobiens ; bains de bouches antiseptiques ; bains de bouche (gargarismes) à usage médical ; bains de bouches médicamenteux ; bains de bouche médicinaux pour lutter contre les caries ; spray pour la bouche à usage médical » de la marque antérieure qui désignent des substances ou compositions, relevant du monopole pharmaceutique, employées dans le traitement curatif des différentes affections de l’organisme. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (grand public pour les premiers / personnes ayant besoin d’un traitement médical ou pharmaceutique pour les seconds) ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (magasins de produits de beauté, rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien et aux produits cosmétiques pour les premiers / pharmacies pour les seconds). Si les produits précités peuvent se retrouver dans les mêmes lieux de vente (les officines pharmaceutiques et les parapharmacies), comme l’indique la société opposante, ils seront alors vendus selon des modalités distinctes. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations visant à nettoyer les dents destinées à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « dentifrices médicinaux ; dentifrices médicamenteux ; bains de bouche antimicrobiens ; bains de bouche antiseptiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits à finalité médicale. En effet, les premiers désignent des produits cosmétiques pour le lavage des dents alors que les seconds désignent des produits pour le lavage des dents relevant du monopole pharmaceutique.

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Répondant à des besoins différents, les seconds ayant une visée médicale, à l’inverse des premiers, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (les premiers peuvent être issus des rayons des grandes surfaces consacrés aux produits cosmétiques tandis que les seconds relèvent du monopole pharmaceutique). Si les produits précités peuvent se retrouver dans les mêmes lieux de vente (les officines pharmaceutiques et les parapharmacies), comme l’indique la société opposante, ils seront alors vendus selon des modalités distinctes. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de diverses boissons désaltérantes et de préparations pour réaliser de tel es boissons, ne sont pas identiques, ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons à usage médical ; eaux minérales à usage médical ; boissons enrichies en vitamines à usage médical » de la marque antérieure, qui s’entendent de boissons ayant des propriétés thérapeutiques et destinés à être utilisés dans le cadre médical. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne sont pas distribués dans les mêmes lieux de vente (rayons des boissons pour les premiers, pharmacies pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant à l’embel issement du corps destinées aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Médicaments ; Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer ; Préparations et substances pharmaceutiques contre les al ergies ; Préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire ; Préparations et cultures bactériennes à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire ; Formules probiotiques bactériennes à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire ; Compléments et préparations probiotiques à usage médical ; Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Aliments à usage médical ; Aliments diététiques pour la nutrition clinique ; Aliments diététiques pour personnes malades ; Aliments pour personnes diabétiques ; Boissons pour diabétiques ; Compléments alimentaires composés de vitamines ; Compléments alimentaires composés d’acides aminés ; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments ; Compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol ; Coupe-faim à usage médical ; Compléments alimentaires pour animaux ; Compléments alimentaires à usage vétérinaire ; Aliments médicamenteux pour animaux ; Aliments diététiques à usage vétérinaire ; Compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre ; Compléments nutritionnels ; Compléments prébiotiques ; Compléments probiotiques ; Aliments pour nourrissons et bébés » de la marque antérieure qui désignent des produits utilisés dans le cadre de soins médicaux et dont le but est de guérir les êtres humains et les animaux, dès lors que la réalisation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, lesquels ne sont pas spécifiquement destinés aux premiers. En outre, les « services d’opticiens » de la demande d’enregistrement contestée, qui sont destinés à procurer des verres et lentil es de contact afin d’améliorer la vision et sont rendus par des opticiens, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux produits précités de la marque antérieure, dès lors que la réalisation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, lesquels ne sont pas l’objet des premiers. Ainsi, ces services et produits ne sont pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

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Enfin, en n’établissant aucun lien entre les « bières » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ACTIBIOTE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination AKTIBIOME. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux ACTIBIOTE et AKTIBIOME en présence (dénominations de même longueur ayant sept lettres en commun sur neuf et formant les séquences de lettres A/TIBIO/E, rythme identique et même succession de sonorités [ak-ti-bio-e]) dont il résulte une même impression d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée ACTIBIOTE est donc similaire à la marque verbale antérieure AKTIBIOME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination ACTIBIOTE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.