OPP 20-1264 Le 18/03/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur A a déposé, le 8 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°4612402 portant sur le signe verbal ESPADA.

Le 25 mars 2020, la société ESCADA Luxembourg S.à r.l. (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France ESCADA enregistrée le 24 avril 2002 sous le n°783331 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, articles de chapellerie ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ESPADA, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal ESCADA, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes sont tous deux composés d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Les dénominations ESPADA et ESCADA, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles (longueur identique, cinq lettres en commun sur six placées dans le même ordre et suivant le même rang, formant la séquence d’attaque ES- et la séquence finale -ADA), ainsi que des ressemblances phonétiques (même rythme trisyllabique, mêmes sonorités successives d’accroche [ès] et finales [a-da]), dont il résulte une impression d’ensemble très proche.

La seule différence visuelle et phonétique entre les dénominations, consistant au sein du signe contesté en la substitution de la lettre P à la lettre D n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle a peu d’incidence phonétique et modifie faiblement la perception d’ensemble très proche des signes qui restent caractérisés par une dénomination présentant une physionomie et des sonorités très proches.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes.

A cet égard, est inopérante à la présente procédure l’argumentation du déposant tenant au contexte de création du signe contesté, dès lors que le risque de confusion doit s’apprécier indépendamment des raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, s’agissant de circonstances extérieures à la procédure d’opposition.

De même, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des deux sociétés en présence et ceux relatifs au fait que le signe contesté serait exploité avec un logo ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

Enfin, est inopérant l’argument du déposant tiré de sa méconnaissance de la marque antérieure invoquée, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendant de la bonne foi du déposant.

Le signe contesté ESPADA est donc similaire à la marque internationale verbale antérieure ESCADA.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits en présence.

Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal ESPADA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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4 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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