OPP 20-1446 23/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame T T H a déposé le 30 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 619 325 portant sur le signe complexe FILMIN’ TAHITI. Le 15 avril 2020, la société COMUNIDAD FILMIN SL (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque complexe de l’Union européenne déposée le 15 janvier 2016 et enregistrée sous le n°15004617, sur le fondement du risque de confusion ;

- la dénomination sociale COMUNIDAD FILMIN SL. Le 16 avril 2020, l’Institut a émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités matériel es constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’opposition formel e a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020.

L 'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le droit antérieur non pris en compte A l’appui de l’opposition, la société opposante invoque notamment la dénomination sociale suivante : COMUNIDAD FILMIN SL. En rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « Fondements de l’opposition », el e a renseigné les informations suivantes :

- « Type de fondement : Dénomination ou raison sociale
- Désignation de la dénomination ou raison sociale : COMUNIDAD FILMIN SL
- Date d’immatriculation : B64582471
- Numéro d’immatriculation : 31/05/2007
- Activités qui servent de base à l’opposition : Opérations et activités industriel es et commerciales liées à la production, l’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation, l’exposition et la distribution de contenu audiovisuel par le biais de systèmes technologiques, les systèmes de transmission, les bandes vidéo, les DVD, ainsi que tout autre transmission d’images de reproduction connues ou inconnues et la fabrication de divers matériaux qui servent de supports physiques pour les productions médiatiques
- Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : Société COMUNIDAD FILMIN SL.pdf – Existence de la dénomination sociale ». Pour prouver l’existence de cette dénomination sociale, la société opposante a transmis un extrait du « Registradores Mercantiles de España », en espagnol, de la société COMUNIDAD FILMIN SL. Il ressort de ce document que la dénomination sociale COMUNIDAD FILMIN SL est immatriculée au Registre du commerce de Barcelone, comme le souligne el e-même la société opposante dans son exposé des moyens. Dès lors, les conditions de l’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e qui précise que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ne sont pas remplies. En effet, une dénomination sociale d’une personne morale étrangère, non immatriculée en France, ne peut pas constituer une antériorité pour former opposition, cel e-ci n’ayant pas d’effet en France.

L a société opposante ne peut donc faire valoir le droit précité à l’appui de son opposition : celui-ci ne sera donc pas pris en compte dans la présente procédure. B. Sur le fondement de la marque complexe de l’Union européenne n°15004617 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FILMIN’ TAHITI, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe FILMIN, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et de couleurs. Les signes ont en commun la dénomination FILMIN, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme TAHITI, d’éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté ainsi que par la présentation en couleurs de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination FILMIN apparaît distinctive à l’égard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

En outre, cette dénomination, seul élément verbal de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme TAHITI, placé sur une ligne inférieure, renvoie au lieu de prestation des services en cause et n’est dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; l’élément figuratif du signe contesté et la présence de couleurs au sein des deux signes, outre qu’ils n’ont aucune incidence phonétique, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination FILMIN. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté FILMIN’ TAHITI est donc similaire à la marque complexe antérieure FILMIN. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « production de films cinématographiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Vente au détail de films par internet; Divertissement ; Services de divertissement audio et vidéo; Services internet sous forme d’informations par le biais d’une réseau informatique et électronique mondial en matière de divertissement en rapport avec des films, séries télévisées, musiques et autres produits culturels audiovisuels, y compris téléchargement et transmission de données en flux continu (diffusion en continu) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION

E n conséquence, le signe complexe contesté FILMIN’ TAHITI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.