OPP 20-2078 12/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RED-E-GROUP (société par actions simplifiée) a déposé le 25 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 650 248 portant sur le signe complexe RED ELECTRIC. Le 2 juil et 2020, la société RED ELECTRICA DE ESPAGNA (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal RED ELECTRICA enregistrée le 21 avril 2017, sous le n° 17385402, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti et ses observations ont été notifiées à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse aux observations du déposant n’ayant été présentée à l’Institut par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Financements d’achat de véhicules, Mise à disposition de services financiers en matière de véhicules, à savoir services de souscription d’assurances, locations, financements véhicules automobiles et financements de crédits-baux véhicules automobiles. Services d’entretien de motocyclette électrique. Location de véhicules, service de localisation de véhicules, services de gestion de flottes de véhicules, services de partage de véhicules. Conception de logiciels de gestion de flotte de véhicules ; conception et développement de logiciels de navigation et tracé d’itinéraires; services interactifs de navigation pour véhicules motorisés ; conception et développement de logiciels appliqués à la surveil ance des systèmes dynamiques internes de véhicules (maintenance, contrôle, arrêt, démarrage) ». Suite à une objection provisoire émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Financements d’achat de véhicules, Mise à disposition de services financiers en matière de véhicules, à savoir services de souscription d’assurances, financements de locations de véhicules automobiles, financements de véhicules automobiles et financements de crédits-baux de véhicules automobiles. Services d’entretien de motocyclette électrique. Location de véhicules, service de localisation de véhicules, services de partage de véhicules. Conception de logiciels de gestion de flotte de véhicules ; conception et développement de logiciels de navigation et tracé d’itinéraires; services interactifs de navigation pour véhicules motorisés ; conception et développement de logiciels appliqués à la surveil ance des systèmes dynamiques internes de véhicules (maintenance, contrôle, arrêt, démarrage) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurance; Souscription d’assurances et estimations et évaluations dans le cadre d’assurances; Services de garantie; Services de biens immobiliers; Recouvrement de loyers; Prêt sur gage; Fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur; Services de dépôt en coffres-forts; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d’opérations de change de devises; Services de commerce de titres et de matières premières; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Services de recouvrement de dettes et d’affacturage; Services de placement; Placements de fonds; Souscription financière et émission de titres [banque d’investissement]; Transferts et transactions financières et services de paiement; Services de commande d’argent, de chèques et d’argent liquide; Services de cartes; Services de paiement des taxes et des droits; Services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; Notation financière et fourniture de rapports de crédits; Services d’expertise financière; Services de planification financière; Services de financement; Services concernant le capital-risque; Col ecte de fonds et parrainage; Services d’évaluation financière. Construction et démolition; Construction navale; Location d’outils, d’instal ations et d’équipement pour la construction et la démolition; Extraction de ressources naturel es; Instal ation, entretien et réparation d’alarmes, de serrures et de coffres-forts; Réparation d’horloges et de montres; Instal ation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; Instal ation,

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entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation]; Réencrage et remplissage de cartouches de toner; Entretien et réparation de pneus; Entretien et réparation d’immeubles; Nettoyage intérieur et extérieur d’immeubles; Location de machines et d’équipement à laver, à nettoyer et à sécher; Réparation, entretien et ravitail ement en carburant pour véhicules; Vitrerie, instal ation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores; Instal ation, entretien et réparation de plomberie; Entretien et réparation de meubles; Instal ation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; Nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués dans ces matières; Extermination, désinfection et lutte contre les animaux nuisibles autres que dans l’agriculture. Transports; Navigation (positionnement et définition d’itinéraires et de trajectoires); Transport et livraison de marchandises; Services de déménagement et de transport de fret et de charges; Services de distribution de courrier et de messagerie; Location de moyens de transport; Voyages et transport de passagers; Services d’organisation d’excursions, de visites guidées et de visites touristiques; Opérations de secours, de récupération, de remorquage et de sauvetage; Embal age et entreposage de marchandises; Remplissage de machines et de conteneurs; Chargement et déchargement de véhicules; Stationnement et stockage de véhicules. Services des technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement de matériel informatique; Services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; Location de matériel et d’instal ations informatiques; Services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; Services scientifiques et technologiques; Services de recherches médicales et pharmacologiques; Services d’ingénierie; Services d’exploration et d’expertise; Services d’architecture et d’urbanisme; Services en sciences naturel es; Services en sciences de la Terre; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conception ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « location de véhicules ; services de location de véhicules ; services interactifs de navigation pour véhicules motorisés» de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les services de « Financements d’achat de véhicules, Mise à disposition de services financiers en matière de véhicules, à savoir services de souscription d’assurances, financements de locations de véhicules automobiles, financements de véhicules automobiles et financements de crédits-baux de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations de financement pour l’achat de véhicules et de prestations de mise à disposition de services financiers comme les services de financement et de crédit baux relèvent de la catégorie générale des « services de crédit-bail ; services de financement » de la marque antérieure qui s’entendent d’une forme de location portant sur des biens à usage professionnel, et dont le locataire peut, au terme du contrat, devenir propriétaire et de prestations permettant d’obtenir de l’argent pour réaliser un projet ou une action. A cet égard et contrairement aux al égations de la société déposante, le libel é de la marque antérieure, tel que précédemment défini, est assez précis pour permettre d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des services qu’il couvre. En effet si les services de la demande d’enregistrement sont spécialisés dans les moyens de financement des véhicules comme le relève la société déposante, cette précision ne permet pas d’écarter une identité entre les services dès lors qu’ils restent inclus dans la catégorie générale des seconds. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres identités et similarités invoquées par la société opposante, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée.

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Les services de « Mise à disposition de services financiers en matière de véhicules, à savoir services de souscription d’assurances » de la demande d’enregistrement relèvent de la catégorie générale des « services financiers et monétaires ; assurance ; souscription d’assurances et estimations et évaluations dans le cadre d’assurances ; services de garantie » de la marque antérieure. En effet si les premiers sont des services spécifiques de souscription d’assurance pour véhicules comme le relève la société déposante, cette précision et spécialité ne permettent pas d’écarter une identité entre les services dès lors qu’ils restent des services financiers et d’assurances relevant de la catégorie générale des seconds. A cet égard et contrairement aux affirmations de la société déposante, le libel é de la marque antérieure qui désigne des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements et des services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé est assez précis pour permettre d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des services qu’il couvre. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres identités et similarités invoquées par la société opposante, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Les services de « Mise à disposition de services financiers en matière de véhicules, à savoir services de locations » de la demande d’enregistrement relèvent de la catégorie générale des « services financiers et monétaires, services bancaires ; services de prêt, de crédit et de crédit-bail » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Les « services d’entretien de motocyclette électrique » de la demande d’enregistrement relèvent de la catégorie générale des services de « réparation, entretien et ravitail ement en carburant des véhicules » de la marque antérieure. La société déposante soutient que « les services d’entretien de motocyclette électrique ne sauraient être assimilés aux services de ravitail ement en carburant pour véhicules », or les « services d’entretien de motocyclette électrique » sont identiques aux services d’ «entretien des véhicules », en effet il s’agit de services d’entretien de véhicules, ces derniers incluant les motocyclettes électriques. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. A cet égard et contrairement aux affirmations de la société déposante, le libel é de la marque antérieure, tel que précédemment défini, est assez précis pour permettre d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des services qu’il couvre. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Le « service de localisation de véhicules » de la demande d’enregistrement qui s’entend de prestations permettant de localiser la position des véhicules ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de « navigation (positionnement et définition d’itinéraires et de

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trajectoires) » de la marque antérieure qui s’entendent de services permettant d’identifier un positionnement, de définir des itinéraires et trajectoires. En effet si les premiers sont spécialisés dans les véhicules, les services appliqués à ces véhicules sont similaires à ceux de la marque antérieure. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « services de partage de véhicule » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestation de mise à disposition de véhicules dont les utilisateurs se partagent successivement un même véhicule et financent la durée de leurs besoins ont les même nature, fonction et destination que les « voyages et transport de passagers ; location de moyens de transport » qui s’entendent de prestations de déplacement des personnes aux moyens de véhicules, prestations de location de véhicules. En effet ces services impliquent la location de véhicules, ont pareil ement pour objet de permettre le transport de personnes et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires (entreprises de location de véhicules). Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société déposante. A cet égard et contrairement aux al égations de la société déposante, le libel é de la marque antérieure, tel que précédemment défini, est assez précis pour permettre d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des services qu’il couvre. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Les services de « Conception de logiciels de gestion de flotte de véhicules ; conception et développement de logiciels de navigation et tracé d’itinéraires; services interactifs de navigation pour véhicules motorisés ; conception et développement de logiciels appliqués à la surveil ance des systèmes dynamiques internes de véhicules (maintenance, contrôle, arrêt, démarrage) » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations tenant à la conception et au développement d’un programme appliqué aux véhicules permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée ont les même nature, fonction et destination que les « développement, programmation et implémentation de logiciels » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations tenant au développement, à la programmation et l’implémentation d’un programme permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard et contrairement aux al égations de la société déposante, le libel é de la marque antérieure, tel que précédemment défini, est assez précis pour permettre d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des services qu’il couvre. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RED ELECTRIC, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal RED ELECTRICA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes en caractères stylisés et de couleurs et la marque antérieure est composée de deux termes. Visuel ement, les signes sont composés de deux termes, RED ELECTRIC pour le signe contesté et RED ELECTRICA pour la marque antérieure, lesquels sont de longueur très proche et ont en commun onze lettres sur douze formant les longues séquences communes RED ELECTRIC-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les termes RED ELECTRIC et RED ELECTRICA ont des rythmes proches (quatre temps pour le signe contesté et cinq pour la marque antérieure) avec des sonorités d’attaque et intermédiaires identiques [red-é-lec-tri] et des sonorités finales proches [k] pour le signe contesté et [ka] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intel ectuel ement, les deux termes ont en commun le terme RED suivi d’un terme faisant référence au domaine électrique, le terme ELECTRIC du signe contesté étant la traduction anglaise du terme « électrique » et le terme ELECTRICA étant la traduction espagnole, ce qui leur confère de grandes ressemblances intel ectuel es. Il en résulte de grandes ressemblances entre les signes. L’ajout de la lettre A en fin de la longue dénomination ELECTRICA du signe contesté n’est pas de nature à écarter la perception très proche des signes en cause, ces derniers restant largement dominés par la longue séquence commune RED ELECTRIC-. Si les signes diffèrent par la présentation particulière, en caractères stylisés et en couleurs du signe contesté, cette différence de présentation ne vient pas écarter tout risque de confusion, en ce que les éléments verbaux RED ELECTIRC par lesquels le signe sera désigné restent immédiatement lisibles.

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En outre, la société déposante fait valoir que les termes ELECTRIC et ELECTRICA sont faiblement distinctifs au regard des services en cause. Toutefois, cet argument ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion en l’espèce. En effet la dénomination RED commune aux deux signes apparait distinctive au regard des services en cause. Dans le signe contesté, la dénomination RED a en outre une position dominante comme le souligne la société opposante en raison de sa présentation en caractères de très grande tail e, l’élément ELECTRIC apparaissant comme secondaire en ce qu’il est présenté sur une ligne inférieure en très petits caractères, de sorte qu’il est moins perceptible que l’élément verbal RED. Dans la marque antérieure, la dénomination RED a également une position dominante en raison de sa position d’attaque et de son caractère plus distinctif que le terme ELECTRIC qui est susceptible d’évoquer une caractéristique des services en cause. Ainsi et si comme le souligne la société déposante le terme ELECTRIC peut apparaître faiblement distinctif au regard de certains des services en cause, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ce dernier ne résulte pas de la seule présence de ce terme dans chacun des deux signes, mais de son association au terme RED, distinctif et dominant et des ressemblances d’ensemble qui en découlent. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté RED ELECTRIC est donc similaire à la marque verbale antérieure RED ELECTRICA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe RED ELECTRIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : «Financements d’achat de véhicules, Mise à disposition de services financiers en matière de véhicules, à savoir services de souscription d’assurances, financements de locations de véhicules automobiles, financements de véhicules automobiles et financements de crédits-baux de véhicules automobiles. Services d’entretien de motocyclette électrique. Location de véhicules, service de localisation de véhicules, services de partage de véhicules. Conception de logiciels de gestion de flotte de véhicules ; conception et développement de logiciels de navigation et tracé d’itinéraires; services interactifs de navigation pour véhicules motorisés ; conception et développement de logiciels appliqués à la surveil ance des systèmes dynamiques internes de véhicules (maintenance, contrôle, arrêt, démarrage) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.