OPP 20-2098 Le 11/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A D a déposé le 15 avril 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 639 265 portant sur le signe verbal FREEPAD. Le 7 juil et 2020, la société FREE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale FREE, déposée le 29 septembre 2009 et enregistrée sous le numéro 3 679 804 ;

- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale FREE, déposée le 29 septembre 2009 et enregistrée sous le numéro 3 679 804.

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2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque verbale FREE n° 3 679 804 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « machines à imprimer ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intel igentes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique ; périphériques d’ordinateurs, logiciels ; Services de télécommunication, communication ; communications par terminaux d’ordinateurs ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition (location, prêt) d’équipements et d’appareils de télécommunication ». Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FREEPAD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination FREE, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux termes accolés et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun l’élément FREE, présenté en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément PAD dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme FREE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. De plus, il apparaît dominant dans le signe contesté, compte tenu de sa position en attaque qui le rend immédiatement perceptible et du fait que le terme anglais PAD qui le suit qui, comme le fait valoir la société opposante, est « couramment utilisé dans les domaines de l’informatique et de l’électronique, pour désigner des appareils électroniques […] ou un type de logiciel », n’apparaît pas distinctif au regard des produits et services en cause dont il peut désigner la nature, l’objet ou la destination. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté FREEPAD est donc similaire à la marque antérieure FREE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné.

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2. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale FREE n° 3 679 804 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure FREE n° 3 679 804 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FREEPAD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « machines à imprimer ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intel igentes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.