OPP 20-2179 29/03/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4.

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société UNION LAITIERE VITTELLOISE FROMAGERIE DE L’ERMITAGE (société coopérative agricole), a déposé le 20 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4640390 portant sur le signe complexe FRERE JACQUES.

Le 10 juillet 2020, la société FERME DE LA TREMBLAYE (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SAINT-JACQUES déposée le 22 septembre 1982, enregistrée sous le n° 1215936, régulièrement renouvelée, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Le titulaire de la demande d’enregistrement contesté a présenté des observations dans le délai qui lui était imparti et a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition.

Les observations et la demande de preuves d’usage du titulaire de la demande d’enregistrement contestée ont été notifiées à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations et des preuves d’usage en réponse dans un délai d’un mois.

Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 4 novembre 2020, la société opposante a fourni des preuves d’usage et des nouvelles observations en réponse dans le délai imparti.

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2 Ces preuves d’usage et observations ont été transmises au titulaire de l’enregistrement contestée. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un nouveau délai d’un mois.

Aucune observation en réponse n’ayant été présentée par la société déposante à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées

II.- DECISION

a) Preuve de l’usage

Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

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3 La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 20 avril 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 20/04/2015 au 20/04/2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « fromages »

En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

b) Sur le risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les produits suivants : « oeufs ; lait ; produits laitiers ;beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «fromages» La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FRERE JACQUES, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI

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La marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT-JACQUES.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, présentés de façon particulière ainsi que d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.

Les signes ont en commun le prénom JACQUES, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ils diffèrent par la présence du terme FRERE, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs dans le signe contesté et par la présence du terme SAINT dans la marque antérieure.

Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.

En effet, l’élément commun JACQUES apparaît distinctif à l’égard des produits en présence, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure.

Au sein du signe contesté, le prénom JACQUES présente un caractère essentiel, dès lors que le terme FRERE qui le précède, se rapporte directement au prénom qu’il vient qualifier et mettre en exergue.

De même, les éléments figuratifs représentant un moine, et la présentation particulière des éléments verbaux ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal JACQUES au sein du signe contesté.

Au sein de la marque antérieure, le prénom JACQUES présente également un caractère dominant dès lors que le terme SAINT qui le précède ne fait que renvoyer au prénom JACQUES qu’il vient qualifier.

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5 Enfin, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les deux signes font pareillement référence au domaine religieux et plus particulièrement à un personnage religieux prénommé Jacques, du fait de la présence du terme FRERE associé au prénom JACQUES au sein du signe contesté, désignant ainsi une personne de l’église (l’élément figuratif du signe contesté représentant une personne en soutane ne faisant que renforcer cette évocation) et par la présence du terme SAINT au sein de la marque antérieure, lequel, associé au terme JACQUES, fait ainsi référence à un personnage canonisé prénommé Jacques.

A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle il existe des différences intellectuelles entre les signes en ce que « FRERE JACQUES est le nom du personnage imaginaire de la comptine enfantine bien connue… ». En effet, rien ne permet d’affirmer que le public des produits concernés percevra le signe contesté comme le « titre d’une œuvre très connue » pour enfants. En tout état de cause, cette comptine fait référence aux matines, première prière de la journée liturgique, pour lesquelles un moine (prénommé Jacques) devait sonner les cloches. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, le consommateur étant fondé à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure, comme le soutient la société opposante.

Le signe complexe contesté FRERE JACQUES est donc similaire à la marque antérieure SAINT JACQUES.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe FRERE JACQUES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

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Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «oeufs ; lait ; produits laitiers ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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