OPP 20-2219 Le 19/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AEM ELEKTRİK MOTORLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ est titulaire de l’enregistrement international n° 1433170 du 11 mai 2018 portant sur le signe complexe AEM ELECTRIC MOTORS et désignant la France. Le 15 juil et 2020, la société ADVANCED ENGINE MANAGEMENT INC. (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne AEM déposée le 27 avril 2015 et enregistrée le 4 septembre 2015 sous le n° 14008783. L’opposition a été adressée à l’Organisation mondiale de la propriété intel ectuel e pour qu’el e transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission.

2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la marque complexe AEM ELECTRIC MOTORS, ci-dessous reproduite : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la marque complexe AEM, ci-dessous reproduite : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal selon une présentation particulière et en couleurs.

3 Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun l’élément verbal AEM, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par les éléments verbaux ELECTRIC MOTORS, des éléments figuratifs et des couleurs dans le signe contesté et par une présentation particulière en couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal AEM, seul élément constitutif de la marque antérieure présente un caractère essentiel et dominant dans le signe contesté dans la mesure où les éléments ELECTRIC MOTORS apparaissent sur deux lignes inférieures et en caractères de plus petite tail e. Ils apparaissent également dépourvus de caractère distinctif en ce qu’il désigne une caractéristique des produits visés à savoir leur nature ou leur destination. Enfin, les éléments figuratifs, les couleurs et la présentation particulière des signes ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère dominant de l’élément AEM par lesquels les signes seront lus et prononcés. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les deux signes. Le signe complexe contesté AEM ELECTRIC MOTORS est donc similaire à la marque complexe antérieure AEM. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Moteurs (engines) et moteurs, autres que pour véhicules terrestres, parties et garnitures correspondantes, commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs (engines) et moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs (engines), vilebrequins, engrenages de transmission pour machines, cylindres pour moteurs (engines), pistons pour moteurs (engines), turbines autres que pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs (engines) et moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, tuyaux d’échappement pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, col ecteurs d’échappement pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, cylindres de moteurs (engines) pour véhicules terrestres, culasses de moteurs (engines) pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, convertisseurs de carburant pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, pompes pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, soupapes pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, démarreurs pour moteurs et moteurs (engines), dynamos pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, bougies d’al umage pour moteurs (engines) de véhicules terrestres; alternateurs; générateurs de courant; générateurs d’électricité; générateurs de courant fonctionnant à l’énergie solaire». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Dispositifs antipol ution pour moteurs; Filtres de moteurs de véhicules; Col ecteurs d’admission pour automobiles; Admissions pour moteurs de véhicules; Kits d’admission pour moteurs de véhicules comprenant des tuyaux d’admission, des filtres à air, des supports et des montants; Systèmes de carburant pour moteurs de véhicules comprenant des rampes de carburant, des régulateurs de pression du carburant et des filtres à carburant; Rampes de carburant pour moteurs de véhicules; Régulateurs de pression du carburant réglables pour moteurs de véhicules; Pompes à carburant pour véhicules; Pompes à carburant pour moteurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

4 Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. La proximité des produits est renforcée par l’impression d’ensemble très proche des signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et du degré élevé de similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe contesté AEM ELECTRIC MOTORS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée.