OPP 20-2182 08/02/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur M C a déposé le 3 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 644 233 portant sur la dénomination OACTAVE.

Le 10 juillet 2020, la société OCTAVE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française OCTAVE déposée le 29 août 2013, enregistrée sous le n° 4 028 821, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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2 II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; équipements de traitement de données ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels, à savoir programmes enregistrés ; logiciels pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la diffusion du son, des données et/ou des images ; applications logiciel es, à savoir programmes informatiques téléchargeables et exploitables depuis un ordinateur ou depuis tout dispositif portatif tel que téléphones mobiles et tablettes numériques ; programmes téléchargeables pour le traitement de l’information pour tout ordinateur et/ou tous supports numériques mobiles ; applications logiciel es pour tous systèmes d’exploitation et pour tous autres dispositifs électroniques numériques mobiles et dispositifs mobiles interactifs ; appareils et instruments de télécommunications ; logiciels de gestion de bases de données ; bases de données ; Publicité ; diffusion d’annonces publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; compilation et gestion de bases de données informatiques ; publicité par correspondance ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; gestion des affaires commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; études de marchés ; recherches de marchés, mises en pages à but publicitaire ; agences de publicité ; services de comparaison de prix ; services de courriers publicitaires ; services de sondages et d’enquêtes par messagerie électronique ; études statistiques ; fourniture d’informations commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (bannières, liens hypertextes) ; services d’abonnement en ligne (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; services de marketing ; relations publiques ; Services de lettres d’information par messagerie électronique ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; services de transmission d’informations par voie télématique ; services de transmission d’informations par centres serveurs télématiques ; communication par terminaux d’ordinateurs ; services de vidéographie interactive ; services de transmission d’informations et de données visuel es ou sonores contenues dans des banques de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI

3 données ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; fourniture de services de connexion et d’accès à des réseaux de communication électronique pour la diffusion, transmission ou réception de logiciels et/ou d’applications informatiques ; conseils en matière de raccordement Internet ; transmission d’informations accessibles par des bases de données ; Services d’éducation et de formation, publication de livres, services de photographie et organisation de concours (éducation ou divertissement), micro- édition, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; tous ces services étant rendus dans les domaines de l’e-commerce, de la gestion commerciale et du marketing direct et multi canal ; Programmation pour ordinateurs et dispositifs numériques portables ; élaboration (conception) et développement de logiciels et d’applications informatiques ; étude de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; création, entretien et hébergement de sites Web pour des tiers ; instal ation, maintenance et mise à jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : «équipements de traitement de données ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques). Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande contestée, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les «Logiciels, à savoir programmes enregistrés » de la marque antérieure qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière.

A cet égard, il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante que les produits de la demande contestée « peuvent prendre la forme de logiciels spécialisés, comme par exemple des logiciels destinés à effectuer des analyses scientifiques ou des logiciels éducatifs » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un grand nombre de produits alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas de nature à leur attribuer la même origine.

Les services de « travaux de bureau ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers et des prestations visant à vérifier l’ensemble des comptes et les rapports annuels d’une entreprise, n’apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux «Logiciels, à savoir programmes enregistrés ; gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure invoquée, les seconds, susceptibles d’être utilisés pour les prestations les plus diverses, n’étant pas nécessairement destinés à la prestation des premiers. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI

4 Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « recherches scientifiques; informatique en nuage ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles, d’un service qui par l’entremise de serveurs distants interconnectés par Internet, permet un accès réseau, à la demande, à des ressources informatiques configurables et externalisées et des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciel (programmes enregistrés » de la marque antérieure tels que précédemment définis, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ayant de multiples applications, ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre des premiers.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les logiciels sont répandus dans le domaine scientifique, technique et informatique car ils facilitent les travaux de recherches, étude et analyse » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme complémentaires et dès lors similaires entre eux un grand nombre de produits et services alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ainsi ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

En outre les services d’ «informatique en nuage ; stockage électronique de données » de la demande contestée, ne présentent pas non plus à l’évidence de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels de gestion de bases de données » de la marque antérieure la prestation des premiers n’ayant pas pour objet les seconds, lesquels sont susceptibles de faire l’objet de multiples applications ou d’être mis en œuvre indépendamment des premiers.

Ainsi ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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5

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur la dénomination OACTAVE ci-dessous reproduite :

La marque antérieure porte sur la dénomination OCTAVE, ci-dessous reproduite :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence sont tous deux composés d’une dénomination unique.

Il n’est pas contesté que ces signes sont constitués d’une dénomination visuellement et phonétiquement proche, OACTAVE, pour la demande d’enregistrement contestée, OCTAVE, pour la marque antérieure invoquée.

En effet, visuellement, ces dénominations, constituées de sept lettres pour la demande d’enregistrement contestée et six pour la marque antérieure invoquée, ont en commun six lettres, placées dans le même ordre, O, C, T, A, V, E.

Phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités très proches, [o-ak-ta-ve] pour la demande d’enregistrement contestée, [ok-ta-ve] pour la marque antérieure invoquée ; la présence de la lettre A, en deuxième position, au sein de la dénomination OACTAVE de la demande contestée n’est pas de nature à créer des différences phonétiques substantielles entre les dénominations en cause, en ce que cette voyelle A ne sera que faiblement perçue dans cette longue dénomination.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées il existe une similarité entre les signes.

La dénomination contestée OACTAVE est donc similaire à la marque antérieure OCTAVE.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande contestée.

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6 CONCLUSION

En conséquence, la dénomination contestée OACTAVE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques). Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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