OPP 20-2184 26/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Les sociétés TWIN MUSIC (société par actions simplifiée) et MADE IN MUSIC (société à responsabilité limitée) ont déposé le 4 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4620470 portant sur le signe complexe ELLE & LUI ci-dessous reproduite : Le 10 juil et 2020, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

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— la marque complexe ELLE déposée le 30 avril 2019, enregistrée sous le n° 19 4 547 833, sur le fondement du risque de confusion ;

-la marque complexe de l’Union européenne ELLE déposée le 30 octobre 2003, enregistrée sous le n° 3475365 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

-la marque complexe de l’Union européenne ELLE déposée le 30 octobre 2003, enregistrée sous le n° 3475365 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 19 4 547 833 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Sur le fondement de ce droit, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Parfums ; Vêtements ; Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs » ; La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie ; ciseaux ; épingles de parure; napperons ; rideaux ; plaids ; Sets de table en matières textiles ; Tapisseries en matières textiles ; Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Parfums ; Vêtements ; Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les sociétés déposantes. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ELLE & LUI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal ; Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun le terme ELLE, dont le caractère distinctif n’est pas contesté ; Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes & LUI et d’un élément figuratif ; Toutefois ces différences ne sont pas susceptibles d’écarter à el e seule le risque de confusion entre les signes dominés par le terme ELLE ;

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En effet, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ; Le terme ELLE, seul élément verbal de la marque antérieure, présente au sein du signe contesté un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque et du fait que la présence des éléments verbaux & LUI, sur une ligne inférieure, sont susceptibles de faire croire à une déclinaison masculine de la marque antérieure ; Enfin, la présence dans le signe contesté d’un un cartouche simple encadrant les éléments verbaux, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ELLE & LUI est donc similaire à la marque complexe verbale antérieure ELLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée pour les « Parfums ; Vêtements ; Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française antérieure n° 19 4 547 833. B. Sur le fondement de la marque n° 3475365 Sur la comparaison des produits Sur le fondement de ce droit, l’opposition porte sur les produits suivants : « photographies ; affiches ; albums ; livres ; prospectus ; brochures » ; La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « périodiques ». Les « photographies ; affiches ; albums ; livres ; prospectus ; brochures » de la demande apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les sociétés déposantes.

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Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe suivant : Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, la marque antérieure apparaissant des plus proche du signe 19 4 547 833 le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée pour les « photographies ; affiches ; albums ; livres ; prospectus ; brochures », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n°3475365. C. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n°3475365 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

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Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce l’Opposant invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 3475365 portant sur le signe ci-dessous reproduit : La renommée est invoquée au regard des produits suivants : «périodiques». A cet égard, l’Opposant indique notamment que la marque antérieure ELLE « …dispose d’une renommée certaine dans l’Union Européenne, en relation avec un périodique dans le domaine de la mode ». Il fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ». L’Opposant ajoute que le magazine est « … désormais proposé dans tous les pays membres de l’Union Européenne [dont] la majorité… dispose de sa propre édition… ». El e souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE. L’Opposant relève que les documents fournis font état de volumes de vente entre 2015 et 2019, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et un total de 10 mil ions de lecteurs en 2015 en totalisant les versions imprimée et digitale. En outre le site www.el e.fr disposait de 4 148 000 visiteurs uniques et 68 715 000 pages vues). L’Opposant indique en outre que le magazine ELLE a été reconnu « meil eur magazine de l’année » en 2013 et que la marque est citée comme exemple de la marque notoire dans des manuels de droit de la Propriété Industriel e. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’Opposant fournit des documents répartis dans 46 annexes, parmi lesquel es :

- Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE datée du 21 novembre 1945 ;

— Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de El e sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 381 000 abonnés » Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ;

- Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Al iance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état :

- pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ;

- pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ;

- pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ;

- pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ;

- pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;

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— Annexe 11 : Un document Lagardère citant un chiffre sourcé ACPM : 11 mil ions de lecteurs en version imprimée et digitale cumulées ;

- Annexes 15 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ;

- Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meil eure marque de magazine de l’année » en 2013 ;

- Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;

- Annexe 35 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exploitation par pays. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par l’Opposant, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques. Les pièces produites témoignent également :

- de sa valorisation à 255 mil ions d’euros tel e qu’el e ressort du mensuel L’Expansion de juil et/août 2007 (Annexe n°44) ;

- de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meil eure marque magazine de l’année 2013 » (Annexe n°20) ou encore de l’ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » qui lui est consacré (Annexe n°33) ;

- et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand public » comme cela ressort de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industriel e » de Joanna Schmidt-Szalewski (Annexe n°21). En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La marque antérieure porte sur le signe suivant : Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.

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Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure ELLE est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée. Toutefois, les services restant à comparer sont les suivants : « Composition de chansons; Composition de musique pour le compte de tiers; Composition de musique pour des tiers; Concerts de musique télévisés; Concerts donnés par des groupes de musique en tant que services de divertissement; Enregistrement de musique; Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Organisation de concerts de musique radiodiffusés; Publication de chansons; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; Services de musique en direct; Services de musique numérique sur Internet [divertissement]; Services de production de musique; Services de studios d’enregistrement de musique; Composition et interprétation de chansons et musiques », les produits de la demande contestée ayant été précédemment considérés comme identiques ni similaires ; L’Opposant fait valoir que « concernant la classe 41, les services couverts par la demande contestée correspondent à la catégorie générale de services de divertissement [qui] entretiennent … un lien avec les produits pour lesquels la marque antérieure est de renommée dans la mesure où le contenu du magazine ELLE est destiné à divertir ». L’Opposant ajoute que ce « lien est d’autant plus important que la musique et le divertissement est également au cœur du magazine ELLE ». A cet égard, l’Opposant précise que le magazine dispose d’une rubrique consacrée à la musique, que le magazine propose de nombreuses playlist à ses lecteurs. Il ajoute que « le divertissement dispose d’une place prépondérante au sein du magazine… et notamment le cinéma, les livres, les séries ou encore les expositions ou la télévision ». Il relève aussi le fait que la marque antérieure ELLE a été utilisée entre 2010 et 2013 pour « désigner un festival de musique sous le signe ELLE EN SCENE » et joint des copies des affiches de certains de ces concerts. L’Opposant précise que sa marque est « utilisée pour désigner le nom de compilations musicales à la vente sous forme de CD notamment par la FNAC » et fournit des copies d’écran de sites marchands. Enfin l’Opposant indique que les produits et services de la demande contestée sont « typiquement ceux qui sont promus par le magazine ELLE, ce qui implique que le public pertinent effectuera nécessairement un lien entre les produits et services en cause, mais également entre les signes… ». En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure ELLE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public, tel e que démontrée précédemment.

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Les signes ELLE & LUI de la demande d’enregistrement contestés et ELLE de la marque antérieure de renommée sont similaires. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait de la similarité de la marque antérieure en relation avec les services suivants de la marque contestée : « Concerts de musique télévisés; Concerts donnés par des groupes de musique en tant que services de divertissement; Enregistrement de musique; Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Organisation de concerts de musique radiodiffusés; Publication de chansons; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; Services de musique en direct; Services de musique numérique sur Internet [divertissement]; Services de production de musique; Services de studios d’enregistrement de musique. Interprétation de chansons et musiques », l’Opposant démontrant son activité en lien avec les divertissements en général et le divertissement musical en particulier. A cet égard, il convient de relever que les déposantes n’ont présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les services de « Concerts de musique télévisés; Concerts donnés par des groupes de musique en tant que services de divertissement; Enregistrement de musique; Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Organisation de concerts de musique radiodiffusés; Publication de chansons; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; Services de musique en direct; Services de musique numérique sur Internet [divertissement]; Services de production de musique; Services de studios d’enregistrement de musique. Interprétation de chansons et musiques », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Il en va différemment pour les services de « Composition de chansons; Composition de musique pour le compte de tiers; Composition de musique pour des tiers; Composition de chansons et musiques » de la marque contestée, qui s’entendent de prestations intel ectuel es de création de contenus artistiques dans le domaine de la chanson et de la musique et diffèrent grandement des « périodiques » de la marque antérieure, appartiennent à différents secteurs économiques, ciblant des consommateurs spécifiques aux besoins différents et pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. L’Opposant soutient que du fait de l’usage intensif de la marque ELLE et des investissements importants pour la promouvoir et la diversifier, la marque antérieure est « aujourd’hui dans l’esprit du consommateur à l’image d’une femme active, moderne , à la page et en adéquation avec son temps, qui porte une attention particulière à son image, et pour laquel e la mode et la beauté sont importants ».

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Aussi l’usage de la demande contestée conduirait le Déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée. L’usage de la demande d’enregistrement contestée ELLE & LUI est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ELLE, ce qui n’est pas contesté par les déposantes. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ELLE n° 3475365 ainsi que du risque de confusion avec cette même marque antérieure, la demande d’enregistrement contestée ELLE & LUI ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services de « Concerts de musique télévisés; Concerts donnés par des groupes de musique en tant que services de divertissement; Enregistrement de musique; Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Organisation de concerts de musique radiodiffusés; Publication de chansons; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; Services de musique en direct; Services de musique numérique sur Internet [divertissement]; Services de production de musique; Services de studios d’enregistrement de musique. Interprétation de chansons et musiques », ce qui n’est pas contesté par les déposantes. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe ELLE & LUI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires ou pouvant faire naitre un lien avec l’une des marques antérieures, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Parfums ; photographies ; affiches ; albums ; livres ; prospectus ; brochures ; Vêtements ; Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs ; Concerts de musique télévisés; Concerts donnés par des groupes de musique en tant que services de divertissement ; Enregistrement de musique; Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Organisation de concerts de musique radiodiffusés; Publication de chansons; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; Services de musique en direct; Services de musique numérique sur Internet [divertissement]; Services de production de musique; Services de studios d’enregistrement de musique. Interprétation de chansons et musiques ».

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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.