OPP 20-2246 29/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’ASS POUR GENERER L’INSERTION LA REUSSITE (association de la loi de 1901) a déposé, le 21 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 640 724 portant sur le signe complexe BCBC BONCHICBONCŒUR reproduit ci-dessous : . Le 15 juil et 2020, la société BCBG IP HOLDINGS LP (entité juridique selon les lois de l’Etat de New-York) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque française portant sur le signe verbal B.C.B.G., déposée le 3 octobre 1984, enregistrée et dûment renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 6 octobre 2014 sous le n° 1 285 534 et dont la société opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;

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— la marque française portant sur le signe verbal B.C.B.G., déposée le 3 octobre 1984, enregistrée et dûment renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 6 octobre 2014 sous le n° 1 285 534 et dont la société opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. Cette marque antérieure est donc invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 1 285 534 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BCBC BONCHICBONCŒUR, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal B.C.B.G. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un sigle de quatre lettres adoptant une cal igraphie particulière, de quatres termes ainsi que de couleurs, alors que la marque verbale antérieure est formée d’un sigle de quatre lettres en majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires séparées par des points. Les signes en présence ont ainsi visuel ement et phonétiquement en commun un sigle de quatre lettres, marqué par la répétition de la consonne B en attaque et au centre, la première lettre d’attaque B étant en outre suivie de la lettre C. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet visuel ement, les signes se distinguent nettement par leurs structures et longueurs (un sigle de quatre lettres surmontant quatre termes pour le signe contesté, un unique sigle de quatre lettres pour la marque antérieure), ainsi que par leurs couleurs et présentations respectives (un sigle de couleur rose adoptant une cal igraphie particulière et surmontant une expression de quatre termes de couleur grise, présentés en plus petits caractères et sur une ligne inférieure pour le signe contesté ; un sigle de quatre lettres représentées en caractères majuscules droits, gras et noirs et séparées par des points pour la marque antérieure). Le sigle BCBC du signe contesté se caractérise par la répétition de la séquence de consonnes B et C, lequel es se suivent dans l’alphabet en deuxième et troisième position, ainsi que par la tail e et la cal igraphie particulière de ses lettres de couleur vive, la première lettre C et la boucle de la seconde lettre B évoquant la représentation d’un coeur. Cette configuration ne se retrouve pas dans la marque antérieure dans laquel e la lettre B est respectivement suivie des consonnes C et G.

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Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en huit temps pour le signe contesté contre quatre temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales ([coeur] pour le signe contesté / [gé] pour la marque antérieure). Le sigle BCBC du signe contesté se caractérise par également la répétition de la même sonorité [bé- cé], présente par deux fois. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, au sein du signe contesté BCBC BONCHICBONCŒUR, le sigle BCBC sera perçu l’abréviation de l’expression BON CHIC BON CŒUR développée sur la ligne inférieure. Ce sigle BCBC retient ainsi tout autant l’attention du consommateur au sein du signe contesté que l’expression BON CHIC BON CŒUR, dont la prétendue absence de distinctivité n’est pas établie par la société opposante. En outre, au sein du signe contesté, le sigle BCBC apparaît distinctif au regard des produits en cause. Tel n’est pas le cas du sigle B.C.B.G., constitutif de la marque antérieure, lequel sera compris par le consommateur des produits concernés comme l’abréviation usuel e et familière de l’expression française « bon chic bon genre », qui désigne des articles classiques et convenus dont le style et la façon peuvent être qualifiés comme tels. La société opposante reconnaît el e-même cette signification (« … l’élément verbal B.C.B.G. [qui] peut être compris par une partie du public comme le sigle « Bon Chic Bon Genre » qui peut renvoyer à un style vestimentaire … ») et en conclut qu’il n’a « autrement aucune autre signification au regard des produits en cause ». Les pièces fournies par la société opposante el e-même mentionnent cette acception du signe B.C.B.G. (pièce n° 10, extrait du site Internet du magazine français « VOICI » : « Au début des années 80, M A s’expartie une nouvel e fois, direction les Etats-Unis, où il compte bien séduire les Américaines avec son style « bon chic, bon genre » à la française … Fort de cet accueil, Max Azria crée en 1989 la marque BCBGMAXAZRIA en hommage à l’expression populaire qui fit son succès, « bon chic, bon genre » ; pièce n° 14, extrait du site Internet du magazine français « ELLE « : « L’adage français « bon chic bon genre » a donné le nom à cette marque … »). Au regard des produits invoqués, à savoir exclusivement des produits vestimentaires, la marque antérieure apparaît ainsi très faiblement distinctive. Ainsi intel ectuel ement, la marque antérieure invoquée fera immédiatement référence, pour le consommateur des produits concernés, à l’abréviation usuel e de l’expression « bon chic bon genre », comme démontré ci-dessus, évocation absente du signe contesté. Par conséquent, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe complexe contesté BCBC BONCHICBONCŒUR n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure B.C.B.G.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’abence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque n° 1 285 534 en tant que marque de renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice ; Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice : ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 1 285 534 portant sur le sigle B.C.B.G., qu’el e qualifie de « marque bien connue du public français en tant que marque de prêt-à-porter féminin de luxe et haut de gamme », au regard des produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante ajoute que « créée en 1989, le succès de la marque est notamment dû à son créateur, styliste et homme d’affaires M A … » et que « BCBG est rapidement devenue une marque incontournable des défilés de mode et tapis rouges. Portée par de nombreuses célébrités mondialement connues, la marque est vendue dans plus d’une quarantaine de pays à travers le monde ».

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Toutefois, les pièces produites par la société opposante ne démontrent pas que la marque invoquée en l’espèce serait largement connue pour les produits désignés. En effet, afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit sept documents parmi lesquels :

- Pièce 9 : Un extrait du site « LSA » en date du 3 décembre 2013 proposant un annuaire des professionnels de la grande consommation, comprenant une biographie de Max Azria et rappelant notamment que M A est « également le concepteur et président de BCBG MAX AZRIA GROUP, maison mondiale qui englobe 22 marques … en 1989 il créé en col aboration avec sa femme deux marques : Max Azria col ection et Bcbg Max Azria … » ;

- Pièce 10 : Un article du site Internet du magazine français « VOICI » daté du 6 février 2014 et intitulé : « Une « sucess story à l’américaine » Saga de marque : BCBGMAXAZRIA ». L’article mentionne notamment que « … la marque BCBGMAXAZRIA fait le bonheur des élégantes du monde entier … on voit rapidement apparaître des modèles griffés BCBGMAXAZRIA … un véritable engouement pour les créations de la marque BCBGMAXAZRIA» ;

- Pièce 11 : Un extrait du site Internet du magazine français « ELLE » présentant les défilés Bcbgmaxazria de prêt-à-porter printemps-été 2016 et automne-hiver 2016-2017 ;

- Pièce 12 : Un extrait du site Internet du magazine français « MADAME FIGARO » présentant les défilés BCBG Max Azria de prêt-à-porter depuis 2013 ;

- Pièce 13 : Un extrait du site Internet du magazine français « ELLE » faisant état de « BCBGMAXAZRIA … le style BCBGMAXAZRIA … les produits BCBGMAXAZRIA … les robes BCBGMAXAZRIA » ;

- Pièce 14 : Une liste non datée des magasins BCBG Europe, pour une activité de « retail », avec leurs localisations, surfaces et chiffres d’affaires ;

- Pièce 15 : Un extrait du site Internet « FASHION NETWORK » intitulé « BCBG sur le point d’être renfloué par Marquee Brands et Global Brands » faisant référence à « … la marque BCBG … aux activités de BCBG …[aux] licences de marques de BCBG » ainsi qu’« au marketing, vente et distribution des marques BCBG ». Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces n° 9 à 14, lesquel es proviennent de sources externes et indépendantes, que la marque antérieure fait l’objet d’un usage intensif sous la forme BCBGMAXAZRIA et non tel e qu’el e est invoquée dans la présente procédure, à savoir B.C.B.G. En effet, la marque antérieure invoquée, constituée du seul sigle B.C.B.G., apparaît presque systématiquement associée, voire accolée, au patronyme de son fondateur dans la quasi-totalité des pièces fournies. La fourniture d’une seule pièce (pièce n° 15) datée de 2017, faisant mention de la marque BCBG ou des activités de BCBG, ne saurait à el e seule permettre d’établir la renommée de la marque B.C.B.G. invoquée à l’appui de la présente opposition. Ainsi, si la large connaissance de la marque antérieure BCBGMAXAZRIA est établie par la société opposante pour des articles vestimentaires, il n’est pas démontré que cette connaissance rejail irait sur le seul sigle B.C.B.G. invoqué en l’espèce

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En conséquence, la renommée de la marque antérieure invoquée n’a pas été établie au regard des produits invoqués : la renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure invoquée à ce titre ne peut donc pas bénéficier de cette protection. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BCBC BONCHICBONCŒUR peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.