OPP 20-2476 01/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M P et Madame Y B , agissant pour le compte de « PALETTE PARIS » société en cours de formation, ont déposé le 9 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 646 138 portant sur le signe complexe PALETTE PARIS. Par courrier en date du 7 juil et 2020, l’Institut a notifié aux déposantes une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande. Suite à cette objection, les déposantes ont procédé à la régularisation de leur demande d’enregistrement. Le 29 juil et 2020, la société HENKEL AG & CO. KGaA (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale PALETTE enregistrée le 25 août 2000, dûment renouvelée sous le n°746640 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Les déposantes ont présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse aux observations des déposantes n’ayant été présentée à l’Institut par la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A titre liminaire, il convient de souligner que l’article L716-2-3 du code de la propriété intel ectuel e cité à plusieurs reprises par les déposantes dans leurs observations en réponse, concernant l’irrecevabilité d’une demande en nul ité. Or, en l’espèce, il s’agit d’une procédure d’opposition. Cet article n’est donc pas applicable au cas d’espèce. Il convient également de rappeler que l’opposition est formée sur la base de la seule marque verbale PALETTE n°746640. Sont donc extérieurs à la présente procédure les développements des déposantes relatifs à une marque (SCHWARZKOPFT PALETTE) qui ne sert pas de base à la présente opposition. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par ses titulaires, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « cosmétiques ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; lingette imprégnée de préparation nettoyante : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « préparations pour les soins corporels et esthétiques, produits pour soigner, laver, teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « préparations pour les soins corporels et esthétiques » de la marque antérieure, entrent dans la catégorie générale des produits de beauté et d’hygiène qui participent à la mise en beauté et aux soins quotidiens du corps. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination.

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En outre, répondant aux mêmes besoins, ils s’adressant à une même clientèle soucieuse de son apparence et sont commercialisés par les mêmes entreprises, via les mêmes circuits de distribution comme le soutient à juste titre la société opposante. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, les déposantes ne sauraient soutenir que l’opposante « ne connaît ni notre façon de présenter les produits, ni leur utilisation, ni leurs formats et ni notre canal de distribution. En effet, nous n’avons pas encore commercialisé nos produits (…) ». Cet argument est extérieur à la procédure, de même que les suivants :

- « sur leur site [le site de la société opposante], on remarque qu’ils ne sont positionnés uniquement que sur les soins capil aires » ;

- « nous ne proposons pas des soins comme l’opposant, mais bien de la cosmétique maquil age » ;

- « nous distribuons nos produits de façon innovante qui n’a jamais été mise en place en France » ;

- « l’opposant et PALETTE PARIS ne sont pas positionnés sur le même marché ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitations réel es ou supposées des marques en cause. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PALETTE PARIS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination PALETTE, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une couleur et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme PALETTE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme PARIS, d’un élément figuratif et d’une couleur au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme PALETTE apparaît distinctif à l’égard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par les déposantes. En outre, ce terme PALETTE, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme PARIS, présenté dans une police de caractères de toute petite tail e, renvoie à l’origine géographique des produis désignés, comme le soulignent el es-mêmes les déposantes. L’élément figuratif représentant un trait soulignant le terme PALETTE, n’est pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible, de même que la couleur rose du signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté PALETTE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure PALETTE. Les déposantes ne sauraient soutenir que « la marque antérieure n’est légitime dans son opposition que pour les produits pour lesquels el e est renommée c’est-à-dire : les soins capil aires et non pour les cosmétiques/maquil ages. En effet, ils font un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt uniquement dans des produits de soins capil aires (…) », dès lors qu’el es n’ont pas exercé expressément, dans leurs observations en réponse à l’opposition, la faculté que leur offre l’article R 712-16-1 1° du code de la propriété intel ectuel e d’inviter l’opposante à produire des pièces propres à établir que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux De même, l’étude menée par les déposantes portant sur la perception du mot PALETTE est à écarter, de même que les références à d’autres marques à titre d’exemples (NIKE, AUBADE etc). En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement contestée, indépendamment de toute autre considération. En outre, l’argument des déposantes selon lequel « des marques célèbres tel es que L’OREAL avec leur PALETTE NAKED, ou PALETTE STAR de NOCIBE qui excel ent dans le milieu du maquil age/cosmétique, ne se sont pas opposées à PALETTE PARIS » est à écarter. En effet, les titulaires de droits antérieurs sont seuls juges de l’opportunité des procédures qu’ils entendent engager. Enfin, est extérieure à la présente procédure la demande des déposantes tendant à ce que l’Institut condamne la société opposante à leur verser une indemnisation au titre du « temps passé à gérer ce litige ». En effet, le directeur de l’Institut est uniquement tenu de prendre une décision statuant sur une opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement, toute autre considération relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PALETTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « cosmétiques ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; lingette imprégnée de préparation nettoyante : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.