OPP 20-3202 18/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Z A a déposé le 5 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 654 083 portant sur le signe verbal ESPRIT LOUVE. Le 26 août 2020, la société ESPRIT INTERNATIONAL (société organisée selon les lois de l’Etat de New York) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe ESPRIT déposée le 10 décembre 1986, enregistrée sous le n° 1412321, régulièrement renouvelée, dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété régulièrement inscrite au Registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Paniers ; Paniers de fleurs en osier ; Paniers de rangement [meubles] ; Paniers décoratifs en osier ; Paniers décoratifs en pail e ; Paniers non métal iques ; Paniers pour bébés ; Paniers suspendus [fleurs] en matériaux non métal iques ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Boîtes en céramique ; Céramique à usage domestique ; Céramique destinée à la cuisine ; Chopes en céramique ; Figurines en céramique ; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; Produits céramiques pour le ménage ; Services à café en céramique ; Tasses [mugs] en céramique ; Vaissel e creuse en céramique ; Vaissel e en céramique ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines ; (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Conseils concernant le troc ; Services de marketing événementiel ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « sacs de voyage, valises, parapluies et sacs à main ; glaces, couverts en plastique, serre-livres, hamacs et meubles ; petits récipients portatifs pour le ménage et la cuisine, peignes et brosses, verrerie, porcelaine et faïence ; tissus, textiles, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d’autres classes, tapis, serviettes de table ; Vêtements ; Services de publicité ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Paniers ; Paniers de fleurs en osier ; Paniers de rangement [meubles] ; Paniers décoratifs en osier ; Paniers décoratifs en pail e ; Paniers non métal iques ; Paniers pour bébés ; Paniers suspendus [fleurs] en matériaux non métal iques ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Boîtes en céramique ; Céramique à usage domestique ; Céramique destinée à la cuisine ; Chopes en céramique ; Produits céramiques pour le ménage ; Services à café en céramique ; Tasses [mugs] en céramique ; Vaissel e creuse en céramique ; Vaissel e en céramique ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Services de marketing événementiel ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, le "verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction« de la demande d’enregistrement contestée qui désigne une matière première brute ou mi-ouvrée, à savoir une substance minérale brute transparente et isotrope, ne partage les mêmes nature, fonction et destination que les produits de »verrerie " de la marque antérieure qui s’entendent d’objets finis utilisés pour la vaissel e et la cuisine. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de réalisations artistiques de valeur réalisés dans diverses matières et vendus dans les galeries d’art ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «Glaces » de la marque antérieure qui s’entendent de plaques de verre ou de cristal dont on fait les miroirs et ayant une vocation utilitaire. Il ne saurait suffire pour déclarer les produits précités de la demande d’enregistrement contestée similaires aux « Glaces » de la marque antérieure, que ces dernières puissent comme les premiers être considérés comme des accessoires de décoration pour la maison ; en effet, la fonction principale d’une glace étant utilitaire, les produits cause possèdent ainsi des caractéristiques propres à les distinguer nettement. De plus, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (amateurs d’art pour les premiers/personnes désirant décorer un lieu pour les seconds), ni ne suivent les mêmes circuits de distribution, le premiers étant commercialisés dans des galeries d’art alors que les seconds se retrouvent dans des magasins de décoration. Les « Figurines en céramique ; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits de « verrerie, porcelaine et Faïence » de la marque antérieure dès lors que les seconds ne sont pas destinés spécifiquement aux premiers, à savoir des objets d’art, mais sont des objets finis utilisés pour la vaissel e et la cuisine. En décider autrement reviendrait à considérer comme similaires entre eux un grand nombre de produits en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 De plus, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur une décision de l’Institut ; en effet, cette décision a été rendue dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits finis, à savoir du linge de maison et des sacs de couchage ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les « tissus » de la marque antérieure qui désignent des produits intermédiaires, obtenus par l’assemblage de fils entrelacés issus de l’industrie textile et destinés à être transformés avant d’être offerts à la vente ou utilisés sous la forme de produits manufacturés de nature et de fonction diverses, en ce que les seconds ne servent pas exclusivement à la fabrication des premiers, mais sont appelés à faire l’objet d’applications industriel es les plus diverses. De plus, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur une décision de l’Institut ; en effet, cette décision a été rendue dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribué la même origine, contrairement à ce qu’indique l’opposant. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services suivants : « Conseils concernant le troc ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer el e pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESPRIT LOUVE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ESPRIT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique et d’une police d’écriture particulière. Les deux signes ont en commun la dénomination ESPRIT. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent nettement par leur structure et longueur (deux termes totalisant onze lettres pour le signe contesté, un seul terme de six lettres pour la marque antérieure), du fait de la présence de l’élément verbal LOUVE au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, contre deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, le terme commun ESPRIT, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, ne revêt pas un caractère dominant au sein du signe contesté en ce qu’il y est suivi de l’élément verbal LOUVE, qui est parfaitement distinctif au regard des produits et services et apparait tout aussi perceptibles que la dénomination ESPRIT en raison de leur présentation en caractères de même tail e et de leur longueur proche. A cet égard, le fait invoqué par la société opposante que la dénomination ESPRIT est située en position d’attaque ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein du signe contesté. La société opposante fait également valoir que l’élément LOUVE « apparait descriptif des produits et services visés au libel é de la demande de marque » dès lors que « ce terme est susceptible d’en indiquer une ou plusieurs caractéristiques, à savoir notamment leur style ou leur thématique (i.e. des produits en lien avec la louve, e.g. vêtements avec des il ustrations de louve) » ; toutefois, le terme LOUVE n’apparaît pas comme étant la désignation nécessaire, générique ou usuel e, ni comme désignant une caractéristique des produits et services en cause, contrairement à ce que soutient la société opposante ; par ail eurs la société opposante ne fournit aucun document propre à démontrer cet argument au regard des produits et services considérés ou une pratique répandue dans les domaines considérés. Ainsi, rien ne permet de considérer que la dénomination ESPRIT constitue l’élément dominant du signe contesté, l’élément verbal LOUVE apparaissant au moins d’égale importance. Dès lors, compte tenu des différences précitées et du caractère non dominant de leur élément commun ESPRIT au sein du signe contesté, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure « pour identifier de nouveaux produits sur la thématique de la louve ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Le signe verbal contesté ESPRIT LOUVE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ESPRIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ESPRIT LOUVE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.

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