OPP 20-3206 Courbevoie, le 12 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H N a déposé le 6 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 654 244 portant sur le signe MAST-R-PREP. Le 26 août 2020, la société MAST GROUP LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne MAST déposée le 18 juin 1996, enregistrée sous le n°302 323 et régulièrement renouvelée,
- la marque de l’Union européenne REDIPREP déposée le 10 juil et 2003 et enregistrée sous le n° 3 270 865 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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A. Sur le fondement de la marque n°302 323 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; préparations chimiques à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits et désinfectants pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; éléments nutritifs utilisés dans les laboratoires médicaux à des fins de diagnostic dans le cadre de la médecine humaine; milieux utilisés dans les laboratoires médicaux à des fins de diagnostic ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « produits hygiéniques pour la médecine ; préparations chimiques à usage médical » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAST-R-PREP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination MAST, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés entre eux par la lettre R entourée de deux tirets alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les deux signes ont en commun la séquence MAST, seul élément constitutif de la marque antérieure et présentée en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel e et phonétique. Ils différent par la présence, au sein du signe contesté, de la lettre R entourée de deux tirets ainsi que de la séquence PREP. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ; En effet, l’élément verbal MAST du signe contesté, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant dans le signe contesté en raison de sa position en attaque et de la présence de tirets, le détachant ainsi de la lettre R et de l’autre élément verbal ; cette structure met ainsi en exergue le terme MAST au sein du signe contesté. Le caractère dominant de ce terme est renforcé par le caractère peu distinctif, pour les produits en cause, de la séquence PREP, qui évoque une préparation et peut, de ce fait, en désigner la nature ; En outre, la lettre R n’est donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, dès lors que, placée en position centrale, il s’agit d’un élément très court et donc nettement moins perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté MAST-R-PREP est donc similaire à la marque verbale antérieure MAST, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause. A. Sur le fondement de la marque n°3 270 865 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires avec les produits invoqués de la marque antérieure n°302 323, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAST-R-PREP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination REDIPREP, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés entre eux par la lettre R entourée de deux tirets alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les sigles en présence ont en commun la séquence -PREP ; Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement ces signes se différencient par leur séquence d’attaque, MAST pour le signe contesté et REDI pour la marque antérieure, lesquel es n’ont rien en commun ; Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités d’attaque et centrale ([mast/r] pour le signe contesté et [re/di] pour la marque antérieure) ; Que ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les termes R-PREP évoquent directement le syntagme distinctif REDIPREP dont ils semblent constituer une contraction évidente, cette réminiscence étant d’autant plus flagrante que l’expression R-PREP est associée au sein de la marque contestée à la marque ombrel e et dénomination sociale de l’opposant MAST », dès lors que la société opposante ne démontre pas que le consommateur percevra les termes R-PREP du signe contesté comme évoquant le syntagme REDIPREP de la marque antérieure, cette évocation n’étant nul ement évidente. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient encore renforcer cette impression d’ensemble différente, dès lors que les séquences d’attaque MAST de la marque antérieure et REDI du signe contesté apparaissent distinctives et ne présentent aucune similitude, alors que la séquence PREP, qui évoque le terme « préparation », pourra évoquer la nature des produits en cause, comme le souligne el e-même la société opposante. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté MAST-R-PREP n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure REDIPREP n° 3 270 865.

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CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté MAST-R-PREP ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne MAST n°302 323. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.