OPP 20-4567 24/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C C a déposé le 17 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4682908 portant sur le signe verbal BUSINESS LIVE TALKS. Le 8 décembre 2020, la société ORANGE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BUSINESS TALK déposée le 12 avril 2000, enregistrée sous le n° 3352317 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a adressé à la déposante, par courrier en date du 10 décembre 2020, une objection provisoire à enregistrement l’avisant que l’objet de sa demande était susceptible de tomber sous le coup des dispositions des articles L. 711-1 et L.711-2 du code de la propriété intel ectuel e aux motifs que le signe déposé n’était pas susceptible de distinguer certains services visés de ceux des concurrents et qu’il pouvait servir à en désigner leur objet. Le 22 janvier 2021, la déposante a présenté des observations à l’encontre de l’objection de l’institut. Le 2 février 2021, l’Institut a adressé à la déposante un projet de décision au vu de ces observations en réponse, auquel la déposante a répondu le 9 février 2021. Une décision définitive de rejet partiel a alors été notifiée à la déposante par courrier en date du 2 avril 2021, inscrite au registre national des marques sous le numéro 820404.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement le 18 janvier 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision portant rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) . Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, ordinateurs, notamment serveurs informatiques ; livres, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; manuels d’enseignement, Aide aux entreprises industriel es et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services de publicité. ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, CD-Roms gratuits pour l’accès à une banque de données ou à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ; services de location d’espaces publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers, de mise à jour de documents publicitaires, de diffusion d’annonces publicitaires, services de gestion de fichiers informatiques. service d’abonnement à un centre serveur de base de données ou multimédia ;

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abonnements à des journaux électroniques, abonnement à un service de télécommunication, organisation d’expositions à but commerciaux ou de publicité ; services d’abonnement à des journaux pour le compte de tiers ; numérisation ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et service invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) . Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante relatifs à la différence de secteurs d’activités des parties en cause, la déposante étant spécialisée dans « l’organisation d’ évènementiels professionnels dont le métier est le conseil des affaires et la conduite du changement », alors que le titulaire de la marque antérieure serait « un opérateur de téléphonie mobile ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libel és tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En revanche les « travaux de bureau » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’«aide aux entreprises industriel es et commerciales dans la conduite de leurs affaires» de la marque antérieure, lesquels recouvrent des prestations intel ectuel es d’information et de conseil dispensées auprès d’opérateurs économiques et relatives à leurs affaires. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « ordinateurs, notamment serveurs informatiques » de la marque antérieure, dès lors que les seconds sont susceptibles d’utilisation dans tous les domaines de la vie économique et pas exclusivement pour la prestation de premiers. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BUSINESS LIVE TALKS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BUSINESS TALK, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun une séquence verbale associant le terme BUSINESS en position d’attaque au terme TALK(S) (au pluriel dans le signe contesté, au singulier dans la marque antérieure) en position finale, représentés en lettres majuscules dans chacun des signes. La présence au sein des deux signes d’une tel e construction commune leur confère une même impression d’ensemble engendrant un risque d’association entre les signes. A cet égard, visuel ement, la déposante ne saurait valablement proposer une proposition de d’ajout d’éléments figuratifs au sein de la demande d’enregistrement, dès lors que le signe contesté a été déposé en tant que marque verbale, sans élément figuratif associé. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure des oppositions doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En outre, de tel es modifications constitueraient un changement du modèle de marque déposé, qui ne peut intervenir après l’attribution d’une date de dépôt. En conséquence, que cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. En outre, si ces signes diffèrent par la présence du terme LIVE dans le signe contesté, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces signes, dès lors que ce terme court et se prononçant en une syllabe) est situé au cœur du signe contesté et sera aisément compris par le consommateur français comme signifiant « en direct » lequel est ainsi susceptible d’évoquer une caractéristique des services en cause, à savoir d’être rendus « en direct ». A cet égard, la déposante ne saurait soulever le caractère banal et usuel de l’expression commune BUSINESS TALK(S) qui serait rentrée «dans le langage commun des évènementiels professionnels d’affaires », dès lors qu’el e ne constitue pas la désignation des services en cause, ni ne peut servir à en indiquer une caractéristique. En outre, il n’est pas davantage établi que cette expression BUSINESS TALK(S) soit si fréquemment utilisée qu’el e ait perdu son caractère distinctif au regard de ces services.

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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, les différents arguments de la déposante relatifs aux choix l’ayant amené à créer et déposer la marque contestée. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Le signe verbal contesté BUSINESS LIVE TALKS est donc similaire à la marque verbale antérieure BUSINESS TALK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BUSINESS LIVE TALKS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) . Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.