OPP 20-4596 25/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S E a déposé le 16 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 682 766 portant sur le signe verbal ETAMETA. Le 9 décembre 2020, la société ETAM (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque française portant sur le signe complexe ETAM, déposée le 9 février 2012, enregistrée sous le n° 12 3 895 594, sur le fondement du risque de confusion ;

- la dénomination sociale ETAM, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur les droits antérieurs non pris en compte La société opposante invoque notamment la dénomination sociale suivante : ETAM. En l’espèce, en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », la société opposante a renseigné les informations suivantes :

- Type de fondement : Dénomination ou raison sociale
- Désignation de la dénomination ou raison sociale : ETAM
- Date d’immatriculation : 11/09/1989
- Numéro d’immatriculation : 552015307
- Activités qui servent de base à l’opposition : L’acquisition, la gestion, le dépôt, de toutes marques, brevets, noms de domaine et de tous autres moyens, existant ou à créer de propriété intel ectuel e, dans tous pays. l’animation, la diffusion à travers le monde, et la représentation de ces titres de propriété intel ectuel es, par tous moyens commerciaux nécessaires, tel que l’octroi de licences, le développement de franchises, sur tous produits susceptibles d’être commercialisés directement ou indirectement par la société. Et, plus généralement, toutes opérations industriel es, commerciales, financières, mobilières, ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à son objet social et à tous objets similaires ou connexes.

- Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : 552015307_9201_EXTRAIT_RCS.pdf – Existence de la dénomination sociale A l’appui de son opposition, notamment fondée sur cette dénomination sociale, l’opposante transmet les pièces suivantes :

- Un document intitulé « 552015307_9201_EXTRAIT_RCS.pdf » qui consiste en un extrait K bis de la société par actions simplifiée ETAM, visant à prouver l’existence de la dénomination sociale.

- Un document intitulé « Mémoire opposition ETAMETA + annexe 1.pdf », qui consiste en l’exposé des moyens relatif à la comparaison des signes et à la comparaison des services et activités en cause. La société opposante n’a fourni aucun autre document relatif à ce droit antérieur. El e n’a notamment pas fourni de document propre à établir l’exploitation de la dénomination sociale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. A cet égard, la seule indication par la société opposante, selon laquel e el e « L’opposante est titulaire de la dénomination sociale (raison sociale) ETAM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 552 015 307. La portée de l’usage d’une dénomination sociale (raison sociale) en France dans la vie des affaires a une portée sur l’ensemble du territoire national, et n’est pas seulement locale. Les droits de l’Opposante ont été acquis, conformément au droit français, avant le dépôt de la demande de marque contestée du 16 septembre 2020, à savoir le 11 septembre 1989, date d’immatriculation auprès du RCS.» ne saurait être de nature à démontrer l’exploitation de la dénomination sociale précitée pour les activités invoquées.

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Dès lors, les conditions de l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, qui précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition » ne sont pas remplies. El e ne peut donc faire valoir le droit précité à l’appui de son opposition. B. Sur le fondement de la marque n° 12 3 895 594 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ETAMETA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ETAM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la notoriété de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont chacun composés d’une dénomination.

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Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ETAMETA et ETAM (longueur proche ; quatre lettres identiques sur sept dont quatre placées dans le même ordre et formant la même séquence d’attaque ETAM ; sonorité d’attaque [etam] identique), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ETAM. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ETAMETA est donc similaire à la marque complexe antérieure ETAM. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion d’annonces publicitaires et/ou d’affaires sur tous supports de communication ; location d’espaces publicitaires sur tous supports de communication, location de temps publicitaire sur tous moyens de communication, diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons), recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, recherches d’informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers), organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de comparaison de prix ; diffusion de publicités pour le compte de tiers via l’internet ; promotion des ventes pour des produits et services de tiers ; mise en relation commerciale entre des prestataires de services et fournisseurs de biens et des clients particuliers ou professionnels incluant des services de comparaison de prix, de critiques des produits et services promus, de conseils aux consommateurs sur les produits et services promus ; promotion des ventes pour des tiers sous forme de liens vers des sites web de tiers et d’informations sur les produits et services promus ; fourniture de services de vente aux enchères sur l’internet ; services de vente au détail ou en gros d’articles utilitaires et de grande consommation à savoir de produits de décoration intérieure et extérieure, mobilier, articles et ustensiles pour la cuisine et le ménage, produits d’aménagement et d’équipement de la maison, produits textiles, articles de mercerie, vêtements, articles de maroquinerie, articles pour fumeurs, produits de beauté, de toilette et de soin, produits de santé, produits d’hygiène, cosmétiques, produits de l’imprimerie et de papeterie, bijoux, horlogerie, jouets, ours en peluche, articles de sport et articles de loisirs, chaussures, articles de chapel erie, accessoires de mode à savoir les articles de lunetterie, articles de bijouterie, ornements pour les cheveux, ornements de chapeaux en métaux précieux, articles d’horlogerie, porte-clefs de fantaisie, sacs, bourses, portefeuil es, porte-monnaie, parapluies ; services rendus par un franchiseur ou un partenaire principal, à savoir aide et assistance dans l’exploitation, l’organisation ou la direction d’une entreprise commerciale, notamment en développement de réseau ».

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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposant. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni davantage similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante sans étayer son argumentation. En outre, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de ressources humaines de placement de salariés, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques. Il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ETAMETA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)  ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.