OPP 21-2004 1er décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D H a déposé, le 11 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 731 636 portant sur le signe complexe P PRISM BUSINESS. Le 5 mai 2021, la société WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL (société luxembourgeoise) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PRISM SPORT + ENTERTAINMENT, déposée le 13 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 17 335 662, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es / aide à la direction d’entreprises industriel es ou commerciales ; aide à la direction des affaires ; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites internet ; services de communication d’entreprise ; conseils en communication [publicité] conseils en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnel e d’affaires ; location d’équipements de bureau dans des instal ations de cotravail ; estimation en affaires commerciales ; études de marché ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; mise à disposition d’informations d’affaires ; mise à disposition d’informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; recherches pour affaires ; Organisation de réunions d’affaires visant au développement de réseaux d’affaires et à la promotion de lien d’affaires ; mise à disposition d’instal ations et de forums pour l’échange de réseau d’affaires de partenariat, de recommandation ; Promotion d’un membre par le biais de parrainage ; organisation de réunions d’affaires, de conférence d’affaires et de convention d’affaires ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation d’événements ; coaching [formation] ; organisation et conduite de col oques ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de congrès ; enseignement par correspondance / cours par correspondance ; organisation d’expositions à des fins culturel es ou éducatives, formation pratique [démonstration] ; services de formation par le biais de simulateurs ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de récréation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; planification de réceptions [divertissement] ; représentation de spectacles ; organisation et conduite de séminaires ; location de simulateurs d’entraînement ; transmission de savoir-faire [formation] ; tutorat ; Services d’enseignement, notamment animation de cours, de conférences, d’ateliers, de podcasts et de séminaires dans le domaine de la promotion des affaires, du marketing de référence et de l’apprentissage du réseautage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; Création d’une identité d’entreprise et de marque pour le compte de tiers; Création, développement et diffusion de publicité et de matériel de promotion via l’internet, les télécommunications mobiles et d’autres médias interactifs; Services de relations publiques; Services de marketing sportif; Services de divertissement de sociétés; Organisation de divertissements lors d’événements sportifs; Obtention de bil ets pour des événements sportifs et de divertissement; Divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement) ».

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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les services suivants : « services de communication d’entreprise ; conseils en communication [publicité] conseils en communication [relations publiques] ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; Promotion d’un membre par le biais de parrainage ; organisation de concours [divertissement] ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de récréation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; planification de réceptions [divertissement] ; représentation de spectacles » apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es / aide à la direction d’entreprises industriel es ou commerciales ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnel e d’affaires ; location d’équipements de bureau dans des instal ations de cotravail ; estimation en affaires commerciales ; études de marché ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; mise à disposition d’informations d’affaires ; mise à disposition d’informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; recherches pour affaires ; Organisation de réunions d’affaires visant au développement de réseaux d’affaires et à la promotion de lien d’affaires ; mise à disposition d’instal ations et de forums pour l’échange de réseau d’affaires de partenariat, de recommandation ; organisation de réunions d’affaires, de conférence d’affaires et de convention d’affaires », s’entendent respectivement :

- de diverses prestations, tel es que la gestion, la mise à disposition de connaissances, l’expertise, l’évaluation, la consultation, la direction ou encore l’organisation, rendues en matières commerciales, financières et industriel es, afin d’améliorer l’activité d’entités économiques ;

- de prestations ayant pour but de mettre à la disposition d’une entité, le personnel correspondant à ses besoins en termes de qualité et quantité ;

- de prestations visant à mettre à la disposition des tiers pour un temps déterminé des équipements de bureau (tables, chaises, etc) ;

- de prestations consistant à mener des enquêtes en vue de déterminer les conditions de distribution et de consommation pour certains produits ou services ;

- de prestations visant à mettre en place des rassemblements privés en vue de débattre sur un sujet précis ;

- de prestations visant à al ouer aux entreprises des plateformes d’échanges relatifs au réseau d’affaires. Les services précités, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Création d’une identité d’entreprise et de marque pour le compte de tiers » de la marque antérieure, dès lors que ces prestations consistent à concevoir pour le compte de tiers la représentation de la personnalité de l’entreprise, à la fois par des images (logo, packaging, couleurs institutionnel es…) et par des modes de communication spécifiques. En d’autres termes, il s’agit de la représentation de la conception spécifique qu’une marque/ entreprise a d’el e-même et veut communiquer à son public. Compte tenu de ce qui précède, ces services n’ont manifestement pas pour objet commun « les affaires et (…) le développement des affaires ». En tout état de cause, se baser sur un critère aussi large reviendrait à considérer de nombreux services similaires, alors qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à des distinguer nettement. Ainsi, ces services ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les services d’ « aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es / aide à la direction d’entreprises industriel es ou commerciales ; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites internet ; estimation en affaires commerciales ; études de marché ; mise à disposition d’informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux » de la demande d’enregistrement

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contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité; Création, développement et diffusion de publicité et de matériel de promotion via l’internet, les télécommunications mobiles et d’autres médias interactifs; Services de marketing sportif » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant, par divers moyens, à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Aussi, est inopérant l’argument de l’opposante selon lequel « tous les services précités ont donc pour objet, but et finalité le commerce et la publicité (…) », dès lors que si les premiers peuvent avoir recours à des prestations publicitaires et les seconds, à des prestations commerciales, il ne s’agit pas là de leur fonction respective première. Ainsi, les services précités ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. De même, les services d’ « Organisation de réunions d’affaires visant au développement de réseaux d’affaires et à la promotion de lien d’affaires ; mise à disposition d’instal ations et de forums pour l’échange de réseau d’affaires de partenariat, de recommandation ; organisation de réunions d’affaires, de conférence d’affaires et de convention d’affaires » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent également pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de relations publiques » de la marque antérieure, lesquels désignent l’ensemble des méthodes et techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque. En effet, si les premiers doivent informer les participants de la tenue de tels rassemblements (virtuels ou non) en leur communiquant diverses informations tel es que le lieu, la date, l’objet, il ne s’agit néanmoins pas de leur fonction première, à savoir, réunir des participants afin qu’ils échangent sur un intérêt commun. Ainsi, les services précités ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Qui plus est, les services d’ « organisation d’expositions à des fins culturel es » de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent en la mise en place de manifestations publiques liées à des activités intel ectuel es afin d’acquérir des connaissances, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de divertissement de sociétés; Organisation de divertissements lors d’événements sportifs ; Obtention de bil ets pour des événements sportifs et de divertissement; Divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement) » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à distraire et amuser le public. Ainsi, ces services ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Enfin, les services d’ « organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation d’événements ; coaching [formation] ; organisation et conduite de col oques ; organisation de concours [éducation] ; organisation et conduite de congrès ; enseignement par correspondance / cours par correspondance ; organisation d’expositions à des fins éducatives, formation pratique [démonstration] ; services de formation par le biais de simulateurs ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation et conduite de séminaires ; location de simulateurs d’entraînement ; transmission de savoir-faire [formation] ; tutorat ; Services d’enseignement, notamment animation de cours, de conférences, d’ateliers, de podcasts et de séminaires dans le domaine de la promotion des affaires, du marketing de référence et de l’apprentissage du réseautage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier, de prestations visant à former, instruire quelqu’un ainsi que de prestations destinées à la préparation et à la gestion d’évènements de natures diverses (col oques, compétitions, congrès, etc), ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que

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les services de « Création d’une identité d’entreprise et de marque pour le compte de tiers ; services de relations publiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Répondant à des besoins différents (acquérir des connaissances, instruire ou organiser des évènements pour les premiers / concevoir l’image de marque, d’une entreprise ou promouvoir une marque pour les seconds), ces services ne sont pas susceptibles d’être fournis par les mêmes prestataires (institutions d’enseignement, entreprises d’évènementiels pour les premiers / agences de publicité, communication pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe P PRISM BUSINESS, représenté ci-après : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe PRISM SPORT + ENTERTAINMENT, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une présentation et cal igraphie particulières ainsi que de couleurs et la marque antérieure, de trois éléments verbaux, d’un signe mathématique, d’une présentation et cal igraphie particulières. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun l’élément PRISM. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté, de l’élément BUSINESS, d’un élément figuratif représentant la lettre P, d’une présentation et cal igraphie particulières ainsi que de couleurs et dans la marque antérieure, des éléments SPORT + ENTERTAINMENT ainsi que d’une présentation et cal igraphie particulières.

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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, conduit à tempérer les différences ci-dessus relevées. En effet, l’élément commun PRISM apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. Au sein du signe contesté, l’élément PRISM présente un caractère essentiel, du fait de sa position d’attaque et dès lors que le terme BUSINESS, présenté sur une ligne inférieure, de couleur plus claire et dans une police de caractères de plus petite tail e, sera perçu comme évocateur du domaine d’application des services en cause. En outre, la représentation stylisée de la lettre P se comprendra immédiatement par le public concerné comme l’initiale du terme PRISM, venant ainsi seulement l’il ustrer. Il en va de même dans la marque antérieure où le terme PRISM revêt un caractère dominant en raison de sa présentation en attaque et sur toute la longueur du signe, dans une police de caractères en gras ; les éléments SPORT + ENTERTAINMENT présentés sur une ligne inférieure dans une police de plus petite tail e, apparaissent quant à eux descriptifs d’une caractéristique des services en cause, à savoir leur objet ou destination. Enfin, les couleurs, la présentation et la cal igraphie particulières des signes en cause, sans incidence phonétique et purement décoratives, ne seront pas de nature à altérer la perception immédiate de l’élément PRISM. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe complexe contesté P PRISM BUSINESS est donc similaire à la marque complexe antérieure PRISM SPORT + ENTERTAINMENT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté P PRISM BUSINESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services de communication d’entreprise ; conseils en communication [publicité] conseils en communication [relations publiques] ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; Promotion d’un membre par le biais de parrainage ; organisation de concours [divertissement] ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de récréation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; planification de réceptions [divertissement] ; représentation de spectacles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.