OPP 21-2021 08/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V B a déposé le 09 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 730 967 portant sur le signe verbal E SCULPT. Le 05 mai 2021, la société BTL Industries (Société de droit bulgare) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne n° 17263799 portant sur le signe verbal EMSCULPT, déposée le 29 septembre 2017, et sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion. La société opposante indique être devenue titulaire de ces marques suite à une transmission de propriété inscrite au registre L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous la référence 21- 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 01 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificiel es; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour sal es d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutel erie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments produisant l’énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique, mécanique ou thermique; Appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments pour remodeler le corps, éliminer les graisses, réduire la tail e de certaines parties du corps, remédier au relâchement de la peau, réduire la cel ulite, rajeunir la peau, réduire les rides, réduire les cicatrices, réduire les vergetures; Les appareils médicaux précités à l’exception des appareils pour soigner les rhinopharyngites, y compris inhalateurs et irrigateurs nasaux; Appareils de massage esthétique, Notamment les appareils pour le drainage lymphatique, l’amélioration de la circulation des fluides corporels; Appareils de thérapie physique, notamment les appareils pour le traitement de la douleur, la suppression des crampes musculaires; Appareils de massage esthétique; Appareils et instruments gynécologiques et urologiques; Appareils et instruments dentaires; Appareils de rééducation physique à usage médical; Équipement de thérapie physique; Appareils pour la physiothérapie et la rééducation à usage médical; Lits construits spécialement pour les soins médicaux; Dispositifs contraceptifs; Prothèses; Articles orthopédiques; Matériels de suture. Services médicaux; Services de gynécologie; Location d’équipements médicaux; Chirurgie esthétique et

plastique; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Services de liposuccion; Élimination de la cel ulite ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificiel es; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération; appareils de massage ; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutel erie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les « appareils de culture physique; appareils de gymnastique » de la demande contestée s’entendent de machines destinées au grand public et commercialisées par des magasins d’équipements sportifs, dont la fonction est de permettre au public la pratique d’une activité physique. Ces appareils peuvent dans certains cas bien déterminés, à l’instar des « Appareils de rééducation physique à usage médical ; Équipement de thérapie physique » de la marque antérieure, être employés par des professionnels de santé et utilisés par des patients dans le cadre d’une thérapie physique et de réadaptation. Force est cependant de constater que les « Appareils de rééducation physique à usage médical ; Équipement de thérapie physique » précités n’en demeurent pas moins des machines à destination exclusive des professionnels de la médecine physique et de leur patients, commercialisés par des entreprises spécialisées dans le domaine de l’équipement pour la rééducation physique, et utilisées afin de mettre en œuvre une thérapie physique. C’est pourquoi, les « appareils de culture physique; appareils de gymnastique » de la demande contestée et les « Appareils de rééducation physique à usage médical ; Équipement de thérapie physique » de la marque antérieure apparaissent similaires à un faible degré. En revanche, les « rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) » de la demande d’enregistrement contestée dont la fonction est de venir renforcer la protection offerte par certains vêtements de sport, ne sont, à l’évidence pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « appareils pour le drainage lymphatique, l’amélioration de la circulation des fluides corporels; Appareils de thérapie physique, notamment les appareils pour le traitement de la douleur, la suppression des crampes musculaires », les premiers n’étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds. Ainsi, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De plus, les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles de puériculture à savoir des flacons en verre ou en plastique destinés à permettre l’alimentation des enfants en bas âge et d’embouchures en caoutchouc ou silicone percées

de trous et ajustés aux biberons, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments produisant l’énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique, mécanique ou thermique ; Les appareils médicaux précités à l’exception des appareils pour soigner les rhinopharyngites, y compris inhalateurs et irrigateurs nasaux  » de la marque antérieure, qui désignent des appareils et instruments permettant d’intervenir sur le corps humain dans le cadre d’une activité médicale. A cet égard, la seule circonstance que certains dispositifs d’aide à l’alimentation relèvent de la catégorie des dispositifs médicaux ne saurait être jugée suffisante pour déclarer les produits précités similaires. En effet, outre le fait que les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d ’enregistrement contestée ne possèdent pas nécessairement les caractéristiques précédemment relevées par la société opposante, considérer ces produits similaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à reconnaître une similitudes entre de nombreux dispositifs médicaux présentant par ail eurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. Force est en l’espèce de constater que les produits précités répondent à des besoins différents et ne s’adressent pas à la même clientèle (des parents souhaitant alimenter leur nourrisson pour les uns, des professionnels de la médecine pour les autres). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services vétérinaires » de la demande contestée, lesquels relèvent de la catégorie générale des soins de santé pour animaux, ne relèvent à l’évidence pas de la catégorie générale des « services médicaux » de la marque antérieure, lesquels s’entendent exclusivement de services de soins de santé pour êtres humains. Les services précités de la demande contestée ne sont, par ail eurs, pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « appareils et instruments médiaux » employées pour les soins de santé des êtres humains, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Conséquemment, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal E SCULPT reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal EMSCULP reproduit ci-dessous :

EMSCULPT La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Sur le plan visuel, les signes E SCULPT et EMSCULPT, sont de longueur équivalente et ont en commun sept lettres sur huit, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence verbale commune E-SCULPT, constitutive du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie extrêmement proche. Sur le plan phonétique, ils présentent un même rythme en deux temps et une succession proche de sonorités [e-sculpt], ce qui leur confère une prononciation proche. La seule différence entre ces deux signes, tenant, au sein du signe contesté, à l’absence de la lettre « M » entre le « E » et le terme « SCULPT », n’est pas de nature à affecter significativement la perception commune de ces signes par le consommateur, dès lors que, sur les plans visuel et phonétique ces deux signes restent dominés par la séquence verbale commune E-SCULPT constitutive du signe contestée. Conséquemment, le signe verbal contesté E SCULPT est similaire à la marque verbale antérieure EMSCULPT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des « thérapies non invasives permettant la prise de muscle et l’élimination des graisses ». En l’espèce, le risque de confusion est donc accentué par cette grande connaissance de la marque antérieure ainsi que par le degré élevé de similarité des signes en cause.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des thérapies non invasives permettant la prise de muscle et l’élimination des graisses et du degré élevé de similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificiel es; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération; appareils de massage ; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutel erie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; appareils de culture physique; appareils de gymnastique ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; biberons ; tétines de biberons ; services vétérinaires », qui n’ont pas été reconnus similaires aux produits et services de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe un degré élevé de similarité entre les signes ainsi qu’un degré minimal de similarité entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONCLUSION En conséquence, le signe contesté E SCULPT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services

suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificiel es; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération; appareils de massage ; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutel erie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; appareils de culture physique; appareils de gymnastique ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.