OPP 21-2027 20/01/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société STRADEC (société à responsabilité limitée) a déposé le 10 février 2021, la demande d’enregistrement n°4731393 portant sur le signe verbal ACTTOP.

Le 5 mai 2021, la société ACT, Inc (société de droit américain régie selon les lois de l’Etat de l’Iowa) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ACT déposée le 28 avril 2004, enregistrée et renouvelée sous le n°003787496, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; formation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; divertissement ; activités sportives et culturel es ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Publications, à savoir livrets de test imprimés, livres éducatifs, livrets, bul etins, brochures, catalogues, manuels, guides d’instruction, manuels techniques, rapports statistiques et rapports de recherche, tous dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre, de l’admission au col ège et des tests normalisés. Services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’admission au col ège ; services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ; préparation, gestion et notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ; conduite de recherches pour faire progresser la théorie et la pratique dans le domaine des tests éducatifs, de l’évaluation, de la recherche et de l’aide au programme, mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services d’ « éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; formation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; activités culturel es » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante selon lesquels « ACTTOP restreint ses domaines de compétences aux Techniques d’Optimisation du Potentiel, aux compétences comportementales et aux sciences cognitives qui ne sont pas en objet des prestations d’ACT, Inc » ou encore le fait que la société opposante soit « centré(e) sur les pays anglophones ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réellement exercées.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 En revanche les services d’ « organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions et des jeux pour le public ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ; préparation, gestion et notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ; conduite de recherches pour faire progresser la théorie et la pratique dans le domaine des tests éducatifs, de l’évaluation, de la recherche et de l’aide au programme, mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie » de la marque antérieure qui désignent divers services en lien avec l’enseignement et la formation.

Contrairement aux affirmations de la société opposante, ces services ne répondent pas aux mêmes besoins (divertir lors de compétition pour les premiers ; instruire et former pour les seconds) et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires.

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Les services de « divertissement ; activités sportives » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le ,domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’admission au col ège ; Publications, à savoir livrets de test imprimés, livres éducatifs, livrets, bul etins, brochures, catalogues, manuels, guides d’instruction, manuels techniques, rapports statistiques et rapports de recherche, tous dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre, de l’admission au col ège et des tests normalisés » de la marque antérieure, les premiers ne relevant pas du domaine éducatif.

Contrairement aux arguments de la société opposante, ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination et n’ont pas tous pour but d’« améliorer la culture générale ».

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent donc en partie similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ACTTOP, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

La marque antérieure porte sur le signe complexe ACT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination.

Les signes ont en commun la séquence ACT-, seul élément verbal de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4

Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de la séquence -TOP en position finale.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, la séquence commune ACT- apparait distinctive au regard des produits et services en cause.

En outre, la séquence ACT- présente un caractère essentiel dans le signe contesté, en raison du caractère faiblement distinctif de la séquence TOP, terme laudatif couramment utilisé pour désigner ce qu’il y a de mieux dans un domaine et par conséquent dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause.

A cet égard, le signe contesté est susceptible d’apparaître au consommateur comme étant composé de la dénomination ACT et du mot TOP, le doublement de la lettre T au centre permettant de bien percevoir les deux termes.

Dès lors, contrairement à ce que soutient la société déposante, la présentation en un seul mot du signe contesté ACTTOP ne saurait faire obstacle à la perception séparée des éléments ACT et TOP.

L’argument de la société déposante selon lequel « ACTTOP est l’abréviation d’ « ACTions en Techniques d’Optimisation du Potentiel » », est inopérant. En effet, outre que cette évocation n’est nullement évidente, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant conduit à leur adoption.

L’argument de la société déposante relatif au « logo » qu’elle utilise ne peut être pris en compte dans la présente procédure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition.

En outre, il importe peu que « le nombre d’organismes incluant les 3 lettres ACT» soit « énorme  ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer seulement au regard de la marque antérieure et de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers.

Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le signe verbal contesté ACTTOP est donc similaire à la marque verbale antérieure ACT.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal ACTTOP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; formation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; activités culturel es » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI