OPP 21-2025 27/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C M a déposé, le 12 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 732 063 portant sur le signe verbal UP !; Le 5 mai 2021, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieure suivant, sur le fondement du risque de confusion :

- la marque internationale n° 1107221, enregistrée le 26 septembre 2011 et désignant l’Union Européenne, portant sur le signe verbal UP! EDITION. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, retournée à l’Institut avec la mention « Pli avisé et non réclamé », l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le dernier délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Jeux ; jouets ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Modèles réduits de véhicules, modèles réduits d’automobiles et petites voitures (jouets) ; véhicules (jouets) pour enfants (compris dans cette classe), trottinettes (jeux pour enfants) ; jeux de cartes, animaux en peluche et autres jouets en peluche, appareils de jeux électroniques, y compris appareils de jeux vidéo, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « jeux; jouets; maquettes [jouets]; figurines [jouets] » de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UP !, présenté en caractères majuscules d’imprimerie droits et noirs. La marque antérieure porte sur le signe verbal UP! EDITION, présenté en caractères majuscules d’imprimerie droits et noirs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal suivi d’un point d’exclamation, et que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux ainsi qu’un point d’exclamation. 2

Il n’est pas contesté que les signes ont en commun les éléments verbaux UP !, constitutifs à eux seuls du signe contesté et présentés en attaque dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme EDITION dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, les éléments verbaux UP !, distinctifs au regard des produits en cause, présentent un caractère dominant dans la marque antérieure, le terme EDITION, qui indique le mode de reproduction et de diffusion des produits, faiblement distinctif au regard des produits en cause dont il évoque directement une caractéristique, n’étant pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur. Le signe verbal contesté UP ! est donc similaire à la marque verbale antérieure UP! EDITION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté UP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale UP! EDITION. 3

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4