OP21-1017 28/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A E a déposé le 14 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4712301 portant sur le signe verbal KICKS BY AVIEL. Le 5 mars 2021, la société KICKERS INTERNATIONAL B.V. (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe KICK n° 96627249 déposée le 23 mai 1996 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la recevabilité des observations du déposant La société opposante sol icite le rejet des observations du déposant au motif que ces observations ne comporteraient pas le numéro national de la demande d’enregistrement contestée ainsi qu’une signature. A ce titre, el e se fonde sur l’article R. 712-6 alinéa 2 du Code de la propriété industriel e qui dispose qu’ « Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappel e pas le numéro national de la demande d’enregistrement, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite ». En outre, la société opposante soutient que les observations fournies par le déposant ne comportent aucune identification de la personne dont el es émanent, ni de précision quant à sa qualité. Toutefois, dans le cadre d’une procédure en ligne, ces observations sont nécessairement présentées au regard de la demande d’enregistrement contre laquel e il est formée opposition, en sorte qu’aucune ambiguïté n’est possible quant à l’identification de la demande d’enregistrement concernée. En outre, les échanges entre les parties devant s’effectuer sous forme électronique sur le site internet de l’INPI via le portail électronique dédié, l’accès à ladite procédure est réservé soit au déposant lui- même, soit à son mandataire dûment habilité. En l’espèce, le compte client utilisé par le déposant pour présenter ses observations s’avère être le compte client de Maître M M , avocat. Cette dernière a présenté une demande de constitution de mandataire dans la procédure d’opposition en ligne pour représenter le déposant, le 19 mars 2021, laquel e a été acceptée par l’Institut après vérification de sa qualité pour agir. En effet, il ressort du compte client et de sa demande de rattachement au dossier d’opposition que la personne ayant déposé les observations au nom de déposant, Maître M M , est un mandataire habilité en sa qualité d’avocat. Ainsi, l’identité et la qualité pour agir du mandataire découlent de l’utilisation personnel e du compte client de ce dernier. Les observations communiquées par le déposant sont en conséquence recevables. Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.

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Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 14 décembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 14/12/2015 au 14/12/2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « chaussures ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants :

- Extraits de catalogues de 2016, 2017, 2019, 2020 (annexes 4 à 10).

- Extrait du site internet « zalzando.fr » de 2020 (annexe 11).

- PLV (« Publicité sur le lieu de vente ») & Goodies FW21 de 2021 (annexe 12).

- Affiches publicitaires (annexe 13).

- Document répertoriant les publicités sur les lieux de ventes pour l’année 2021 (annexe 14).

- Revue de presse (annexe 15).

- Factures relatives à la vente de 2015 à 2020 (annexes 16 et 18).

- Extraits de site internet de sites internet de 2021 sur lesquels apparaissent des publicités de l’opposante (annexe 17). A titre liminaire, le déposant soulève que les jurisprudences invoquées par la société opposante dans le cadre de la fourniture de ses preuves d’usage seraient de « nature à confirmer l’absence

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d’exploitation totale […] de la marque antérieure invoquée dans l’opposition ». Toutefois, la société opposante invoque des arrêts de principe en matière d’appréciation des preuves d’usage, lesquels ne sauraient être interprétés comme prouvant l’absence d’usage de la marque antérieure et de préjuger de la « faiblesse » du dossier de la société opposante. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente et notamment les extraits de catalogue et les factures, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Si certaines pièces sont postérieures à la période pertinente, il convient de rappeler que si ces pièces ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, el es peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). En outre, si certaines des pièces ne sont pas datées, el es peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France. A cet titre et comme démontré par le déposant, deux des factures communiquées par la société opposante concernent l’Italie et l’Al emagne. Ces factures ne sont donc pas retenues en ce qu’el es ne relèvent pas du territoire pertinent. Les autres factures communiquées par la société opposante relèvent bien du territoire pertinent dans la mesure où el es concernent des revendeurs situés sur le territoire français. En outre, les catalogues communiqués par la société opposante sont rédigés notamment en langue française, ce qui démontre un usage à destination d’un public français. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage. Sur la nature et l’importance de l’usage Sur la nature de l’usage En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque antérieure complexe KICK à titre de marque tant sous une forme verbale qu’associée à d’autres éléments verbaux. Ainsi, dans les pièces communiquées par la société opposante, et tout particulièrement les catalogues de la société opposante, il est possible de voir la marque antérieure présentée notamment sous les formes suivantes :

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— Kick legend
- KICK BOOT
- Mini-KICK
- Kick 18 BB vlc
- Kick 18 line
- KICKGEL
- KICK HI
- KICK LO
- KICK COL
- KICKSTYLE
- KICK HOOD Ces mentions apparaissent également sur les factures communiquées par la société opposante afin d’identifier les produits vendus. Il convient à cet égard de rappeler qu’aux termes de l’article L.714-5 3° du code de la propriété industriel e, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». En l’espèce, l’utilisation de la marque complexe KICK sous sa forme purement verbale ainsi que l’ajout de termes faiblement distinctifs, ne viennent pas altérer le caractère distinctif de la marque antérieure, de sorte que les documents communiqués par la société opposante sont de nature à démontrer l’usage de la marque antérieure. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le déposant, il importe peu que certains de ces signes, comportant le terme KICK associé à un terme second, soient enregistrés à titre de marque. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif. Sur l’importance de l’usage Le déposant soutient que les pièces fournies par la société opposante n’attesteraient pas de l’importance de l’usage de la marque antérieure. Ainsi et selon le déposant les factures communiquées par la société opposante ne seraient pas suffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une tel e qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l’espèce, la société opposante a fourni, dans un premier temps, sept factures afin de démontrer l’importance de l’usage, puis, a fourni, dans un second temps, plus d’une centaine de factures, sur lesquel es apparaissent des ventes de produits portant sur la marque KICK, laquel e apparaît dans la colonne « coloris ». Ces factures datées de 2015 à 2020 et communiquées en annexes 16 et 18 démontrent la commande de produits de la marque KICK de manière continue depuis 2015 et dans des quantités importantes. Ainsi, les pièces transmises, qui font état de plusieurs revendeurs, fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés

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La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition, à savoir les « chaussures ». En l’espèce, les pièces communiquées par la société opposante et notamment les catalogues des col ections de la société opposante démontrent que la marque KICK est utilisée pour des chaussures. Aussi, la société opposante a démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « chaussures ». Conclusion sur l’usage sérieux Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la marque antérieure complexe KICK pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les « chaussures ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités « chaussures ». Enfin, le déposant, aux termes de ses secondes observations, sol icite la déchéance de la marque antérieure invoquée au titre de la procédure d’opposition. Toutefois, il convient de rappeler qu’une demande en déchéance ne peut être demandée dans le cadre d’une procédure d’opposition, cette demande relevant d’une procédure paral èle et devant faire l’objet d’une demande en déchéance distincte de la procédure d’opposition. En effet, et dans le cadre d’une procédure d’opposition, les textes ne prévoient pas la possibilité d’effectuer une demande reconventionnel e en déchéance. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « chaussures de sport ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants, lesquels ont été invoqués par la société opposante dans le récapitulatif d’opposition : « chaussures ». Dans l’exposé des moyens communiqué dans le délai d’un mois suivant la fin du délai d’opposition, la société opposante a invoqué à l’appui de l’opposition, les produits suivants de la marque antérieure « Vêtements, chaussures, chapel erie ». Toutefois, dans ce délai complémentaire d’un mois, la société opposante ne peut étendre la portée de son opposition. Aussi, seuls les produits invoqués dans le délai pour former opposition seront retenus dans le cadre de la comparaison des produits, à savoir les « chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « chaussures de sport» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux « chaussures » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds forment une catégorie générale dans laquel e les « chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée sont incluses. Aussi, et contrairement à ce que soutient le déposant, le fait de restreindre les produits aux seuls « chaussures de sport » ne permet pas d’écarter l’identité de ces produits avec les « chaussures » de la marque antérieure.

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Enfin, l’identité ayant été reconnue avec certains des produits de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité développés par la société opposante. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KICKS BY AVIEL, ci-après reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe KICK, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique stylisée. Les signes en cause ont un commun un terme d’attaque très proche KICKS pour le signe contesté et KICK pour la marque antérieure, ce qui leur de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Aussi, la différence entre ces dénominations résultant de la présence de la lettre S en position finale du terme KICKS du signe contesté, n’est pas de nature à écarter les ressemblances précitées, dès lors que cette lettre ne présente aucun impact phonétique et une faible différence visuel e en raison de sa position finale. Les signes en cause diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, des termes BY AVIEL. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme KICK(S), seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause, contrairement à ce que soutient le déposant. En effet, ce terme, qui signifie « coup de pied » en anglais, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause qui relèvent de la catégorie des chaussures, dont il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. En outre, le déposant soutient que le terme KICK serait compris par le consommateur comme désignant un type de chaussure à savoir les « sneakers ». Toutefois, les deux pièces communiquées

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par le déposant sont insuffisantes pour démontrer que le consommateur associerait le terme KICK à des « sneakers ». Dès lors, si le terme KICK est compris par le consommateur d’attention et de culture moyenne, ce sera comme la traduction des termes « coup de pied » en anglais. Ce terme est donc distinctif au regard des produits en cause. Enfin, le déposant ne démontre pas davantage en quoi ce terme serait devenu usuel en raison de son utilisation courante, les quelques sites internet invoqués et comportant ce terme, ne sont pas suffisant pour démontrer le caractère banal de ce terme à titre de marque. Ce terme apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors que les termes BY AVIEL qui le suivent, s’y rapportent directement, le mettent ainsi en exergue, ces termes pouvant être perçus comme l’indication du fabricant des produits en cause, du fait de l’utilisation courante du terme anglais BY signifiant « par » ou « de » en français. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure KICK ne permet pas d’écarter les grandes ressemblances relevées précédemment et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et lisible de ce terme. Ainsi, en raison tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre ces deux signes. Enfin, est extérieur à la procédure l’argument du déposant selon lequel le signe contesté ne serait pas exploité de façon verbale mais de manière semi-figurative. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, le signe verbal contesté KICKS BY AVIEL est donc similaire à la marque antérieure KICK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, le déposant soutient que le signe contesté serait exploité sous une forme semi-figurative et que la marque antérieure invoquée serait également exploitée sous d’autres formes, excluant tout risque de confusion auprès du consommateur. Toutefois, il convient de rappeler que dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient d’effectuer la comparaison des signes uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.

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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KICKS BY AVIEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.