OP 21-2137 Courbevoie, le 24 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société INSECTOSPHERE (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 735 025 portant sur la dénomination INSECTOPSHERE servant à distinguer les produits suivants : « composts pour milieux de culture horticoles; Engrais biologiques; Milieux de croissance pour l’horticulture; Milieux de culture; Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; phéromones autres qu’à usage médical; substances biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques destinés à l’agriculture; engrais ; Pièges à animaux nuisibles; Pièges à insectes; Pièges à mouches; Pièges pour insectes nuisibles ; Insectes vivants ». Le 12 mai 2021, la société PELSIS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne INSECT-O-CUTOR déposée le 16 septembre 2009, enregistrée sous le n° 008 554 305 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin le 10 décembre 2021, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 30 septembre 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition, les produits suivants : « dispositifs (électriques) de lutte contre les insectes; appareils électroniques de protection contre les animaux nuisibles; pièges à insectes électriques; pièges à insectes avec gril e électrifiée intégrée; pièges insectes avec lumière intégrée, y compris pièges à insectes à lampe UV; tubes de lumière UV pour dispositifs anti-insectes électriques; appareils électriques pour l’attraction et l’électrocution des insectes ailés; tous les produits précités à usage industriel et domestique; parties et composants de ces produits. Dispositifs (non électriques) de lutte contre les insectes; dispositifs de lutte contre les animaux nuisibles; pièges à insectes non électriques, y compris pièges à insectes col ants; pièges métal iques et non métal iques pour insectes et animaux nuisibles; atomiseurs (aérosols); atomiseurs (aérosols) pour systèmes d’épuration de l’air; tous les produits précités à usage industriel ou domestique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 19 février 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque de l’Union européenne antérieure n° 3 455 163 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 19 février 2016 au 19 février 2021 inclus. A cet égard, la société opposante a indiqué qu’el e a fourni des « documents propres à établir que la marque INSECT-O-CUTOR a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente pour chacun des produits invoqués dans le cadre de la présente opposition ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants :

- Annexes 1et 4-Article de Cateringinsight.com du 21 aout 2019 et Article de Flykil eronline.co.uk du 5 décembre 2018 portant sur des pièges à insectes avec plaques col antes à Led UV et des pièges à insectes dont 2 tubes UV attirent les insectes sur une gril e électrifiée
- Annexes 2 et 14–Copie écran du site lakeland.co.uk du 5 aout 2020 et du 26 octobre 2020 ayant pour objet des pièges à insectes UV sur lesquels apparaît la marque antérieure et des cartes col antes (recharges pour pièges à insectes)
- Annexes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11et 12 : Copies écran du site insect-o-cutor.co.uk du 10 aout 2018, du 25 juil et 2017, du 1er septembre 2017, du 24 janvier 2019, du 15 mars 2016, du 24 janvier 2019, du 7 janvier 2018 et du 11 janvier 2018 Les pièces 5 et 7 montrent des exemples de pièges à insectes commercialisés sous la marque antérieure comportant des UV pour attirer des insectes et des plaques de col e aux phéromones pour pièges et détruire les insectes ; L’annexe 6 porte sur plusieurs types de plaques col antes ; Les annexes 8, 11 et 12 portent sur des pièges à insectes électriques et plus particulièrement sur un piège à insectes constitués d’une façade en aluminium et l’autre un piège à insectes décoratif ; Les annexes 9 et 10 démontrent un usage pour les écrans anti-insectes à fixer sur les fenêtres et ouvertures.

- Annexe 13 –Copie écran du site creoven.eu du 17 janvier 2021 : La copie écran d’un site internet européen (en .eu) du 17 janvier 2021qui propose à la vente des pièges à insectes UV sous la marque INSECT-O-CUTOR ;

- Annexes 15 et 16 Copies écran du site hygiene-shop.eu du 23 novembre 2020 et 30 octobre 2020 : Ces pièces portent sur des pièces détachées et notamment les tubes pour lampes UV et lampes UV de remplacement ;

- Annexes 17 -18 -19 et 20 –Catalogues français 2020 et factures d’Avril 2019 à Janvier 2021 ; les catalogues, à destination du public français, portent sur la gamme de pièges à insectes proposés sous la marque antérieure ; les factures concernent des clients en France, aux Pays-Bas, en Al emagne, en Hongrie, en Autriche, en Belgique, en Slovénie et en Pologne. Ainsi, en ce qui concerne les « dispositifs (électriques) de lutte contre les insectes; appareils électroniques de protection contre les animaux nuisibles; pièges à insectes électriques; pièges à insectes avec gril e électrifiée intégrée; pièges insectes avec lumière intégrée, y compris pièges à insectes à lampe UV; tubes de lumière UV pour dispositifs anti-insectes électriques; appareils électriques pour l’attraction et l’électrocution des insectes ailés; tous les produits précités à usage industriel et domestique; parties et composants de ces produits. Dispositifs (non électriques) de lutte contre les insectes; dispositifs de lutte contre les animaux nuisibles; pièges à insectes non électriques, y compris pièges à insectes col ants; pièges métal iques et non métal iques pour insectes et animaux nuisibles; tous les produits précités à usage industriel ou domestique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Cet usage sérieux n’est pas contesté par la société déposante suite à la fourniture des pièces. En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits suivants : « atomiseurs (aérosols); atomiseurs (aérosols) pour systèmes d’épuration de l’air ». Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par l’opposant, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. En effet, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits précités, à savoir : « atomiseurs (aérosols); atomiseurs (aérosols) pour systèmes d’épuration de l’air ». En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence, pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « dispositifs (électriques) de lutte contre les insectes; appareils électroniques de protection contre les animaux nuisibles; pièges à insectes électriques; pièges à insectes avec gril e électrifiée intégrée; pièges insectes avec lumière intégrée, y compris pièges à insectes à lampe UV; tubes de lumière UV pour dispositifs anti-insectes électriques; appareils électriques pour l’attraction et l’électrocution des insectes ailés; tous les produits précités à usage industriel et domestique; parties et composants de ces produits. Dispositifs (non électriques) de lutte contre les insectes; dispositifs de lutte contre les animaux nuisibles; pièges à insectes non électriques, y compris pièges à insectes col ants; pièges métal iques et non métal iques pour insectes et animaux nuisibles; tous les produits précités à usage industriel ou domestique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « composts pour milieux de culture horticoles; Engrais biologiques; Milieux de croissance pour l’horticulture; Milieux de culture; Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; phéromones autres qu’à usage médical; substances biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques destinés à l’agriculture; engrais ; Pièges à animaux nuisibles; Pièges à insectes; Pièges à mouches; Pièges pour insectes nuisibles ; Insectes vivants ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les produits suivants : « dispositifs (électriques) de lutte contre les insectes; appareils électroniques de protection contre les animaux nuisibles; pièges à insectes électriques; pièges à insectes avec gril e électrifiée intégrée; pièges insectes avec lumière intégrée, y compris pièges à insectes à lampe UV; tubes de lumière UV pour dispositifs anti-insectes électriques; appareils électriques pour l’attraction et l’électrocution des insectes ailés; tous les produits précités à usage industriel et domestique; parties et composants de ces produits. Dispositifs (non électriques) de lutte contre les insectes; dispositifs de lutte contre les animaux nuisibles; pièges à insectes non électriques, y compris pièges à insectes col ants; pièges métal iques et non métal iques pour insectes et animaux nuisibles; tous les produits précités à usage industriel ou domestique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « phéromones autres qu’à usage médical; Pièges à animaux nuisibles; Pièges à insectes; Pièges à mouches; Pièges pour insectes nuisibles ; Insectes vivants ».de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce que ne conteste pas le déposant. En revanche, les produits suivants : « composts pour milieux de culture horticoles; Engrais biologiques; Milieux de croissance pour l’horticulture; Milieux de culture; Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; substances biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques destinés à l’agriculture; engrais » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent dans leur ensemble des produits utilisés pour l’enrichissement des sols et la croissance des végétaux ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « dispositifs (électriques) de lutte contre les insectes; appareils électroniques de protection contre les animaux nuisibles; pièges à insectes électriques; pièges à insectes avec gril e électrifiée intégrée; pièges insectes avec lumière intégrée, y compris pièges à insectes à lampe UV; tubes de lumière UV pour dispositifs anti-insectes électriques; appareils électriques pour l’attraction et l’électrocution des insectes ailés; tous les produits précités à usage industriel et domestique; parties et composants de ces produits. Dispositifs (non électriques) de lutte contre les insectes; dispositifs de lutte contre les animaux nuisibles; pièges à insectes non électriques, y compris pièges à insectes col ants; pièges métal iques et non métal iques pour insectes et animaux nuisibles; tous les produits précités à usage industriel ou domestique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » de la marque antérieure qui s’entendent d’appareils électriques et mécaniques destinés à piéger les insectes et animaux nuisibles. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante les produits précités de la marque antérieure ne sont pas spécifiquement destinés au « … jardinage permettant la prolifération de plantes dans un milieu végétal, biologique, horticole …», mais s’entendent de produits destinés à éliminer les insectes que ce soit dans un environnement domestique ou professionnel. Ainsi, bien que ces produits puissent être commercialisés dans le même type de magasins, ils le sont néanmoins dans des rayons distincts.

Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination INSECTOSPHERE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal INSECT-O-CUTOR présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’une seule et unique dénomination et la marque antérieure de trois éléments verbaux séparés entre eux par des tirets. Les signes ont en commun la séquence INSECT- ainsi que la lettre O, placées dans le même ordre, ainsi que le souligne la société opposante. Toutefois cette circonstance ne saurait toutefois suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; En effet, ces signes se distinguent par leur structure ; le signe contesté se compose d’une seule dénomination tandis que la marque antérieure comporte un élément verbal séparé par un tiret de la lettre O, laquel e est également séparée par un tiret du deuxième élément verbal qui est en anglais, cette structure lui conférant une physionomie particulière. Ainsi, la marque antérieure se distingue par la lettre O isolée au centre du signe, précédée et suivie par deux éléments verbaux plus longs, dont el e est séparée par un tiret, ce qui lui confère une physionomie très distincte du signe contesté qui se présente comme une longue dénomination. En outre, visuel ement et phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leur séquence finale – SPHERE pour le signe contesté et le terme anglais -CUTOR pour la marque antérieure engendrant des sonorités finales très différentes, de sorte que les signes ne peuvent « être considérés comme étant phonétiquement fortement similaires », comme l’affirme la société opposante. Enfin, le terme anglais CUTOR dans la marque antérieure évoque un objet coupant et alors que le terme SPHERE dans le signe contesté désigne une surface fermée dont tous les points sont à la même distance (rayon) d’un point intérieur (centre) ; il en résulte ainsi une nette différence de perception intel ectuel e entre les deux signes ; A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « la structure commune véhiculera donc une même impression d’ensemble », alors que comme cela a été démontré précédemment, les signes en présence présentent une structure différente.

E n outre, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ; En effet, la séquence d’attaque commune INSECT- apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause, en ce qu’el e en désigne l’objet ou la nature, ainsi que le souligne la société déposante dans ses observations. Ainsi, la présence de l’élément commun INSECT, même suivi de la lettre O (cette lettre n’étant au demeurant pas accolée à cette séquence d’attaque dans la marque antérieure) ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les deux signes. En effet, en présence d’un élément faiblement distinctif, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments composant la marque, en l’espèce la structure particulière des marques en cause et leur second élément très distinct. En conséquence, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun INSECT- et de l’impression d’ensemble très différente qu’ils génèrent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions du Directeur de l’Inpi statuant sur des oppositions citées par la société opposante, dès lors que ces décisions ne sont pas transposables au cas d’espèce. En effet, le second élément composant les marques citées pouvait être rapproché sur le plan intel ectuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les éléments SPHERE et CUTOR ne présentant aucune similitude. Ainsi la dénomination contestée INSECTOSPHERE n’apparaît pas similaire à la marque antérieure INSECT-O-CUTOR ; Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause.

CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée INSECTOSPHERE peut être adoptée comme marque pour les produits qu’el e désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale antérieure INSECT-O-CUTOR. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.