OP21-2153 23 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société COLAS (société anonyme) a déposé, le 19 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 735 041 portant sur la dénomination RAINCOL. Le 12 mai 2021, Monsieur A O F et Madame C O F ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants dont ils sont titulaires :

- sur la marque complexe française DRAINCOLOR, déposée le 27 mai 2010 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 741 349.

- sur la marque complexe internationale DRAINCOLOR, enregistrée le 16 décembre 2013 sous le n° 1 202 072 et désignant l’Union européenne. . 1

L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la société déposante a invité les opposants à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par les opposants, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque complexe française DRAINCOLOR n° 3 741 3 49 Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n° 3 741 349 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande 2

d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714- 5 ». Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité les opposants à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque n° 3 741 349, notamment invoquée à l’appui de l’opposition, n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait aux opposants un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 24 octobre 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 19/02/2021. Les opposants sont donc tenus de prouver que la marque antérieure n° 3 741 349 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, s oit du 19/ 02/2016 a u 19/ 02/2021 i nclus , pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « Matériaux de construction non métalliques, tels que ciment, béton, mortier, pierre, chaux, plâtre, gravier, sable, carreaux, cloisons, 3

briques, tuiles, mosaïques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques tels que modules, panneaux, colonnes préalablement coulées et monuments non métalliques, objets d’art en pierre. Matériaux de construction non métalliques, bétons et mortiers à base de ciment ou d’anhydrite, auto-plaçants ou auto-nivelants permettant la construction et la rénovation des sols sur tous supports pour tous revêtements ; formation y compris la formation aux techniques d’application du béton et des revêtements de sols ». Au titre des preuves d’usage, les opposants ont notamment fourni les pièces suivantes :

- Contrat de licence conclu entre les opposants et la société FRANCE COLOR DIFFUSION le 7 février 2013 et contrat de sous-licence conclu entre les sociétés FRANCE COLOR DIFFUSION et STADIUM le 25 août 2016, portant sur la commercialisation des produits pour la fabrication de béton drainant coloré pour les sols extérieurs sous la marque DRAINCOLOR (Pièces n°1 et 28).

- Articles tirés de magazines, tels que MAISON CREATIVE, LE CHASSEUR FRANÇAIS, PLANETE B, STYLE CAMPAGNE, LE COURRIER DES ENTREPRISES, BREF ECO, LAMONTAGNE.FR, datés entre 2016 et 2019, dans lesquels il est notamment indiqué les informations suivantes : « Innovation 100% française, Draincolor est un béton décoratif (…) », « Draincolor laisse l’eau s’infiltrer (…). Ce revêtement est résistant et durable (…) », « DrainColor (…) représente LA référence du béton drainant coloré » ou encore du site internet guide-piscine.fr, lequel fait un « Zoom sur Draincolor, le béton drainant » (Pièces n° 2, 5 à 8, 16, 19, 21, 26 et 67).

- Factures émises par la société FRANCE COLOR DIFFUSION, adressées en France entre novembre 2016 à 2021, et portant sur la vente de produits tels qu’un « sceau de 12 doses de teinte DRAINCOLOR SABLE », « 48 sacs de 25KG DRAINCOLOR, Ciment fibré et adjuvanté », « 48 sacs de 25KG de liant fibré adjuvanté pour la fabrication de béton drainant à associer aux sacs de granulat Draincolor », « 48 tubes de FC Perf », « Formation technique au béton Draincolor » (Pièces n° 3, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 30, 70, 71 et 72).

- Catalogues de 2019 et 2020 et site Internet Leroy Merlin dans lesquels figurent des offres de béton drainant coloré DRAINCOLOR (Pièces n° 15, 20 et 68).

- Attestation d’un expert-comptable sur le chiffre d’affaires réalisé par la société FRANCE COLOR DIFFUSION, datant d’octobre 2021 (Pièce n° 23).

- Pages YOUTUBE, FACEBOOK et INSTAGRAM de la marque DRAINCOLOR, sur lesquelles figurent des posts, photos et vidéos datés entre 2016 et 2021 et portant notamment sur la fabrication, la pose de béton drainant ainsi que des formations aux techniques d’application dudit produit (Pièce n° 29, 31 et 33 à 66).

- Site Internet DRAINCOLOR sur lequel il est mentionné que « DrainColor est la marque REFERENTE du Béton Drainant » et sur lequel figurent des sacs contenant des granulats pour béton drainant entre autres (Pièce n° 32).

- Livret d’accueil du centre de formation DRAINCOLOR (Pièce n° 69). 4

- Procès-verbal du 7 mars 2019 constatant l’utilisation frauduleuse de produits DRAINCOLOR par une société non habilitée à le faire (Pièce n° 73).

- Prospectus DRAINCOLOR : « la marque référence du béton drainant en sacs » (Pièce n° 74). Il ressort de l’ensemble des pièces fournies par les opposants ainsi que de leurs observations, que la marque antérieure DRAINCOLOR n° 3 741 349 a fait l’objet d’un usage sérieux s’agissant des produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques, tels que ciment, béton, mortier, pierre, chaux, plâtre, gravier, sable, carreaux, cloisons, briques, tuiles, mosaïques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; Matériaux de construction non métalliques, bétons et mortiers à base de ciment ou d’anhydrite, auto-plaçants ou auto-nivelants permettant la construction et la rénovation des sols sur tous supports pour tous revêtements ; formation y compris la formation aux techniques d’application du béton et des revêtements de sols », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, en ce qui concerne les produits suivants : « asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques tels que modules, panneaux, colonnes préalablement coulées et monuments non métalliques, objets d’art en pierre », il ne ressort pas des pièces précitées que l’usage sérieux a été démontré, dès lors que ces produits ne figurent aucunement dans les pièces listées ci-avant. Les opposants font d’ailleurs eux-mêmes valoir dans leurs observations que la marque antérieure n’est exploitée que « (…) dans le domaine de la fabrication de béton prêt à l’emploi ». En outre, ils indiquent que « Les différentes factures (…) permettent aussi d’attester de la nature des produits vendus à savoir du liant, des teintes conditionnées pour malaxage en bétonnière, du granulat, des formations techniques au béton, des packs Prêts à fabriquer par mètre carré comprenant des sacs de liant, des tubes, des flacons de teintes et des sacs de granulat ». En conséquence, les opposants ayant prouvé l’usage de la marque antérieure DRAINCOLOR n° 3 741 349 pour les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques, tels que ciment, béton, mortier, pierre, chaux, plâtre, gravier, sable, carreaux, cloisons, briques, tuiles, mosaïques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; Matériaux de construction non métalliques, bétons et mortiers à base de ciment ou d’anhydrite, auto-plaçants ou auto-nivelants permettant la construction et la rénovation des sols sur tous supports pour tous revêtements ; formation y compris la formation aux techniques d’application du béton et des revêtements de sols », l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les produits et services précités. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits et services de la marque antérieure n° 3 741 349 à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Matériaux de construction non métalliques, tels que ciment, béton, mortier, pierre, chaux, plâtre, gravier, sable, carreaux, cloisons, 5

briques, tuiles, mosaïques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; Matériaux de construction non métalliques, bétons et mortiers à base de ciment ou d’anhydrite, auto-plaçants ou auto-nivelants permettant la construction et la rénovation des sols sur tous supports pour tous revêtements ; formation y compris la formation aux techniques d’application du béton et des revêtements de sols ». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Matériaux de construction non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent en des termes identiques au sein du libellé de la marque antérieure. Ces produits sont dès lors identiques. En outre et comme le font valoir les opposants, les « matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale comprenant les « Matériaux de construction non métalliques, tels que ciment, béton, mortier, pierre, chaux, plâtre, gravier, sable, carreaux, cloisons, briques, tuiles, mosaïques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; matériaux de construction non métalliques, bétons et mortiers à base de ciment ou d’anhydrite, auto-plaçants ou auto-nivelants permettant la construction et la rénovation des sols sur tous supports pour tous revêtements » de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques ou à tout le moins similaires. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par les opposants, dès lors que l’identité ou à tout le moins la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits invoqués de la marque antérieure, a déjà été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou à tout le moins similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination RAINCOL, représentée ci-après : La marque antérieure n° 3 741 349 porte sur le signe complexe DRAINCOLOR, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 6

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure, d’un élément verbal représenté dans une calligraphie particulière. Si, comme le soutiennent les opposants, les signes en cause ont en commun la séquence de lettres RAINCOL, cette circonstance ne saurait néanmoins suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent par la présence dans la marque antérieure des lettres d’attaque DR- et finales –OR, ce qui engendre des différences manifestes de longueur, de rythme et de sonorités d’attaque et finales. Les signes présentent donc une physionomie et une prononciation différentes. Intellectuellement surtout et comme le fait valoir la déposante, la marque antérieure sera perçue comme la juxtaposition de deux termes ayant chacun une signification, à savoir le terme DRAIN renvoyant à un tuyau servant à faire écouler l’eau des sols et le terme COLOR aisément traduit en français par couleur, évocations absentes du signe contesté lequel n’a aucune signification particulière. À cet égard, rien ne permet d’affirmer que la séquence -COL du signe contesté sera appréhendée « comme abrégé de COLOR », dès lors qu’elle n’en constitue nullement l’abréviation usuelle, cette séquence pouvant tout au plus être perçue comme renvoyant au terme « colle » ou « col », en raison de son identité phonétique. En outre, les opposants ne sauraient raisonnablement soutenir que « (…) les termes « RAIN » et « COL », pris comme abrégé de « COLOR », sont des termes appartenant au vocabulaire anglais de base. Le consommateur moyen français les traduira donc facilement en « pluie » et « couleur » évoquant ainsi la couleur de la pluie qui est grise et qui rappelle le béton, produit visé par chacune des marques en présence (…) », lesquels constituent une interprétation purement fantaisiste. Au mieux, le consommateur percevra le terme basic anglais RAIN, traduit comme « pluie » en français, lequel ne se retrouve pas dans la marque antérieure. Ainsi, si les signes comptent sept lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur n’appréhendera pas le signe contesté RAINCOL comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure, mais comme un signe avec des différences suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuelle, phonétique et intellectuelle différente et écarter tout risque de confusion. La dénomination contestée RAINCOL n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure DRAINCOLOR, dont elle ne saurait être perçue comme la déclinaison, contrairement à ce que soutiennent les opposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. 7

Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services sont identiques ou à tout le moins similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. 8

B. S ur le fondement de la marque complexe internationale DRAINCOLOR n ° 1 202 0 72 désignant l’UE Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n° 1 202 072 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Les opposants sont tenus de prouver que la marque antérieure n° 1 202 072 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne du 19/02/2016 au 19/02/2021 inclus, pour les produits suivants invoqués à l’appui de l’opposition : « Matériaux de construction non métalliques, tels que ciment, béton, mortier, pierre, chaux, plâtre, gravier, sable, carreaux, cloisons, briques, tuiles, mosaïques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques tels que modules, panneaux, colonnes préalablement coulées et monuments non métalliques, objets d’art en pierre; matériaux de construction non métalliques, bétons et mortiers à base de ciment ou d’anhydrite, auto-plaçants ou auto-nivelants permettant la construction et la rénovation des sols sur tous supports pour tous revêtements ». Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques, tels que ciment, béton, mortier, pierre, chaux, plâtre, gravier, sable, carreaux, cloisons, briques, tuiles, mosaïques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; matériaux de construction non métalliques, bétons et mortiers à base de ciment ou d’anhydrite, auto-plaçants ou auto-nivelants permettant la construction et la rénovation des sols sur tous supports pour tous revêtements » de la marque antérieure n° 1 202 072. Sur la comparaison des produits Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou à tout le moins similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. Sur la comparaison des signes La marque antérieure n° 1 202 072 porte sur le signe complexe DRAINCOLOR, représenté ci-après : Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, la dénomination contestée RAINCOL ne doit pas être considérée comme similaire à la marque complexe antérieure DRAINCOLOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 9

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques ou à tout le moins similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée RAINCOL peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 10