R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OP21-2169 15/11 /2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B V a déposé le 17 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 734 064 portant sur le signe complexe E-SCULPT MUSCLES EASY.

Le 12 mai 2021, la société BTL Industries (société de droit bulgare) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EMSCULPT déposée le 29 septembre 2017 et enregistrée sous le n°017 263 799, dont elle indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure » de la demande contestée.

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments produisant l’énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique, mécanique ou thermique; appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments pour remodeler le corps, éliminer les graisses, réduire la taille de certaines parties du corps, remédier au relâchement de la peau, réduire la cellulite, rajeunir la peau, réduire les rides, réduire les cicatrices, réduire les vergetures; les appareils médicaux précités à l’exception des appareils pour soigner les rhinopharyngites, y compris inhalateurs et irrigateurs nasaux; appareils de massage esthétique, notamment les appareils pour le drainage lymphatique, l’amélioration de la circulation des fluides corporels; appareils de thérapie physique, notamment les appareils pour le traitement de la douleur, la suppression des crampes musculaires; appareils de massage esthétique; appareils et instruments gynécologiques et urologiques; appareils et instruments dentaires; appareils de rééducation physique à usage médical; équipement de thérapie physique; appareils pour la physiothérapie et la réeducation à usage médical; lits construits spécialement pour les soins médicaux; dispositifs contraceptifs; prothèses; articles orthopédiques; matériels de suture ; services médicaux; services de gynécologie; location d’équipements médicaux; chirurgie esthétique et plastique; services de salons de beauté; services de salons de beauté; services de salons de beauté; services de liposuccion; élimination de la cellulite ».

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La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Les produits et services suivants : « appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens ; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Les « appareils de culture physique; appareils de gymnastique » de la demande contestée s’entendent de machines destinées au grand public et commercialisées par des magasins d’équipements sportifs, dont la fonction est de permettre au public la pratique d’une activité physique.

Ces appareils peuvent dans certains cas bien déterminés, à l’instar des « appareils de rééducation physique à usage médical ; équipement de thérapie physique » de la marque antérieure, être employés par des professionnels de santé et utilisés par des patients dans le cadre d’une thérapie physique et de réadaptation.

Force est cependant de constater que les « appareils de rééducation physique à usage médical ; équipement de thérapie physique » précités n’en demeurent pas moins des machines à destination exclusive des professionnels de la médecine physique et de leurs patients, commercialisés par des entreprises spécialisées dans le domaine de l’équipement pour la rééducation physique, et utilisées afin de mettre en œuvre une thérapie physique.

C’est pourquoi, les « appareils de culture physique; appareils de gymnastique » de la demande contestée et les « appareils de rééducation physique à usage médical ; équipement de thérapie physique » de la marque antérieure apparaissent similaires à un faible degré.

En revanche, les produits suivants : « biberons; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement qui s’entendent d’articles de puériculture, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments produisant l’énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique, mécanique ou thermique ; les appareils médicaux précités à l’exception des appareils pour soigner les rhinopharyngites, y compris inhalateurs et irrigateurs nasaux » de la marque antérieure, lesquels regroupent l’ensemble des appareils et instruments utilisés par les médecins et chirurgiens pour établir un diagnostic.

Ces produits ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination, contrairement aux arguments de la société opposante.

En effet, répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (clientèle souhaitant alimenter des nourrissons pour les premiers / professionnels de la médecine dans la pratique de leur art pour les seconds).

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A cet égard, il ne saurait suffire d’affirmer, pour les déclarer similaires, que les produits précités de la demande contestée « sont susceptibles de constituer des dispositifs médicaux soumis à une réglementation spécifique ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » de la demande d’enregistrement contestée, dont la fonction est de venir renforcer la protection offerte par certains vêtements de sport, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils pour le drainage lymphatique, l’amélioration de la circulation des fluides corporels ; appareils de thérapie physique, notamment les appareils pour le traitement de la douleur, la suppression des crampes musculaires » de la marque antérieure, qui s’entendent d’appareils médicaux destinés à des soins ciblés et ayant une visée thérapeutique.

Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, l’usage des premiers n’étant pas nécessaire à celui des seconds, ni inversement.

Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments avancés par la société déposante.

Les « services vétérinaires » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de services visant au soin et au traitement curatif des différentes affections propres aux animaux rendus par les vétérinaires ne sont pas inclus dans la catégorie générale des « services médicaux » de la marque antérieure, qui constituent des prestations médicales à destination des humains.

Ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, objet et destination. Répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (vétérinaires pour les premiers / médecins pour les seconds).

En effet, les services précités de la demande contestés sont exclusivement destinés aux êtres humains, les services destinés aux animaux ayant des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de ceux destinés aux êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués.

Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « services vétérinaires » de la demande d’enregistrement, précédemment définis, ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire aux « appareils et instruments médicaux » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas l’usage des seconds, lesquels relèvent d’un domaine distinct.

Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe E-SCULPT MUSCLES EASY, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal EMSCULPT.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une lettre et de trois éléments verbaux présentés de façon particulière et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.

Visuellement, les éléments verbaux E-SCULPT et EMSCULPT en présence sont de longueur comparable (respectivement sept et huit lettres) et ont sept lettres en commun sur huit placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences d’attaque et finales E / SCULPT, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.

Phonétiquement, ces dénominations possèdent le même rythme dissyllabique ainsi que la sonorité finale [sculpt].

La différence tenant à la présence au sein de la marque antérieure de la lettre M n’est pas de nature à exclure la perception globale très proche des dénominations en présence, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre placée au centre de la marque antérieure et a peu d’incidence phonétique, ces dénominations demeurant en outre marquées par des séquences d’attaque et finales strictement identiques.

Les ressemblances précitées confèrent donc aux signes une même impression d’ensemble.

Les signes diffèrent, par ailleurs, par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux MUSCLES EASY.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté tend à renforcer cette même impression d’ensemble.

En effet, les éléments verbaux E-SCULPT et EMSCULPT en présence apparaissent distinctifs au regard des produits et services en présence, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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En outre, au sein du signe contesté, l’ensemble verbal E-SCULPT apparaît essentiel en raison de sa taille prépondérante et de sa position d’attaque.

En outre, il est suivi des termes MUSCLES EASY, lesquels sont inscrits sur une ligne inférieure dans une police de caractères de plus petite taille et apparaissent comme un slogan commercial se rapportant à la nature des produits et services proposés, permettant de se muscler facilement.

Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes en cause.

Le signe complexe contesté E-SCULPT MUSCLES EASY est donc similaire à la marque antérieure verbale EMSCULPT.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.

A cet égard, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des « thérapies non invasives permettant la prise de muscle et l’élimination des graisses ».

En l’espèce, le risque de confusion est donc accentué par cette grande connaissance de la marque antérieure ainsi que par le degré élevé de similarité des signes en cause.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure et du degré élevé de similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services suivants : « appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens ; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « biberons ; tétines de biberons ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; services vétérinaires », qui n’ont pas été reconnus similaires aux produits et services de la marque antérieure.

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A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe un degré élevé de similarité entre les signes ainsi qu’un degré minimal de similarité entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONCLUSION

Le signe complexe contesté E-SCULPT MUSCLES EASY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens ; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

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