OPP 21-2209 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SATA (SAEM) a déposé le 26 février 2021 la demande d’enregistrement n° 4737321 portant sur le signe verbal SATA GROUP. Le 18 mai 2021, la société SATA GmbH & Co.KG (société régie selon les lois de l’Al emagne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination SATA, déposée le 25 avril 2017 et enregistrée sous le n° 016632424, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal SATA RPS, déposée le 8 avril 2014 et enregistrée sous le n° 012773248, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination SATA, déposée le 31 juil et 2013 et enregistrée sous le n° 012030607, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; objets d’art gravés ; mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Vêtements ; chemises ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de ski ; formation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». A. Sur le fondement de la marque n° 016632424 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque n° 016632424 est formée contre les services suivants : « formation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Enseignement ; Formation éducative ; Formation en informatique ; Location d’instruments didactiques ; Formation pratique [démonstration] ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n° 016632424, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SATA GROUP. La marque antérieure porte sur la dénomination SATA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun l’élément SATA, présenté en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence du terme GROUP dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme SATA apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. Ce terme SATA, constitutif de la marque antérieure, apparaît en outre dominant dans le signe contesté, compte tenu de sa position en attaque qui le rend immédiatement perceptible et du fait que le terme anglais GROUP qui le suit n’est pas distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il désigne usuel ement la forme de l’entité commerciale à l’origine des services rendus. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal SATA GROUP est donc similaire à la marque antérieure SATA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque n° 012773248 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque n° 012773248 est formée contre les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; objets d’art gravés ; mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Récipients en carton ; Matériaux d’embal age en carton ; Boîtes en carton on en papier ».

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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « articles de papeterie ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « produits de l’imprimerie ; photographies ; caractères d’imprimerie ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; objets d’art gravés ; mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’ouvrages, images ou documents reproduits par impression, de tiges de métal portant une lettre utilisée pour l’impression, de papier sous forme de matière brute utilisé notamment pour l’impression ou l’écriture, d’objets d’art produits par gravure, de morceaux de papier servant à se moucher et pour la table, tels que les nappes ou les serviettes, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Récipients en carton ; Matériaux d’embal age en carton ; Boîtes en carton ou en papier » de la marque antérieure, qui s’entendent de carton sous forme de matériaux bruts pour embal er et d’ustensiles creux fermés ou non, en carton ou en papier, destinés à contenir des choses. En effet, ces produits répondent à des besoins différents (produits imprimés destinés à être lus, à décorer ou servant à l’impression pour les premiers, produits utilitaires destinés au rangement et à l’embal age pour les seconds) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution. Ainsi, on ne saurait admettre l’argument de la société opposante soutenant que « les produits de l’imprimerie visés dans la demande d’enregistrement contestée désignent une catégorie générale de produits qui sont imprimés et qui incluent ceux revendiqués à la marque antérieure ». On ne saurait pas plus admettre les arguments de la société opposante fondés sur l’idée que des produits seraient similaires du simple fait qu’ils soient constitués de papier ou de carton, ces matériaux intervenant dans la composition de nombreux produits aux applications très diverses et destinés à des publics très différents. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont en partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 012773248. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SATA GROUP. La marque antérieure porte sur le signe verbal SATA RPS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux constitués de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun l’élément SATA présenté en attaque dans les deux signes, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément GROUP dans le signe contesté et de l’élément RPS dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

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En effet, le terme SATA apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Ce terme SATA apparaît en outre dominant dans le signe contesté, comme cela a été démontré précédemment. Le terme SATA apparaît également dominant dans la marque antérieure, compte tenu du fait qu’il se présente en attaque et qu’il est plus facile à prononcer que l’acronyme RPS qui le suit en complément. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal SATA GROUP est donc similaire à la marque antérieure SATA RPS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. C. Sur le fondement de la marque n° 012030607 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque n° 012030607 est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chemises ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de ski ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Masques de protection contre les accidents ou les blessures ; Chapel erie de protection contre les blessures ; Articles de chapel erie de protection ; Chaussures de protection [contre les accidents ou les blessures] ; Gants de protection contre les accidents ou les blessures ; Masques de protection ; Vêtements de protection avec propriétés respirantes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; chemises ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de ski » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits de consommation courante destinés à l’habil ement, à la parure et à la pratique du ski, ne présentent manifestement pas les mêmes fonction et destination que les produits suivants : « Masques de protection contre les accidents ou les blessures ; Chapel erie de protection contre les blessures ; Articles de chapel erie de protection ; Chaussures de protection [contre les accidents ou les blessures] ; Gants de protection contre les accidents ou les blessures ; Masques de protection ; Vêtements de protection avec propriétés respirantes » de la marque antérieure, qui s’entendent de matériels techniques de sécurité spécialement adaptés à la protection contre les accidents et les blessures. A cet égard, on ne saurait admettre l’argument de la société opposante soutenant que ces produits sont similaires, compte tenu du fait qu’ils « possèdent la même nature et destination, à savoir vêtements, gants, chaussure et habil ement destinés à couvrir et protéger le corps humain ».

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En effet, ces produits répondent à des besoins différents (habil ement, parure et sport pour les premiers, utilité technique de sécurité pour les seconds) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, ne sont pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n° 012030607.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SATA GROUP. La marque antérieure porte sur la dénomination SATA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes SATA GROUP ET SATA ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur similarité. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité entre les produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion ni de risque d’association sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SATA GROUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante, sur le fondement des marques n° 016632424 et 012773248.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants: « articles de papeterie ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; formation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités