OPP 21-4645 20/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame G M a déposé le 25 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 787 902 portant sur le signe verbal SORCIERES MODERNES. Le 13 octobre 2021, la société SYGIBEL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale CRÈME SORCIÈRE enregistrée le 7 novembre 2018 sous le n° 1 439 163 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la recevabilité des observations de la déposante La société opposante sollicite le rejet des observations de la déposante au motif qu’il existe une incertitude quant à la personne au nom et pour laquelle ces observations ont été transmises. En particulier, la société opposante soutient que « la marque contestée a été déposée par Madame G M alors que les observations transmises en défense sont communiquées pour le compte de « la société IBO et KOE … » et que de ce fait il existe une incertitude quant à l’identité de la personne répondant à ladite opposition. Toutefois, il ressort de l’extrait Kbis fourni par la déposante que la société IBO & KOE est une société par actions simplifiée à associé unique dont Madame G M est la présidente, de sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté quant à l’identité de la personne répondant à l’opposition. La société opposante soutient également que les observations transmises ne comportent pas de signature. A ce titre, elle se fonde sur les articles L. 422-4 et R. 712-13 du Code de la propriété intellectuelle qui disposent notamment que « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. Ces modalités s’appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande ». A cet égard, dans le cadre d’une procédure en ligne, les échanges entre les parties s’effectuent sous forme électronique sur le site internet de l’INPI via le portail électronique dédié. L’accès à ladite procédure est réservé soit au déposant lui-même, soit à son mandataire dûment habilité.

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En l’espèce, le compte client utilisé par la déposante pour présenter ses observations indique « IBO & KOE, M G MARQUES ». Ce compte client a été validé par l’Institut après vérification de sa qualité pour agir. Ainsi, les observations transmises par la déposante via le portail électronique dédié émanent nécessairement de Madame G M Les observations communiquées par la déposante sont en conséquence recevables. B. AU FOND Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d’éclairage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de soins et de traitements capillaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « bougies pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « huiles essentielles » de la marque antérieure dès lors que les seconds n’entrent pas nécessairement et obligatoirement dans la composition des premiers. Le fait que des huiles parfumées soient parfois ajoutées aux bougies pour leur conférer des qualités odorantes ne saurait suffire à considérer ces produits comme complémentaires dès lors que cette relation ne présente aucun caractère obligatoire. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (drogueries et magasins de décoration pour les premiers, parapharmacies et magasins bio pour les seconds). Ces produits ne sont donc ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

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Enfin, en n’établissant aucun lien entre les produits suivants : « Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SORCIERES MODERNES, ci-dessous reproduit: La marque antérieure porte sur le signe verbal CRÈME SORCIÈRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme SORCIERE(S), au pluriel dans le signe contesté et au singulier dans la marque antérieure, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. A cet égard, intellectuellement, la déposante ne saurait valablement soutenir que dans le signe contesté le terme SORCIERES « évoque une personne de contes de fée » alors que, au sein de la marque antérieure, le terme SORCIÈRE, employé comme adjectif « évoque quelque chose de mystérieux, aux vertus particulières ». En effet, rien ne permet d’affirmer que cette différence d’évocation, au demeurant très faible, sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes qui, au contraire, verra dans les deux signes la même référence à une entité, personne ou produit, dotée de pouvoirs surnaturels.

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Les signes diffèrent par la présence du terme MODERNES dans le signe contesté et par celle du terme CRÈME dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SORCIERE(S) apparaît parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « l’usage du mot SORCIERE dans le monde des marques … constitue … un mot usuel ». En effet, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant les produits en cause, l’existence de seulement sept marques comportant l’élément SORCIERE(S) apparaît peu significative et ne saurait permettre de démontrer la banalité de ce terme au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme SORCIERES présente un caractère dominant dès lors que l’adjectif MODERNES qui le suit se rapporte directement à celui-ci pour le qualifier, le mettant ainsi en exergue. De surcroît, l’adjectif MODERNES apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en évoque une caractéristique à savoir d’être des produits innovants, à l’avant-garde du progrès. Au sein de la marque antérieure, le terme SORCIÈRE présente également un caractère dominant dès lors que le terme CRÈME qui le précède apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il désigne leur nature. Ce caractère descriptif de l’objet des produits en cause, loin de lui conférer un caractère prépondérant comme l’affirme la déposante, rend au contraire ce terme secondaire, inapte à retenir l’attention du consommateur malgré sa position d’attaque. Dès lors, il importe peu que le terme SORCIERE(S) « ne se situe pas en même position » dans les deux signes dès lors qu’il constitue le seul élément apte à retenir l’attention du consommateur en raison de son caractère distinctif et dominant dans les deux signes comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « lorsque la société IBO et KOE a enregistré le signe « SORCIERE MODERNE », phonétiquement semblable au signe objet de l’opposition, (…) aucune procédure d’opposition n’a été initiée par SYGIBEL » dès lors que les titulaires de droits antérieurs sont seuls juges de l’opportunité des procédures qu’ils entendent engager. Ne sauraient enfin être prises en considération les décisions de l’EUIPO et celle de l’INPI citées par la déposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté SORCIERES MODERNES est donc similaire à la marque verbale antérieure CRÈME SORCIÈRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SORCIERES MODERNES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.