OP21-4679 28 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M N D et T M D O ont déposé le 27 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 788 338 portant sur le signe alphanumérique ADN8. Le 19 octobre 2021, la société ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. (société de droit espagnol), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure ADN X ADOLFODOMINGUEZ, déposée le 26 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 018171260. Le 27 octobre 2021, l’Institut a notifié aux déposantes un relevé d’irrégularités matérielles constatées dans leur demande et les invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti qui expirait le 11 décembre 2021. Le 8 décembre 2021, les déposantes ont sollicité une prolongation du délai de réponse d’un mois supplémentaire, via le portail dédié aux oppositions. L’opposition a été notifiée aux déposantes par courrier du 23 novembre 2021 sous le n° 21-4679. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1

Aucune régularisation matérielle n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, ce dernier a notifié aux déposantes, par courrier émis le 11 janvier 2022, une décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « sacs ; vêtements ; chaussettes ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Sacs, portefeuilles, malles et valises; Portefeuilles de poche, porte-documents en peau, cuir et nylon; Mallettes pour documents; Porte-monnaie, autres qu’en métaux précieux; Trousses de voyage et étuis pour clés (maroquinerie); Sacs à dos, havresacs, Housses de transport pour costumes, housses pour chemises et housses pour vêtements; Cuir et imitations cuir; Peaux d’animaux; Parapluies; Parasols; Cannes; Sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport. Vêtements; Chaussures; Chapellerie. Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de parfumerie et fragrances, préparations de nettoyage et soins du corps, produits de maquillage, savons et gels, produits de bain, déodorants et produits de toilette contre la transpiration, préparations pour les soins de la peau, préparations et traitements pour les cheveux, produits pour l’épilation et le rasage; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de produits pour le soin et le nettoyage des animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations nettoyantes et parfumantes, fragrances pour la maison; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux d’équipements audiovisuels et d’équipements de communication, dispositifs de stockage de données, équipements et accessoires pour le traitement de données (électriques et mécanique), lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes, accessoires pour lunettes; Services de vente au détail et de vente en gros dans des magasins et par le biais de réseaux informatiques mondiaux d’appareils optiques grossissants et correcteurs, dispositifs photographiques et audiovisuels, appareils audio et récepteurs radio; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de joaillerie, 3

instruments pour mesurer le temps, montres, statues et figurines faites en ou revêtues de métaux précieux ou pierres précieuses ou semi-précieuses, ou imitations de ceux-ci, ornements faits en ou revêtus de métaux ou pierres précieuses ou semi-précieuses, ou imitations de ceux-ci, écrins et étuis pour montres, étuis à lunettes; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de sacs et articles pour empaqueter, conditionner et stocker, papier, carton et matières plastiques, produits de papeterie et matériel d’enseignement, nécessaires pour l’écriture et la reliure, albums de photographie et pour les collectionneurs, produits de l’imprimerie, livres, magazines et publications, papier et carton; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de parapluies et parasols, cannes, bagages, sacs, portefeuilles et autres porte-objets, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et bandoulières, courroies, ceintures, porte-billets, sacs, sacs de voyage, valises, serviettes (maroquinerie), sacs à dos, porte-monnaie, étuis à lunettes, étuis pour appareils électroniques, en cuir, peau d’animaux et imitations de celles-ci, articles de sellerie, cravaches et équipements pour chevaux; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de tissus, produits textiles et substituts de produits textiles, housses pour meubles, rideaux, étiquettes, tentures murales, linge blanc, linge de cuisine et linge de table, linge de lit et couvertures, linge de bain, matières textiles filtrantes; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux d’articles de chapellerie, vêtements, chaussures; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux d’accessoires pour le linge, articles de couture et articles textiles décoratifs; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux mondiaux d’équipements et articles de sport, articles pour décorations de fêtes, jouets, jeux, articles de jeu; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de relations publiques; Services de présentation et de démonstration de produits; Services d’exposition et de salon; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Mise à disposition d’espace, de temps et de supports publicitaire; Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Assistance commerciale aux entreprises en matière d’établissement de franchises ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposantes. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique ADN8. 4

La marque antérieure porte sur le signe figuratif ADN X ADOLFODOMINGUEZ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et du chiffre 8 et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, accompagnée d’autres éléments, agencés selon une présentation particulière. Sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels, les signes ont en commun la séquence ADN, présentée en attaque au sein du signe contesté, et représentée par l’intermédiaire d’une police d’écriture de grande taille au sein de la marque antérieure. Ces signes diffèrent par la présence du chiffre 8 au sein du signe contesté, ainsi que par la présence de l’élément verbal ADOLFODOMINGUEZ, par sa présentation et par la présence d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément verbal ADN, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause. L’élément verbal ADN présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque, mais également en ce que le chiffre 8 qui le suit est susceptible d’être perçu comme la simple référence à une gamme de produits. L’élément verbal ADN présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure puisqu’il surmonte l’élément verbal ADOLFODOMINGUEZ qui par sa taille inférieure et sa position en bas du signe apparaîtra accessoire. A cet, égard, la présentation des éléments verbaux de la marque antérieure ainsi que la présence d’éléments figuratifs, n’ont qu’une faible incidence sur la perception d’ensemble dudit signe par le consommateur, dès lors qu’ils ne sont pas de nature à altérer le caractère 5

immédiatement perceptible et essentiel de l’élément verbal ADN mis en exergue au sein de la marque antérieure par la taille de ces caractères, ce que ne contestent pas les déposantes. Ce faisant, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique contesté ADN8 est donc similaire à la marque figurative antérieure ADN X ADOLFODOMINGUEZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique contesté ADN8 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure ADN X ADOLFODOMINGUEZ. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 788 338 est rejetée. 6

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