OPP 19-3487 8 septembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ALTIPLANO (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 mai 2019, la demande d’enregistrement n° 19/ 4550287 portant sur le signe verbal KARABOX. Le 31 juillet 2019, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la demande d’enregistrement de marque verbale de l’Union européenne ZARA, déposée le 5 mars 2010, sous le n° 008929952, sur le fondement du risque de confusion. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services La demande d’enregistrement désigne des produits et des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs et la notoriété de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue. Suite à son rejet partiel par l’EUIPO, la demande de marque antérieure ZARA a fait l’objet d’une transformation en demande d’enregistrement de marque française. L’Institut a attribué le n° 4 906 953 à la demande d’enregistrement issue de cette transformation. Suite à la publication de l’enregistrement de cette demande de marque française dans le BOPI 2023- 12 du 24 mars 2023, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure. Ce courrier invitait la titulaire de la demande contestée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Aucune observation en réponse en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci. II.- DÉCISION Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et les services suivants : « appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants » ; Suite à l’enregistrement de la marque verbale de l’Union Européenne ZARA n° 008 929 952 et de la marque française n° 4 906 953 issue de la transformation, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’ information et les ordinateurs; équipement périphérique pour ordinateurs; appareils téléphoniques; logiciels de jeux; programmes informatiques (programmes enregistrés); batteries électriques; livres ; photographies. Éducation; formation; fourniture de services dans le domaine du divertissement; activités sportives et culturelles; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation et conduite de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

conférences, congrès; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; organisation de concours (activités à buts éducatifs ou récréatifs). Services de restauration (alimentation), Logement temporaire; Services hôteliers, Services de garde d’enfants [crèches d’enfants] ». CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants » sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure, l’Institut reprenant pour son compte l’argumentation développée par la société opposante à ce sujet. CONSIDERANT, en revanche, que les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de postes de télévision » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services visant à mettre des films et des postes de télévision à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps déterminé, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « fourniture de services dans le domaine du divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ; Qu’en effet, les services précités de la demande d’enregistrement n’ont pas nécessairement et directement pour objet de divertir ; Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination KARABOX reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ZARA présentée en lettre majuscules d’imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun la séquence de lettres –ARA ; que toutefois, cette seule circonstance ne saurait entraîner un risque de confusion entre les signes ; Qu’en effet, visuellement, les dénominations KARABOX et ZARA se distinguent nettement par leur longueur (respectivement sept et quatre lettres), par la substitution de la lettre K à la lettre Z en attaque du signe contesté et par la présence de la séquence –BOX dans le signe contesté, ce qui entraîne des modifications de physionomie d’autant plus perceptibles qu’elles portent sur les lettres K et Z, consonnes peu usitées en langue française ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contestée et deux temps pour la marque antérieure), leurs sonorités (sonorités [ka-ra-box] pour le signe contesté, sonorités [za-ra] pour la marque antérieure) ; Que si l’élément verbal KARA du signe contesté et la marque antérieure ZARA sont susceptibles de faire tous les deux référence à un prénom féminin, cette circonstance n’est pas suffisante pour engendrer un risque de confusion entre les signes ; qu’en effet, la différence de leur lettre d’attaque est parfaitement perceptible visuellement et phonétiquement ; qu’en outre, le signe contesté se compose également du terme BOX qui, bien que susceptible d’évoquer le mode de commercialisation de certains des produits et des services en cause, participe à l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence ; Qu’ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. CONSIDERANT que le signe verbal contesté KARABOX ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure ZARA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion CONSIDERANT que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et en dépit de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés ; Que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte que l’identité ou un fort degré de similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’en outre, s’il est vrai également, comme le souligne la société opposante, que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure bénéficie d’une connaissance par une grande partie du public concerné par les produits en cause ; Que toutefois, la connaissance de la marque antérieure sur le marché de certains des produits en cause et l’identité et la similarité de certains des produits et des services concernés ne sauraient avoir pour effet de créer en l’espèce un risque de confusion entre les signes en présence, du fait des différences visuelles et phonétiques précédemment relevées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

CONCLUSION CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal KARABOX peut être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI