OPP 2019-4296/DDL 02/12/2019

DECISION D’IRRECEVABILITE

D’UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 6

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 26 septembre 2019, la société MCDONALD’S INTERNATONAL PROPERTY COMPANY LTD (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de la marque BIGY MAC en se prévalant de ses droits sur la marque de l’Union européenne BIG MAC n° 017305079.

Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique fonder son opposition sur une « marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris » . Dans l’exposé des moyens, elle indique invoquer la renommée de la marque antérieure « en application de l’article 9.2.c du Règlement sur la Marque de l’Union européenne No 2017/2011 ».

L’Institut a notifié le 17 octobre 2019 à l’opposant un projet d’irrecevabilité de cette opposition auquel il n’a pas répondu.

II.- DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

CONSIDERANT que l’article R. 712-15 du Code de la propriété intel ectuel e dispose qu’« Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et par la décision mentionnée à l’article R 712-26 » ;

Que l’article R 712-13 indique que « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l’article L. 712-4 (…) » ;

Que l’article L. 712-4 dispose qu’« opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ; 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ; 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ; 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut »

Que la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 modifiée, relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques, dispose en son article 4 II, a) que « L’opposant fournit : (…)- Si la marque antérieure est une marque non déposée, mais notoire, les pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée » ;

Qu’en l’espèce la société opposante a opté, en formant son opposition, pour une atteinte à une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris ;

Que toutefois, elle précise dans les annexes de son opposition que la marque antérieure est la marque de l’Union européenne BIG MAC n° 17305079 ;

Que cette marque est une marque enregistrée, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ de la protection des marques non déposées mais notoires au sens de la Convention d’Union de Paris ;

Que par ailleurs, la société opposante ne peut invoquer l’application du Règlement sur la Marque de l’Union européenne No 2017/2011, dès lors qu’en l’état actuel du droit français, conformément à l’article L. 712-4 du code précité, la procédure d’opposition n’est pas ouverte au titulaire d’une marque enregistrée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de sa marque ;

Qu’en conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.

Diane DRUMMOND, juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Christine B responsable de pôle