OPP22-4589 08/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PARENTHESE CAFE SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 3 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4894982 portant sur la marque verbale HERBASENS. Le 23 novembre 2022, la société BELHYPERION (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des marques suivantes :

- marque verbale HERBESAN, déposée le 25 mars 2009, enregistrée sous le numéro 3639363, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- marque verbale HERBESAN, déposant le 28 décembre 2018, enregistrée sous le numéro 4511556, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Le 15 mars 2023, la société déposante a procédé au retrait partiel de la demande contestée. Ce retrait a été inscrit le 16 mars 2023 sous le numéro 0880013. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Suite au retrait partiel précité de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération et ayant été opposé dans le cadre de la présente procédure est le suivant : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire; sucre ; pâtisseries ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucreries ; boissons à base de thé ». A cet égard, les « confiserie » de la demande contestée n’ayant pas été visées au sein du récapitulatif de l’opposition et l’exposé des moyens ayant été fourni postérieurement à la date du dépôt de l’opposition, ces produits ne sauraient être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 A. S ur le fondement de la marque n° 3639363 Sur la comparaison des produits La présente comparaison est faite à l’égard des produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations de vitamines ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine ; infusions médicinales ; succédanés de café ; compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; boissons à base de thé ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; » de la demande contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des produits d’hygiène intime qui n’ont pas de finalité thérapeutique alors que les seconds désignent des produits ayant une finalité thérapeutique, médicale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Si ces produits peuvent être « distribués dans les mêmes lieux de vente que sont les pharmacies », il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés sur des étalages différents. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HERBESAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée, tout comme la marque antérieure, est composée d’une dénomination unique. Ainsi que le souligne la société opposante, les dénominations HERBASENS, du signe contesté, et HERBESAN, de la marque antérieure, sont toutes deux composées d’un terme trisyllabique, de même longueur, comportant six lettres identiques et comportant la succession de lettres HERB-S-N, placées dans le même ordre. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes. En effet, la séquence d’attaque commune HERB-/ HERBE (clairement identifiable au sein des signes en cause) présente un caractère très faiblement distinctif au regard des produits visés en renvoyant directement à leur composition. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune du terme HERB- / HERBE, même en position d’attaque ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence. En outre, les signes présentent des différences d’ensemble. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 En effet, visuellement, les dénominations HERBASENS de la demande contestée et HERBESAN de la marque antérieure diffèrent par leur séquence finale : respectivement SENS et SAN. A cet égard, si les séquences précitées présentent des similarités (reproduction des lettres -S- N-), cette circonstance risque d’échapper au consommateur qui n’a pas les deux signes sous les yeux simultanément ni à l’oreille dans des temps rapprochés et ne se livrera pas à une comparaison détaillée. Phonétiquement, les dénominations HERBASENS et HERBESAN se distinguent par leurs sonorités centrales et finales ([asèns] / [ésan]). Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces deux séquences ne sont pas proches d’un point de vue phonétique, leurs sonorités finales étant distinctes. Intellectuellement, la référence commune au terme « herbe » n’est pas signifiante compte tenu de l’absence de caractère distinctif de cette séquence. En outre, la séquence finale –SENS du signe contesté est susceptible d’être perçu comme faisant référence à une faculté d’éprouver les impressions que font les objets matériels (sensation) ou correspondant à un organe récepteur spécifique (sentir). Ainsi, les dénominations HERBASENS et HERBESAN en cause présentent une impression d’ensemble distincte. Le signe verbal HERBASENS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure HERBESAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. B. S ur le fondement de la marque n° 4511556 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 Sur la comparaison des produits La présente comparaison est faite à l’égard des produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ; sucre ; pâtisseries ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucreries ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques, dentifrice, produits pour la gorge à usage non médical, produits pour le nez à usage non médical, huiles essentielles, savons, parfums, produits de toilette non médicinaux, produits pour le soin de la peau, produits d’hygiène pour le corps et le visage, produits cosmétiques pour bébés et enfants, produits cosmétiques pour les cheveux ; Produits pour la gorge à usage médical, produits pour le nez à usage médical, désinfectants et antiseptiques à usage médical, confiseries diététiques, produits de la ruche transformés à usage médicinal ou thérapeutique, produits de la ruche en tant que compléments alimentaires ; bonbons médicamenteux ; gommes à mâcher à usage médical, reconstituants à usage médical ; Miel, sucre, préparation à base de miel, préparations à base de sucre, confiseries, produits de la ruche pour alimentation humaine, bonbons, sucreries, gommes à mâcher, sirop à base de miel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal HERBESAN. Le signe contesté doit être considéré comme étant différent de la présente marque antérieure dès lors que cette dernière est identique à la première marque antérieure. Il convient donc de se référer au développement précédent. Le signe verbal HERBASENS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure HERBESAN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HERBASENS peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI