NL23-0049 Le 1er mars 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 6 mars 2023, la société par actions simplifiée CITYA IMMOBILIER (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0049 contre la marque

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verbale

n° 18/ 4454538 déposée le 19 mai 2018, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée CITYZIA est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-50 du 14 décembre 2018. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 36 : estimations immobilières ; investissement de capitaux à l’exclusion de tout service de conseil en investissement participatif et d’activité de club deal ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la dénomination sociale antérieure CITYA IMMOBILIER immatriculée le 15 janvier 1991 sous le n° 380 435 248 au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par ce dernier, la demande en nullité lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 28 mars 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Cette notification, présentée au titulaire de la marque contestée le 31 mars 2023, a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». 7. Le 23 mai 2023, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquelles ont été notifiées au demandeur. 8. Le 5 juillet 2023, le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquelles ont été notifiées au titulaire de la marque contestée. 9. Le 10 août 2023, le titulaire de la marque contestée a sollicité une suspension de la procédure en raison de sa mise en liquidation judiciaire. 10. Le 17 août 2023, l’Institut a suspendu la procédure à la date de la sollicitation de la suspension par le titulaire de la marque contestée, dans l’attente d’informations complémentaires. 11. Le 12 septembre 2023, les parties ont été informées de la reprise de la procédure, en présence des informations nécessaires relatives à la désignation du liquidateur judiciaire de la société titulaire de la marque contestée. 2

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12. Le 14 septembre 2023, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse, lesquelles ont été refusées par l’Institut, seul le liquidateur judiciaire étant habilité à intervenir dans la présente procédure. Le liquidateur judiciaire a fourni de nouvelles observations en réponse, dans le délai imparti, lesquelles ont été notifiées au demandeur. 13. Le 18 octobre 2023, le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquelles ont été notifiées au titulaire de la marque contestée. Prétentions du demandeur 14. D ans son exposé des moyens , le demandeur invoque une atteinte à sa dénomination sociale antérieure CITYA IMMOBILIER et fournit des documents afin de démontrer les activités réellement exercées. Il soutient qu’il existe une identité des services de la marque contestée et des activités invoquées, et une similitude des signes en cause qui présentent les termes proches CITYZIA de la marque contestée et CITYA du droit antérieur invoqué. A cet égard, il estime que le terme IMMOBILIER au sein de la dénomination sociale antérieure est dépourvu de caractère distinctif au regard des activités exercées. Il conclut à un risque de confusion entre les droits en présence. Il demande, en outre, le remboursement des frais de procédure. 15. D ans ses premières observations , le demandeur réitère ses précédents arguments et ajoute, en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée, des éléments concernant l’exploitation de ses marques, bien que rappelant que la présente action est fondée sur une dénomination sociale et non sur des marques. Il souligne que le titulaire de la marque contestée ne conteste pas la comparaison des services et activités en présence. Il étaye ses arguments quant à la comparaison des signes, en réponse au titulaire de la marque contestée. Dans ses secondes observations, le demandeur le demandeur réitère ses précédentes observations et ajoute quelques éléments quant à la comparaison des signes, en réponse au titulaire de la marque contestée. A l’appui de ses observations, le demandeur a communiqué les pièces suivantes : Annexe 0 – Extrait Kbis de la société CITYA IMMOBILIER Annexe 1 – Changement de dénomination sociale du 23 septembre 2003 Annexe 2 – Changement de dénomination sociale du 7 juillet 2004 Annexe 3 – Carte professionnelle autorisant aux activités de transaction immobilière, valable de 2006 à 2015 3

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Annexe 4 – Carte professionnelle autorisant aux activités de gestion immobilière, valable de 2006 à 2015 Annexe 5 – Carte professionnelle autorisant aux activités de transaction, gestion et syndic, valable de 2016 à 2019 Annexe 6 – Extraits de factures de gestion immobilière de 2014 à 2017 Annexe 7 – Extraits de factures d’activités de syndic de 2014 à 2018 Annexe 8 – Extrait des Archives du Web – Mentions légales www.citya.com Annexe 9 – Extrait des Archives du Web – Activités exploitées sur le site internet www.citya.com Annexe 10 – Recherche Google ‘citya immobilier’ excluant les résultats postérieurs à mai 2018 Annexe 11 – Extraits d’articles de presse mentionnant CITYA IMMOBILIER Annexe 12 – Publications sur les réseaux sociaux 12.1 Extraits du compte Facebook de CITYA IMMOBILIER 12.2 Extraits du compte YouTube de CITYA IMMOBILIER Annexe 13 – Echantillon de publicités CITYA IMMOBILIER Prétentions du titulaire de la marque contestée 16. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée présente des développements quant aux différents droits, notamment des marques, détenus par le demandeur. Il estime que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences importantes, en sorte qu’ils ne sont pas similaires. Il en conclut qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les droits en présence. 17. D ans ses secondes observations en réponse , le titulaire de la marque contestée insiste sur le fait qu’un dépôt de marque du demandeur est ultérieur au dépôt de la marque contestée. Il insiste également sur la prononciation en deux temps du terme CITYA, qui engendrerait des différences phonétiques entre les signes en présence. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 18. La marque contestée a été déposée le 19 mai 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 19. En conséquence, la disponibilité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 4

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Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 20. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 21. En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 22. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 23. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 24. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). a. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale CITYA IMMOBILIER pour les activités invoquées 25. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale CITYA IMMOBILIER les activités suivantes : « Activités immobilières ; activités d’agences immobilières ; gestion de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; intermédiaire dans le cadre de transactions immobilières ; syndic ; Conseils en investissements notamment immobiliers ; conseils en gestion de patrimoine ». 26. La marque contestée a été déposée le 19 mai 2018. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 27. A cet effet, le demandeur a produit notamment les documents suivants : Annexe 0 – Extrait Kbis de la société CITYA IMMOBILIER Annexe 1 – Changement de dénomination sociale du 23 septembre 2003 5

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Annexe 2 – Changement de dénomination sociale du 7 juillet 2004 Annexe 3 – Carte professionnelle autorisant aux activités de transaction immobilière, valable de 2006 à 2015 Annexe 4 – Carte professionnelle autorisant aux activités de gestion immobilière, valable de 2006 à 2015 Annexe 5 – Carte professionnelle autorisant aux activités de transaction, gestion et syndic, valable de 2016 à 2019 Annexe 6 – Extraits de factures de gestion immobilière de 2014 à 2017 Annexe 7 – Extraits de factures d’activités de syndic de 2014 à 2018 Annexe 8 – Extrait des Archives du Web – Mentions légales www.citya.com Annexe 9 – Extrait des Archives du Web – Activités exploitées sur le site internet www.citya.com Annexe 10 – Recherche Google ‘citya immobilier’ excluant les résultats postérieurs à mai 2018 Annexe 11 – Extraits d’articles de presse mentionnant CITYA IMMOBILIER Annexe 12 – Publications sur les réseaux sociaux 12.1 Extraits du compte Facebook de CITYA IMMOBILIER 12.2 Extraits du compte YouTube de CITYA IMMOBILIER Annexe 13 – Echantillon de publicités CITYA IMMOBILIER 28. Si le titulaire de la marque contestée présente des développements relatifs à des dépôts de marque du demandeur et à leur exploitation, il convient de préciser que seule une dénomination sociale antérieure a été invoquée en tant que fondement de la présente demande en nullité, de sorte que ces développements sont sans incidence sur l’appréciation de l’exploitation effective de la dénomination sociale pour les activités invoquées. 29. Il ressort des observations du demandeur et des pièces précitées, constituées de cartes professionnelles, de factures de gestion immobilière, d’activités de syndic, d’extraits divers de son site internet, d’articles de presse, de publications sur les réseaux sociaux et de publicités, que la dénomination sociale invoquée CITYA IMMOBILIER était exploitée antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour les activités suivantes : « Activités immobilières ; activités d’agences immobilières ; gestion de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; intermédiaire dans le cadre de transactions immobilières ; syndic ; Conseils en investissements notamment immobiliers ; conseils en gestion de patrimoine ». b. Sur les activités et services 30. La demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure CITYA IMMOBILIER est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « estimations immobilières ; investissement de capitaux à l’exclusion de tout service de conseil en investissement participatif et d’activité de club deal ». 31. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « Activités immobilières ; activités d’agences immobilières ; gestion de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; intermédiaire dans 6

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le cadre de transactions immobilières ; syndic ; Conseils en investissements notamment immobiliers ; conseils en gestion de patrimoine ». 32. Ainsi que le soutient à juste titre le demandeur, les services précités de la marque contestée apparaissent identiques, ou à tout le moins similaires, aux activités invoquées de la dénomination sociale antérieure. 7

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c. Sur les signes 33. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 34. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe verbal CITYA IMMOBILIER. 35. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 36. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 37. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée d’un élément verbal unique, et la dénomination sociale antérieure de deux éléments verbaux. 38. V isuellement , les dénominations CITYZIA et CITYA ont en commun la séquence d’attaque CITY et la lettre finale A et ne diffèrent que par les lettres médianes ZI au sein du signe contesté. 39. P honétiquement , ces dénominations en commun les sonorités d’attaque [ci-ty] et finale [ia], et ne diffèrent que par la sonorité médiane sifflante [z] au sein du signe contesté. A cet égard, quand bien même la dénomination CITYA se prononcerait en deux temps et non en trois temps, tel que le soutient le titulaire de la marque contestée, cela est sans incidence sur la perception de la sonorité finale [ia], qui est perceptible dans les deux cas. Par ailleurs, ne saurait être pris en compte le simple renvoi au lien hypertexte suivant : https://www.youtube.com/watch?v=o7wHDXlLwGg&t=318s&ab_channel=MySweet%27Immo. fourni par le titulaire de la marque contesté à l’appui de son argumentation, sans captures d’écran, sans avoir téléversé le contenu audio ou vidéo, et dont les éléments verbaux ne permettent pas d’en déterminer le contenu. 40. I ntellectuellement , par la séquence d’attaque commune CITY, les signes sont susceptibles d’évoquer pareillement la ville. A cet égard, le titulaire de la marque contestée, qui reconnait que le terme CITY « peut évoquer la notion de ville », ajoute que « la notion de ville peut être associée à de nombreux contextes et produits différents dans le domaine commercial », mais il n’en demeure pas moins que ce terme sera appréhendé de la même manière comme renvoyant à une ville. 8

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41. Si les signes diffèrent par la présence du terme IMMOBILIER au sein de la dénomination sociale antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 44 à 46). 42. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 43. Les éléments verbaux CITYZIA et CITYA des signes en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services et activités en cause. 44. Au sein de la dénomination sociale antérieure, le terme IMMOBILIER apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des activités en cause qui ont trait au secteur de l’immobilier. Il en résulte que le public est incité à porter son attention sur l’élément d’attaque distinctif et dominant CITYA, avec lequel le signe contesté présente les ressemblances précédemment relevées. 45. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. d. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 46. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des services et activités en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Ce consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services et activités en cause. 47. En l’espèce, les services et activités en cause relevant du domaine de l’immobilier et financier s’adressent tout aussi bien au grand public qui cherche à faire estimer ses biens immobiliers, ce qui induit des enjeux financiers importants, de sorte que le public sera plus vigilant aux marques auxquelles il recourt, qu’aux professionnels ayant une expertise ou des connaissances spécifiques. 48. En conséquence, les services en cause s’adressent à un public avec un degré d’attention étant moyen à élevé.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 9

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49. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 50. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la dénomination sociale antérieure doit être considéré comme normal, ce qui n’est pas discuté par le titulaire de la marque contestée. e. Appréciation globale du risque de confusion 51. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similarité entre les services désignés et activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 52. En l’espèce, en raison de l’identité, ou à tout le moins de la similarité, des services et activités en présence, de la similitude des signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les droits en présence. 53. Le fait que les services et activités en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 54. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services visés par la demande en nullité, à savoir « estimations immobilières ; investissement de capitaux à l’exclusion de tout service de conseil en investissement participatif et d’activité de club deal », sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure CITYA IMMOBILIER. C- S ur la répartition des frais 52. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 53. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 10

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Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 54. Le demandeur a sollicité la prise en charge par le titulaire de la marque contestée des frais exposés au titre de la présente procédure. 55. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en nullité. 56. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande en nullité et a présenté deux jeux d’observations en réponse aux observations présentées par le titulaire de la marque contestée, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises. 57. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0049 est justifiée. Article 2 : La marque n°18/ 4454538 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « estimations immobilières ; investissement de capitaux à l’exclusion de tout service de conseil en investissement participatif et d’activité de club deal ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée CITYZIA au titre des frais exposés. 11