R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 23-0056 Le 13/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 16 mars 2023, la société par actions simplifiée PUIG FRANCE (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0056 contre la marque verbale n° 22/4854166 déposée le 21 mars 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société GEPARLYS est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-28 du 15 juillet 2022. 2. La demande en nullité porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : parfums ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe verbal PHANTOM n° 19/4578642 déposée le 3 septembre 2019, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2019-52 du 27 décembre 2019, et dont le demandeur est devenu propriétaire par transmission totale de propriété inscrite au registre national des marques le 25 mai 2021 sous le n°822740. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir :

- une stricte identité des produits en cause ;

- une physionomie d’ensemble des plus proches des marques en cause et une identité auditive et conceptuelle par leurs éléments FANTOM/PHANTOM ;

- que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer leurs différences dans la mesure où l’élément verbal PHANTOM de la marque antérieure est parfaitement distinctif et présente en caractère essentiel en tant qu’unique élément, tandis que le composant quasiment identique FANTOM domine également la marque contestée, l’élément BAD le précédant ne faisant que le mettre en exergue en tant que qualificatif et cet élément étant en outre court et produisant un son bref bien que placé en attaque. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et courrier simple envoyés aux adresses indiquées lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 24 avril 2023, reçu le 28 avril 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 juin 2023.

II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au jour du dépôt de la marque contestée, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française BAD FANTOM n° 22/4854166 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française PHANTOM n° 19/4578642. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits et services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir les « parfums ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfums ». 17. Les produits en cause figurent donc dans les mêmes termes au sein des libellés en présence, en sorte qu’il s’agit de produits identiques. 2. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. 23. V isuellement et phonétiquement , la marque antérieure PHANTOM est très proche de l’élément FANTOM de la marque contestée dans la mesure où ils ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence –ANTOM, et dans la mesure où ils se prononcent de manière identique [fan-tom] selon un même rythme en deux temps. Si les marques en cause diffèrent par la présence du terme d’attaque BAD dans la marque contestée, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit cependant à tempérer cette différence (infra points 26 à 29). 24. C onceptuellement , la marque antérieure évoque un fantôme, c’est-à-dire une apparition surnaturelle d’une personne décédée faisant généralement peur, et la marque contestée un fantôme qui chercherait particulièrement à nuire, à faire peur.

25. Ainsi, les signes en présence présentent des similitudes visuelles et phonétiques moyennes et de fortes ressemblances conceptuelles générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 26. L’élément PHANTOM constitutif de la marque antérieure apparait distinctif au regard des produits en cause. 27. Tel est également le cas de l’élément FANTOM de la marque contestée, lequel présente en outre un caractère dominant dans la mesure où le terme BAD qui le précède, qui fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et qui signifie « mauvais », ne fait que le qualifier. 28. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément FANTOM de la marque contestée, visuellement très proche et phonétiquement identique à l’unique élément PHANTOM constituant la marque antérieure. 29. Par conséquent, les ressemblances d’ensemble entre les signes se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 31. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, s’agissant de produits de consommation courante.  Le caractère distinctif de la marque antérieure

32. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 33. En l’espèce, le demandeur affirme que « le caractère distinctif dont bénéficie la marque antérieure est, a minima, normal, sinon élevé appliqué à des parfums ». 34. Cependant, force est de constater que les extraits du site web de Paco Rabanne et des sites web de trois distributeurs fournis par le demandeur dans son Annexe 1, qui ne sont par ailleurs pas datés, sont insuffisants à eux-seuls pour démontrer que la marque antérieure possèderait un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 35. Par conséquent, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure PHANTOM doit être considéré comme normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 36. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 37. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 38. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0056 est justifiée. Article 2 : La marque n° 22/4854166 est déclarée nulle pour tous les produits désignés à l’enregistrement.