NL23-0053 Le 12 février 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 13 mars 2023, la société IBIS BACKWARENVERTRIEBS-GMBH, société de droit allemand, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0053 contre la marque semi-figurative n°21/4 781 856 déposée le 1er juillet 2021, ci- dessous reproduite :

NL23-0053 2

L’enregistrement de cette marque, dont la société LESAFFRE ET COMPAGNIE, société anonyme (le titulaire de la marque contestée) est titulaire, a été publié au BOPI 2021/42 du 22 octobre 2021. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 30 : levure, poudre à lever, levain, ferments pour pâtes, améliorants de panification, arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles) ; farine, mélanges et pré-mélanges pour la panification, mélanges pour boulangerie ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à l’enregistrement international déposé le 13 février1998 sous n°689365, désignant la France et dont les renouvellements successifs ont été publiés dans la Gazette internationale n° 2008/7 du 20 mars 2008 et n°2018/7 du 1er mars 2018. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité ainsi qu’au mandataire ayant procédé au dépôt et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 20 avril 2023 et reçu le 24 avril 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 20 novembre 2023. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir les arguments suivants :

- l’ensemble des produits de la marque contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure ;

- les signes sont similaires : ils partagent le même élément distinctif et dominant IBIS avec une identité phonétique et intellectuelle (référence au même oiseau, l’ibis) ; l’élément figuratif de la marque contestée n’est pas suffisant pour écarter tout risque de confusion. Enfin, il demande que soit mis à la charge de la titulaire de la marque contestée l’ensemble des frais exposés à hauteur du barème réglementaire, soit 600€ au titre de la phase écrite, 500€ de frais de représentation et le cas échéant 100€ en cas de réunion des parties à l’issue de la phase écrite. 10. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur réitère ses précédents arguments et fait valoir que :

NL23-0053 3

— les arguments liés à l’historique des relations contentieuses entre les parties sont extérieurs à la procédure ;

- les jurisprudences citées par le titulaire de la marque contestée ne sont pas transposables en l’espèce car dans de nombreuses hypothèses les signes ne sont pas identiques ou quasiment identiques. En outre, l’INPI n’est pas lié par les décisions de l’EUIPO et doit statuer en fonction des circonstances factuelles du cas d’espèce
- les signes sont quasiment identiques (tel que d’ailleurs reconnu par le titulaire de la marque contestée) d’où l’application du principe de l’interdépendance des facteurs ; en outre, il fait valoir que le terme IBIS commun aux deux signes bénéficie d’un pouvoir distinctif intrinsèque élevé.

- Le demandeur rappelle que les entreprises du secteur proposent à la fois des produits finis et des ingrédients destinés à leur fabrication sous une seule et même marque (illustration avec la marque POILANE utilisée pour désigner à la fois des pains/viennoiseries et des farines, idem pour la marque SCHAR, la marque ERIC KEYSER est exploitée pour des pains/viennoiseries et du levain). Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée rappelle l’historique du contentieux entre les parties devant les instances françaises et européennes. Il précise qu’il dispose de droits très anciens sur la dénomination IBIS et antérieurs à ceux du demandeur (annexe1). En outre, il fait valoir que le TGI de Paris a reconnu le 27 juin 2014 que ses marques sont régulièrement utilisées pour les produits de son intérêt et malgré l’évolution de la forme de l’oiseau IBIS ; en outre, il n’a jamais contesté l’usage et l’enregistrement par le demandeur de sa marque pour les viennoiseries, pain, pâtisserie, considérant ces produits comme différents. Il cite dans les annexes 3 à 9 des décisions concernant la comparaison des produits et sur lesquelles il s’appuie pour la contester. Il considère que les produits de la marque contestée ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure car, d’une part les premiers sont des ingrédients bruts et les seconds des produits finis, d’autre part ils ne sont pas exclusivement destinés à la fabrication des produits de la marque antérieure et enfin ils ne visent pas le même public (annexes 10 à 26). Le titulaire de la marque contestée conteste plus particulièrement les arguments du demandeur sur le fait maison (fabrication de produits de boulangerie chez soi) et sur la circonstance selon laquelle les grands groupes de boulangerie commercialiseraient à la fois des ingrédients et des produits finis ; en effet, il constate que ces deux arguments ne découlent pas d’une pratique généralisée (notamment annexe 18) ; En revanche, il ne conteste pas la similarité entre les signes. Il soutient que les produits étant différents, la notion d’interdépendance n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce. 12. Dans s es de uxièmes et dernières observations , le titulaire de la marque contestée réitère ses précédentes observations et les complète notamment comme suit :

- contrairement aux affirmations du demandeur, il cite de la jurisprudence relative à des signes identiques et/ou quasi-identiques à la présente procédure, et notamment la décision de l’EUIPO du 30 mai 2023 (annexe 8 des 1eres observations) qui opposait

NL23-0053 4

la marque de l’Union Européenne n°018620542 de LESAFFRE ET COMPAGNIE et la marque allemande n°39623070 de Ibis Backwarenvertriebs-GmbH ;

- les exemples d’entreprises cités par le demandeur et qui proposent des produits finis ainsi que des ingrédients ne sont pas pertinents car ils commercialisent quasi exclusivement des produits finis; en outre, il est de jurisprudence constante que l’INPI ne reconnait une diversification des activités qu’en présence de preuves en quantité suffisante permettant de démontrer cette diversification (annexe 29), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. II.- DECISION A. A titre liminaire, sur les droits antérieurs du titulaire de la marque contestée 13. Le titulaire de la marque contestée fait valoir à l’appui de son argumentation, des droits très anciens sur la dénomination IBIS et antérieurs à ceux du demandeur, qui remontent au13 février 1998 et notamment par le biais des marques françaises et de l’Union européenne (annexe1). Il invoque également la décision du TGI de Paris du 27 juin 2014 qui a reconnu que ses marques sont régulièrement utilisées pour les produits de son intérêt et malgré l’évolution de la forme de l’oiseau IBIS (annexe 2). 14. En l’espèce, la demande en nullité formée par la société IBIS BACKWARENVERTRIEBS- GMBH est uniquement fondée sur l’enregistrement international n°689365 désignant la France et vise exclusivement la marque semi-figurative contestée n°21/4 781 856. Ainsi les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs aux autres droits lui appartenant sont sans incidence sur la présente procédure, laquelle doit s’apprécier uniquement au regard du seul droit antérieur invoqué et à son antériorité par rapport à la marque contestée. En outre, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur l’usage de ses autres droits antérieurs mais d’apprécier si la marque semi-figurative contestée n°21/4 781 856 porte atteinte au droit antérieur invoqué par le demandeur. Ainsi, force est de constater que l’enregistrement international n°689365 invoqué à l’appui de la présente demande en nullité a été déposé le 13 février 1998 et réputé enregistré pour la France à compter du 16 août 1998, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée n°21/4 781 856, le 1er juillet 2021. B- S ur le droit applicable 15. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 16. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure […]

NL23-0053 5

b) lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C- S ur le fond 18. En l’espèce, la demande en nullité de la marque semi-figurative contestée n°21/4 781 856 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement international n°689365 et désignant la France. 19. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 20. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits 21. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 22. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits de la marque contestée, à savoir : « levure, poudre à lever, levain, ferments pour pâtes, améliorants de panification, arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles) ; farine, mélanges et pré-mélanges pour la panification, mélanges pour boulangerie ». 23. L’enregistrement international a été enregistré notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Pain, viennoiseries, pâtisseries ». 24. En l’espèce, les « levure, poudre à lever, levain, ferments pour pâtes, améliorants de panification, arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles) ; farine, mélanges et pré- mélanges pour la panification, mélanges pour boulangerie » de la marque contestée sont unis par un lien étroit aux « Pain, viennoiseries, pâtisseries » de la marque antérieure, dès lors que, si leur nature et fonction ne sont pas les mêmes, les premiers sont destinés, si ce n’est exclusivement, en tout cas principalement, à leur fabrication (CA Paris, 17 mai 2016, RG 15/16846, Ibis, pièce n°22 du demandeur).

NL23-0053 6

En effet, compte tenu de la pratique devenue courante chez les consommateurs particuliers de fabriquer eux-mêmes leurs pains, viennoiseries et pâtisseries démontrée par le demandeur dans les pièces 8 à 14, ces produits peuvent être destinés au même public et vendus dans les mêmes lieux de distribution, dans des rayons proches, de sorte que celui-ci est susceptible de penser qu’ils peuvent avoir la même origine commerciale. En outre, le demandeur cite de nombreux exemples de professionnels du secteur qui proposent à leur clientèle tant des produits finis que des ingrédients essentiels à leur fabrication et diversifient ainsi leurs activités :

- le groupe Soufflet qui propose des pains, viennoiseries, pâtisseries et des produits pour leur fabrication (levure, farine, améliorants de panification) (pièces 15 à 17)
- le groupe VIVESCIA qui propose à la fois des produits surgelés de boulangerie- viennoiserie-pâtisserie et de la farine (pièces 18 et 19)
- la marque MARLETTE qui commercialise à la fois des préparations pour réaliser des pâtisseries et des pâtisseries en tant que produit fini (pièce 20)
- la marque ALSA qui est exploitée à la fois pour des ingrédients (levures, sucres, arômes) et des préparations pour réaliser des gâteaux, des biscuits, des entremets (pièce 21)
- la société Grands Moulins de Paris propose à la fois sous la même marque des viennoiseries, pains, pâtisseries (pièces 25) et des ingrédients destinés à la fabrication des produits précités : farines, améliorants, semoules de blé, sucre, sel et graines
- les marques POILANE et SCHAR qui exploitent aussi bien pour des pains et des viennoiseries que pour des farines (exemples cités par des captures d’écran des sites Internet dans ses deuxièmes observations)
- la marque ERIC KEYSER qui propose à la fois des pains et des viennoiseries ainsi que du levain (exemple cité par des captures d’écran du site Internet dans ses deuxièmes observations). Ainsi, il est légitime de penser que le public concerné pourra rattacher l’ensemble de ces produits à la même origine commerciale. A ce titre et contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, le demandeur cite des exemples en quantité suffisante et démontre ainsi la diversification des activités des entreprises du secteur concerné. Enfin, il importe peu que les produits précités aient des nature et destination différentes dès lors qu’ils sont unis par un lien étroit qui peut amener le consommateur à les attribuer à la même origine ; il en est de même entre des produits bruts et des produits finis, lesquels peuvent présenter un lien étroit entre eux comme cela a été démontré précédemment. 25. Les produits en présence apparaissent ainsi similaires par complémentarité, ou à tout le moins faiblement similaires. 2. Sur les signes 26. La marque contestée porte sur le signe semi-figuratif IBIS reproduit ci-dessous :

NL23-0053 7

27. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe semi-figuratif IBIS reproduit ci-dessous : 28. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 29. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L ’impression d’ensemble produite par les signes 30. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée se compose d’un élément verbal surplombé d’un élément figuratif et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination présentée sous une forme stylisée. 31. Le signes en présence ont en commun leur élément verbal IBIS, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle. 32. En outre si les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté et par une écriture stylisée de la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 34 à 38). 33. Ainsi, les signes présentent de fortes similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle. Les éléments distinctifs et dominants des signes 34. Le terme IBIS, commun aux deux signes, apparait distinctif au regard des produits en cause. 35. Au sein de la marque contestée, il apparaît dominant dès lors que son élément figuratif n’est que la représentation figurative de l’oiseau désigné par l’élément verbal de la marque. En conséquence, cet élément ne retiendra pas l’attention du consommateur. 36. En outre, l’écriture stylisée de la marque antérieure ne saurait en altérer sa lisibilité et son caractère essentiel et immédiatement perceptible, d’autant qu’il est le seul élément par lequel la marque sera lue et prononcée.

NL23-0053 8

37. Le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur la dénomination IBIS tant dans la marque contestée que dans la marque antérieure. 38. Par conséquent, les signes présentent des fortes ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 39. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 40. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 41. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des produits en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière et/ou par une clientèle professionnelle plus attentive et avertie. 42. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 43. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure IBIS prise dans son ensemble, qui n’est pas discuté, doit être considéré comme normal. 4. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 44. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 45. Ainsi, compte tenu de la similarité ou à tout le moins de la faible similarité des produits évoqués au point 25 mais compensée par les grandes ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. 46. Le fait que les produits puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public professionnel en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

NL23-0053 9

47. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits visés par la marque contestée. C. Sur la réparation des frais 48. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». L’arrêté du 4 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’’« Au sens de l’article L. 716-1- 1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 44. Le demandeur a sollicité le remboursement des frais exposés dans le cadre de la demande en nullité. 45. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 46. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représentée par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, également représenté par un mandataire, a répondu à une seule reprise aux observations du titulaire de la marque contestée. 47. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 850 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (450 euros) et au titre des frais de représentation (400 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0053 est justifiée. Article 2 : La marque n°21/4 781 856 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits visés par la marque contestée.

NL23-0053 10

Article 3 : La somme de 850 euros est mise à la charge de la société LESAFFRE ET COMPAGNIE au titre des frais exposés.