NL 23-0058 Le 22/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 mars 2023, la société SIGNORINI TARTUFI USA, LLC, société de droit américain (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0058 contre la marque figurative n° 22 / 4907643 déposée le 24 octobre 2022, ci-dessous reproduite : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0058 L’enregistrement de cette marque, dont la société SCEA DU VERDIER, société civile d’exploitation agricole, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-09 du 3 mars 2023. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : huiles à usage alimentaire ; fruits secs ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure n° 18/4477953, déposée le 24 août 2018, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2019-25 du 21 juin 2019 et dont le demandeur est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre sous le n° 809503, et portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 1er juin 2023, reçu le 16 juin 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 29 août 2023, reçu le 1 er septembre 2023. 8. Le demandeur n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 2 octobre 2023. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0058 Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir :

- une identité entre les produits en cause ;

- la similarité des signes en présence qui présentent des grandes ressemblances visuelles et conceptuelles ;

- l’interdépendance des facteurs d’appréciation du risque de confusion en raison de l’identité des produits en cause. Le demandeur sollicite que les frais du dossier soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque indique:

- être « une société agricole familiale » à la différence du demandeur qui serait « une société commerciale » ;

- que les produits qu’il vend « sont faits avec des noix » à la différence de ceux du demandeur ;

- que son logo représente un noyer alors que le logo de la marque antérieure ne représenterait pas un arbre et que sa marque ne représente pas la silhouette d’un arbre mais « bel et bien un arbre ». II.- DECISION A- S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0058 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative n°18/4477953. 15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 16. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- S ur les produits 17. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 18. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « huiles à usage alimentaire ; fruits secs ». A cet égard, il convient de relever que les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », également visés dans l’exposé des moyens du demandeur, ont été supprimés du libellé suite à l’examen de validité de la marque contestée, de sorte que celle-ci a été enregistrée sans ces produits. 19. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants invoquée par le demandeur : « fruits secs ; huiles à usage alimentaire ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». 20. Force est de constater que les « huiles à usage alimentaire ; fruits secs » de la marque contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure, en sorte qu’il s’agit de produits identiques. 21. A cet égard ne sauraient être retenus les arguments suivants du titulaire de la marque contestée tenant au fait :

- qu’il serait « une société agricole familiale » à la différence du demandeur qui serait « une société commerciale »
- que les produits qu’il vend « sont faits avec des noix » à la différence de ceux du demandeur.

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NL 23-0058 En effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure en nullité, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. 2- S ur les signes 22. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 23. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 24. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 26. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs en couleurs, le tout présenté dans un cartouche de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0058 couleur noire, et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs en couleurs, le tout présenté dans un cartouche de couleur noire. 27. Visuellement les signes ont en commun un élément figuratif très proche tenant à la représentation d’un végétal (un arbre pour la marque contestée et un arbuste pour la marque antérieure), selon un tracé et une physionomie globale très semblables, à savoir les racines de taille importantes visibles dans la partie inférieure et l’arbre / arbuste au niveau de la partie supérieure. Ces ressemblances visuelles sont également accentuées par la présentation de ces éléments figuratifs dans une forme arrondie, de couleur dorée, dans un cartouche sur fond noir avec des éléments verbaux placés au même endroit à savoir entre les racines et l’arbre / arbuste présentés dans une calligraphie très proches et dans la même couleur dorée. Il en résulte de fortes ressemblances visuelles d’ensemble. 28. Il résulte en outre de la représentation des éléments figuratifs en présence, des fortes ressemblances conceptuelles entre les signes tenant à la même évocation d’un élément végétal composé de ses racines et d’un arbre pour la marque contestée / un arbuste pour la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel les signes présenteraient des différences en raison du fait que l’élément figuratif de la marque antérieure ne serait pas un arbre car n’ayant pas « de tronc ». En effet, comme évoqué précédemment, la ressemblance entre les signes tient au fait que ces derniers représentent un végétal proche, mais aussi car la représentation de ces éléments figuratifs est visuellement très proche notamment par la présence de racines importantes. 29. Les signes se distinguent essentiellement par la présence des éléments verbaux TERRE DE NOYERS dans la marque contestée et SIGNORINI TARTUFI dans la marque antérieure, qui engendrent des différences phonétiques, lesquelles sont cependant tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes (infra points 31 à 34) . 30. Les signes en cause présentent ainsi de fortes similitudes visuelles et intellectuelles, et des différences phonétiques.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 31. Les éléments figuratifs en présence tenant à la représentation d’un végétal stylisé, présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause. 32. Si les termes TERRE DE NOYERS de la marque contestée et les termes SIGNORINI TARFTUFI, également distinctifs, sont ceux par lesquels les marques seront respectivement désignées, leurs éléments figuratifs, de par leur taille et leur présentation fortement similaires (voir supra point 27), ne sauraient échapper à la vue du consommateur, et conservent leur position distinctive autonome. 33. Ainsi, les éléments verbaux des marques en cause, en outre tous deux inscrits sur en position centrale des éléments figuratifs, n’empêchent pas la perception immédiate de ces derniers qui apparaissent nettement détachables des éléments verbaux susmentionnés et qui présentent de nombreux points communs comme précédemment exposé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0058 34. Par conséquent, les différences phonétiques apparaissent tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, qui en revanche ne remettent pas en cause leurs importantes ressemblances visuelles et intellectuelles. 3- S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 35. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 36. En l’espèce, le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits couverts par la marque contestée étant des produits de consommation courante s’adressant au grand public. Le caractère distinctif de la marque antérieure 37. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 38. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, prise dans son ensemble, n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. 4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 39. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. En l’espèce, compte-tenu de la stricte identité des produits en présence, des fortes similitudes visuelles et intellectuelles entre les signes qui ne sont pas remises en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugué au caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 41. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée. C. Sur la répartition des frais 42. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0058 43. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 44. En l’espèce, le demandeur, représenté par un mandataire a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 45. En outre, la société titulaire de la marque contestée, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a présenté un seul jeu d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure a par conséquent donné lieu à un échange entre les parties au cours de la phase d’instruction. 46. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0058 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0058 est justifiée. Article 2 : La marque n° 22 / 4907643 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société SCEA DU VERDIER, société civile d’exploitation agricole, au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI