R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 23-0115 Le 29/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714- 3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

NL 23-0115

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 juin 2023, la société NRJ GROUP, société anonyme (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0115 contre la marque figurative ENERGIE HOME SERVICE n° 22/4902477 déposée le 3 octobre 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame F C est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-07 du 17 février 2023. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 38 : Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union Européenne antérieure, dont il est devenu titulaire à la suite d’une transmission de propriété, portant sur le signe verbal NRJ n° 000136150 déposée le 21 mai 1996 et enregistrée le 9 mars 1999 puis régulièrement renouvelée (en dernier lieu en 2016), en raison de l’existence d’un risque de confusion. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir l’identité et la similarité des services en présence et les similitudes entre les signes. Il relève également que la marque antérieure NRJ bénéficie d’un caractère distinctif élevé en raison de sa « réputation exceptionnelle dans le secteur de la musique, de la radio, de l’audiovisuel, des télécommunications, de diffusion de programmes de radio et de télévision ». Le demandeur produit des pièces à l’appui de cette argumentation. Il soutient qu’il résulterait de la prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents, un risque de confusion entre les marques en présence. Il demande également que les frais engagés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 2

NL 23-0115

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 23 août 2023, reçu le 1er septembre 2023. 7. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 2 novembre 2023. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 9. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 10. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 11. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 12. En l’espèce, la demande en nullité de la marque figurative française ENERGIE HOME SERVICE n° 22/4 902 477 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union Européenne NRJ n° 000136150. 13. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 3

NL 23-0115

14. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 4

NL 23-0115

1. Sur les services 15. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 16. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». 17. La marque antérieure invoquée par le demandeur a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de télécommunications; informations en matière de télécommunications; diffusion de programmes de radio et de télévision; transmission électronique de données, d’images, de documents par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet; télécommunications de données et de voix notamment communications radiophoniques; Communications par terminaux d’ordinateurs et autres moyens de transmission ». 18. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens s’agissant des services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la marque contestée qui sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 19. En revanche, les services d’ « agences de presse; agences d’informations (nouvelles) » de la marque contestée, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations « brutes » collectées par des journalistes, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Communications par terminaux d’ordinateurs et autres moyens de transmission » de la marque 5

NL 23-0115

antérieure invoquée, lesquels s’entendent de prestations de télécommunications. En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, la prestation des premiers ne nécessite pas celle des seconds, lesquels peuvent être utilisés dans de nombreux domaines. En outre, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de presse pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. 2. Sur les signes 20. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 21. La marque antérieure porte sur le signe verbal NRJ. 22. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 23. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 24. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’une police de caractères, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure d’un unique élément verbal. 25. P honétiquement et intellectuellement , les signes en présence ont en commun un élément verbal se lisant pareillement en trois temps et constitué de sonorités identiques ou quasi identiques ([énèrgi] ou [ènèrgi]), lequel évoque pareillement l’ « énergie », à savoir ENERGIE pour le signe contesté et NRJ pour la marque antérieure, ce qui leur confère une (quasi)identité phonétique et intellectuelle. 26. V isuellement , ces éléments verbaux (ENERGIE / NRJ) sont orthographiés différemment. 6

NL 23-0115

Néanmoins, ces différences d’orthographe ne sauraient écarter le constat d’une (quasi)identité phonétique et intellectuelle de ces éléments, lesquels peuvent ainsi être perçus comme étant identiques par un consommateur qui prendrait connaissance de l’une ou l’autre des marques phonétiquement. 27. Si par ailleurs les signes se distinguent par la présence des termes HOME SERVICE, d’une police de caractères, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les dissemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en résultent (infra points 29 à 32). 28. Les signes présentent ainsi des fortes ressemblances phonétiques et intellectuelles, ainsi que des différences visuelles.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 29. Les éléments verbaux ENERGIE du signe contesté et NRJ, constitutif de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des services en présence. 30. En outre, au sein de la marque contestée, le terme ENERGIE présente un caractère dominant en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, en gras et en caractères de grande taille ; les éléments verbaux HOME SERVICE présentés sur une ligne inférieure, en caractères plus petits, apparaissent quant à eux faiblement distinctifs au regard des services en cause dès lors qu’ils sont susceptibles d’en évoquer leur destination à savoir des services dédiés à l’habitat. Le terme anglo-saxon HOME sera en effet aisément compris par le consommateur d’attention et de culture moyennes comme signifiant « maison ». Enfin, la police de caractères, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination ENERGIE. De surcroît, les éléments figuratifs du signe contesté représentant le toit d’une maison, sa cheminée et sa porte d’entrée, viennent seulement illustrer le terme faiblement distinctif HOME. 31. Ainsi, le public est incité à porter essentiellement son attention sur le terme ENERGIE de la marque contestée 32. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les ressemblances phonétiques et intellectuelles entre les signes, et à minimiser leurs différences visuelles. 3. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient 7

NL 23-0115

ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne et que les services en présence s’adressent au grand public ou à un public de professionnels, dont le degré d’attention est plus élevé.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 35. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 36. A cet égard, le demandeur soutient que la marque antérieure NRJ « dispose d’un caractère distinctif élevé en raison de sa réputation exceptionnelle dans le secteur de la musique, de la radio, de l’audiovisuel, des télécommunications, de diffusion de programmes de radio et de télévision ». A cet égard, le demandeur indique notamment que :

- « La marque NRJ a été créée en 1981 pour désigner une station de radio. La part d’audience de cette radio est en constante progression et elle se classe de façon récurrente comme la première station musicale française et souvent comme la première radio de France » ;

- « Selon la source Médiamétrie de 2022, la radio NRJ réunit chaque jour près de 4,1 millions d’auditeurs » ;

- « En 2022, NRJ est la première radio de France sur les moins de 60 ans, les 13-49 ans, les 25-49 ans, et la femme responsable des achats de moins de 50 ans. En 2022, NRJ se classe première radio, première Morning, première Drive de France sur les 13-49 ans et les 25-49 ans » ;

- « L’audience globale de NRJ GROUP sur le digital est de près de 3,1 millions de visiteurs uniques, par mois, en 2022 » ;

- « NRJ GROUP est le premier groupe privé de radios digitales en France, avec 33,6 millions d’écoutes actives en moyenne mensuelle » ;

- « Les applications mobiles NRJ GROUP ont enregistré plus de 5,2 millions de visites chaque mois en moyenne, sur l’année 2022 » ;

- « L’application NRJ est l’application de radio musicale n°1 en France, avec près de 2,6 millions de visites chaque mois en moyenne, sur l’année 2022 » ;

- « En 2022, le NRJ GROUP totalise 4,5 millions d’écoutes de podcasts en moyenne chaque mois » ;

- « Le Label musical a conservé en 2022 sa place de leader en France sur le marché de la compilation et a occupé la place de n°1 pendant 31 semaines en 2022 comptabilisant 28 compilations sous la marque NRJ et près de 130 000 compilations qui ont été vendues en 2022 ».

- « NRJ GROUP a enchaîné les succès sous la famille des marques NRJ avec le lancement des chaînes de télévision NRJ 12 en 2005 et NRJ HITS en 2008. Les audiences de ces chaînes sont en constante progression et le chiffre d’affaires en 2021 pour la télévision était de 82 millions d’euros ». 8

NL 23-0115

Le demandeur fournit à l’appui de son argumentation un certain nombre de documents listés ci- dessous : P ièce n°1 : communiqués de presse de Mediametrie allant du 19 avril 2018 au 12 janvier 2023 établissant l’évolution de la part d’audience du groupe NRJ ; P ièce n°2 : document d’enregistrement universel 2022 de NRJ GROUPE présentant notamment l’historique du groupe, son organisation, ses activités et contenant un certain nombre de chiffres relatifs à l’audience du groupe NRJ ; P ièce n°3 : extrait du site internet NRJ Global du 12 janvier 2023 titré « NRJ Global, 1ère offre radio commerciale sur les 25-49 ans, les 25-59 ans et les RDA – 60 ans » ; P ièce n°4 : communiqué de presse annonçant le lancement d’un nouveau hub digital dédié au divertissement : « NRJ Groupe lance NRJ PLAY, 1ère plateforme digitale de divertissement » ; P ièce n°5 : extraits d’articles de presse en ligne : radioactu (2014), la lettre.pro (2013), communiqués de presse (2013, 2015) faisant état de la vente de compilations. En 2022, NRJ est leader en France sur le marché de la compilation et n°1 pendant 31 semaines en 2022 ; P ièce n°6 : page Wikipédia de NRJ mobile, opérateur de réseau mobile virtuel, lancé en 2005 ; P ièce n°7 : page Wikipedia de NRJ Music Awards, cérémonie de récompenses de l’industrie musicale : « Ils permettent à NRJ de faire un grand coup de publicité, de se poser en partenaires des grandes maisons de disques et de sortir une compilation dédiée » ; P ièce n°8 : Résultats annuels 2022 de NRJ GROUP présentant le chiffre d’affaires du groupe ; P ièce n°9 : nouvelle campagne de communication à la télévision de NRJ ; P ièce n°10 : capture d’écran du site Societe.com affichant l’identité de la société NRJ Global 37. Il ressort des pièces versées que la marque antérieure NRJ est connue en France dans le secteur de la radio, de la télévision et de la musique et, par conséquent, des services suivants : « diffusion de programmes de radio et de télévision; télécommunications de données et de voix notamment communications radiophoniques ». Ainsi, la marque antérieure invoquée NRJ avait bien acquis une notoriété pour les services précités, au jour du dépôt de la marque contestée. 38. En revanche, les pièces fournies par le demandeur n’établissent pas une telle notoriété en ce qui concerne les services suivants : « Services de télécommunications; informations en matière de télécommunications; transmission électronique de données, d’images, de documents par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet; Communications par terminaux d’ordinateurs et autres moyens de transmission ». 39. Ainsi, la marque antérieure sera considérée comme ayant un caractère distinctif accru du fait de sa connaissance pour une partie des services invoqués 9

NL 23-0115

4. Appréciation globale du risque de confusion 40. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 41. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des services cités au point 18, des ressemblances entre les signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Ce risque de confusion est encore renforcé pour certains des services identiques et similaires aux services de « diffusion de programmes de radio et de télévision; télécommunications de données et de voix notamment communications radiophoniques », pour lesquels le caractère distinctif de la marque antérieure est accru en raison de sa connaissance (point 39). En outre, le fait que certains des services en cause puisse faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 42. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 19 n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 43. En conséquence, en raison de l’existence d’un risque de confusion, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les services visés au point 18. C. S ur la répartition des frais 44. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 45. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle susvisé (point 79), prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance »(…)». 46. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés. 10

NL 23-0115

47. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. 11

NL 23-0115

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23- 0115 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 22 /4902477 est déclarée partiellement nulle, pour les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Article 3: La demande de répartition des frais est rejetée. 12