NL23-0070 26/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 4 avril 2023, la société de droit allemand FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co. KGaA (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 23-0070 contre la marque n°17/4393997 déposée le 5 octobre 2017 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme de droit suédois GAMBRO LUNDIA AB est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2018-04 du 26 janvier 2018. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 09 : Logiciels d’aide pour les machines de dialyse ; logiciels d’aide à la conception et à la mise à jour de modes de fonctionnement spécifiques aux machines de dialyse ; logiciels pour le traitement de l’insuffisance rénale et associés aux machines de traitement du rein ; systèmes électroniques/informatiques servant d’interface entre une machine de dialyse et un ordinateur et dispositif de visualisation des données transmises à l’interface ou y transitant ; logiciels pour collecter et analyser les données du patient utilisées durant les séances de dialyse ; logiciels d’aide à la conception et à la mise à jour de modes opératoires spécifiques aux machines de traitement médical ; Classe 10 : Appareils et instruments médicaux pour le traitement extracorporel du sang ; appareils et instruments médicaux pour le traitement de l’insuffisance rénale ; appareils médicaux pour les thérapies de remplacement rénal à savoir appareils médicaux pour l’hémodialyse, l’hémofiltration et l’hémodiafiltration ; filtres pour liquides de dialyse ; dialyseurs ; moniteurs de dialyseurs ; lignes à sang, kits jetables à usage médical pour le traitement extracorporel du sang ; Classe 42 : Conception, à savoir, design et développement, installation et mise à jour de logiciels d’aide à la prescription de traitements médicaux pour traiter les maladies rénales ; conception, à savoir, design et développement, installation et mise à jour de logiciels pour la conduite, la surveillance et le suivi de sessions de traitement médical de maladies rénales ; conception, installation et mise à jour de logiciels d’aide à la conception et la mise à jour de modes opératoires spécifiques des appareils et instruments médicaux pour le traitement extracorporel du sang ; conception, installation et mise à jour de logiciels d’assistance lors du traitement de l’insuffisance rénale et de logiciels associés aux machines pour le traitement de l’insuffisance rénale ; Services de dialyse péritonéale ou d’hémodialyse à domicile ou en centre, services de thérapie par perfusion, services de thérapie du sang ; Classe 44 : Services de dialyse péritonéale ou d’hémodialyse à domicile ou en centre, services de thérapie par perfusion, services de thérapie du sang ». 3. Dans le récapitulatif de demande en nullité, le demandeur a invoqué les deux motifs absolus de nullité suivants :

- « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » ;

- « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ».

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4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courriel et un courrier simple ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 24 avril 2023, reçu le 27 avril 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 6 décembre 2023. Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur requiert l’annulation totale de la marque contestée en raison de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif autonome. Il estime en effet qu’au moment du dépôt, le signe HDX ne permettait pas d’identifier les produits et services protégés et leur origine au motif que la séquence HD serait une abréviation courante du terme hémodialyse dans le secteur médical et que la simple combinaison du terme HD et de la lettre X ne permet pas de créer un ensemble différenciant aux yeux du public, de sorte que la marque apparait descriptive des produits et services désignés. En outre, le signe contesté apparait dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il serait « susceptible de véhiculer un message quelque peu laudatif sur le caractère étendu, élargi, performant de l’hémodialyse », de sorte qu’il « ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits et services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, ne répondant pas ainsi à l’exigence de distinctivité autonome dégagée par la jurisprudence ». 10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur réitère ses arguments et insiste sur le caractère descriptif de la marque contestée en raison de l’existence d’un lien direct et concret entre le signe contesté HDX et les produits et services concernés, ce signe pouvant être compris au jour du dépôt de la marque contestée comme qualifiant un type d’hémodialyse. Il relève notamment que :

- Le public pertinent, doté d’un degré d’attention élevé, sera plus apte que le grand public à donner une signification au signe HDX ; il souligne à cet égard que le public concerné est habitué à l’usage de telles abréviations pour désigner des produits et services destinés à être utilisés dans le cadre de services de néphrologie, et en connaît la signification, ce que le titulaire reconnait lui-même dans ses observations ;

- La lettre finale X n’est pas de nature à conférer à la marque HDX, prise dans son ensemble, un caractère distinctif ; en effet, comme le souligne le titulaire la « technologie HDX est en

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pratique une ʺhémodialyse à spectre étendueʺ », soit « expanded hemodialysis » en anglais, vocabulaire médical de base compris du public pertinent, de sorte que la lettre X sera perçue comme signifiant « expanded » en anglais ou « étendue » en français. Il fournit en outre de nouveaux documents destinés à démontrer l’usage, antérieurement au dépôt de la marque contestée, du signe HDX par des tiers pour désigner un type d’hémodialyse. Il estime par ailleurs que les arguments du titulaire de la marque contestée ne sont pas pertinents, à savoir :

- Les décisions d’opposition citées, qui ne sauraient être dans retenues le cadre d’une demande en nullité fondée sur un motif absolu ;

- Les autres significations du terme HDX invoquées par le titulaire dès lors que pour déterminer le caractère descriptif d’un signe, il convient de se demander si le signe peut servir à désigner les caractéristiques des produits et services mentionnés, sans prendre en considération le fait que le signe puisse avoir d’autres acceptions ;

- Le fait que le terme HDX ne soit pas un mot du langage courant ou scientifique, dès lors que la démonstration de l’existence d’une utilisation descriptive par le titulaire d’une marque ou ses concurrents n’est pas une condition pour déclarer la nullité d’une marque pour descriptivité. Il requiert enfin la prise en charge par la partie adverse des frais exposés. 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :

- Fournit de nouveaux documents qu’il estime être de nature à justifier du caractère générique du terme HDX au moment du dépôt de la marque contestée : les différents usages du terme HDX relevés dans ces documents démontrent que l’ensemble de la communauté scientifique reconnaissait à l’évidence le signe HDX comme désignant une thérapie par « hémodialyse élargie ou étendue » ;

- Ajoute que d’autres offices de marques ont rejeté le dépôt de la marque HDX, à l’instar de l’office australien ;

- Rappelle que la présence de la lettre X n’est pas suffisante à conférer au signe un caractère distinctif : d’une part, cette lettre est courante en langue française pour marquer le pluriel d’un grand nombre de noms communs et d’adjectifs ; d’autre part, le public pertinent est un public de professionnels de la santé, familier des termes médicaux anglo-saxons qui emploient communément la lettre X comme forme abrégée d’indications descriptives. A l’appui de sa demande et de ses observations, le demandeur fournit douze pièces jointes, lesquelles seront listées et analysées ci-après dans la décision. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée demande à l’Institut de rejeter la demande en nullité estimant qu’au jour de son dépôt le terme HDX n’était pas un élément courant, générique ou descriptif des produits et services revendiqués dès lors que :

- Le public pertinent est un public de spécialistes, doté d’un niveau d‘attention particulièrement élevé et qui se trouve en outre exposé à de nombreux acronymes dans sa pratique quotidienne ;

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— Le terme HDX ne correspond pas à un terme du langage courant, même scientifique ou médical au moment du dépôt en 2017, ce terme n’étant utilisé dans le domaine médical que dans les publications liées au titulaire ;

- Il existe divers acronymes utilisés en lien avec la dialyse et la combinaison de lettres HDX n’est pas banale : la lettre « X » est une lettre particulièrement marquante compte tenu de sa rareté et de sa perceptibilité, d’autant plus dans un signe très court de trois lettres ;

- Au demeurant certains produits et services protégés par la marque contestée ne présentent pas un lien direct avec la dialyse, de sorte qu’aucun lien direct et concret avec le signe ne peut être établi. Il fournit six annexes à l’appui de ses observations, lesquelles seront listées et analysées ci-après dans la décision. 13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée insiste sur l’absence de signification évidente ou immédiate du signe HDX pour désigner les produits et services enregistrés. Il ajoute que les nouveaux documents transmis par le demandeur ne sont pas de nature à démontrer que le sigle HDX était connu, avant la date de dépôt de la marque contestée, comme une alternative pour désigner une technologie d’« hémodialyse à spectre étendu » dès lors que :

- La technologie HDX y est citée comme étant celle de la société mère du titulaire ;

- Un des articles est rédigé en langue anglaise avec une traduction française parcellaire de sorte que le contenu de l’article ne saurait être appréhendé totalement ;

- Rien ne permet d’affirmer que l’étude mentionnant une thérapie de dialyse sous le signe HDX est datée du 7 septembre 2017 dès lors qu’elle mentionne plusieurs dates postérieures. 14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments du demandeur et relève notamment que :

- Les éléments transmis par le demandeur sont insuffisants à démontrer que le terme HD soit couramment utilisé pour désigner l’hémodialyse, seulement trois documents faisant référence au signe HD antérieurement au dépôt de la marque contestée ;

- Les décisions d’oppositions qu’il a lui-même citées sont admissibles en l’espèce, ces dernières démontrant que l’ajout d’une lettre dans un signe court a des conséquences significatives sur la perception du public, ce qui est une position constante de la jurisprudence ;

- Les documents fournis par le demandeur pour prouver l’usage du terme HDX antérieurement au dépôt de la marque contestée sont insuffisants à démontrer l’absence de distinctivité de ce terme ou sa descriptivité ; en effet, certains documents sont présentés plusieurs fois ou sont des extraits issus d’un même ouvrage déjà cité, d’autres sont datés postérieurement à la date de dépôt de la marque contestée, et des extraits ne peuvent être retenus dès lors qu’ils ne sont pas sourcés, qu’ils ne citent aucunement le terme HDX ou qu’ils rapportent un usage en lien avec le titulaire ;

- L’usage que lui ou sa société mère ont pu faire du terme HDX peu de temps avant son enregistrement à titre de marque pour la promotion de ses produits et services, n’est pas un usage qui peut être considéré comme privant le terme HDX de toute distinctivité ;

- La décision de refus d’enregistrement de la marque HDX par l’office australien doit être écartée : le titulaire rappelle que l’INPI n’est pas lié par les décisions d’autres offices ; au surplus, cette décision se situe en dehors de la période pertinente, car le refus d’enregistrement a été émis en 2018, postérieurement à l’enregistrement de la marque HDX en 2017 ; au demeurant une protection à titre de marque a été octroyée en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Maroc et en Suisse en 2019 ainsi qu’aux Etats Unis en 2022.

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II.- DECISION A. S ur le droit applicable 15. La marque contestée a été déposée le 5 octobre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 16. En conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 17. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 18. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ». 19. L’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : […] b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service […] ». 20. Ces articles doivent être interprétés au regard des articles 2 et 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dont ils assurent la transposition, desquels il résulte que « Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises » (CA Paris, RG 17/19192 SA Mariage Frères, 22 mai 2018). 21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 22. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : 23. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants : « Classe 09 : Logiciels d’aide pour les machines de dialyse ; logiciels d’aide à la conception et à la mise à jour de modes de fonctionnement spécifiques aux machines de dialyse ; logiciels pour le traitement de l’insuffisance rénale et associés aux machines de traitement du rein ;

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systèmes électroniques/informatiques servant d’interface entre une machine de dialyse et un ordinateur et dispositif de visualisation des données transmises à l’interface ou y transitant ; logiciels pour collecter et analyser les données du patient utilisées durant les séances de dialyse ; logiciels d’aide à la conception et à la mise à jour de modes opératoires spécifiques aux machines de traitement médical ; Classe 10 : Appareils et instruments médicaux pour le traitement extracorporel du sang ; appareils et instruments médicaux pour le traitement de l’insuffisance rénale ; appareils médicaux pour les thérapies de remplacement rénal à savoir appareils médicaux pour l’hémodialyse, l’hémofiltration et l’hémodiafiltration ; filtres pour liquides de dialyse ; dialyseurs ; moniteurs de dialyseurs ; lignes à sang, kits jetables à usage médical pour le traitement extracorporel du sang ; Classe 42 : Conception, à savoir, design et développement, installation et mise à jour de logiciels d’aide à la prescription de traitements médicaux pour traiter les maladies rénales ; conception, à savoir, design et développement, installation et mise à jour de logiciels pour la conduite, la surveillance et le suivi de sessions de traitement médical de maladies rénales ; conception, installation et mise à jour de logiciels d’aide à la conception et la mise à jour de modes opératoires spécifiques des appareils et instruments médicaux pour le traitement extracorporel du sang ; conception, installation et mise à jour de logiciels d’assistance lors du traitement de l’insuffisance rénale et de logiciels associés aux machines pour le traitement de l’insuffisance rénale ; Services de dialyse péritonéale ou d’hémodialyse à domicile ou en centre, services de thérapie par perfusion, services de thérapie du sang ; Classe 44 : Services de dialyse péritonéale ou d’hémodialyse à domicile ou en centre, services de thérapie par perfusion, services de thérapie du sang ».  Sur le caractère distinctif et descriptif du signe 24. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. 25. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 26. En l’espèce, les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée relèvent du domaine médical et plus spécifiquement du traitement de l’insuffisance rénale. Dès lors, et comme le relèvent tant le demandeur que le titulaire de la marque contestée, il y a lieu de considérer que le public pertinent se trouve composé de professionnels de la santé, doté d’un degré d’attention élevé. 27. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués.

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A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376). 28. En outre est considéré descriptif un signe qui présente, avec les produits et services en cause, un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques. 29. En l’espèce, la marque contestée consiste en l’élément verbal HDX. 30. Le demandeur soutient que le signe HDX est descriptif en ce que le public pertinent établira un lien direct et concret entre ce signe et les produits et services désignés, dès lors que l’élément d’attaque « HD » est une abréviation communément utilisée dans le secteur médical et, plus spécifiquement dans le domaine de la néphrologie, pour désigner une « hémodialyse », et que la lettre X sera notamment perçue comme la forme abrégée de « expanded » en anglais ou « étendue » en français ou comme un marqueur du pluriel. Il en déduit que le public pertinent percevra sans autre réflexion, le signe HDX, appliqué à des produits et services d’aide au traitement des maladies rénales et des soins médicaux par hémodialyse, comme renvoyant à un autre procédé ou une autre thérapie d’hémodialyse et notamment, un procédé d’hémodialyse élargi, ou comme véhiculant un message quelque peu laudatif sur le caractère étendu, élargi, performant de l’hémodialyse. Il ajoute enfin que l’ensemble des preuves d’usage du terme HDX sur une période antérieure à octobre 2017 attestent d’un usage non pas à titre de marque pour garantir l’identité d’origine commerciale des produits et services, mais d’un usage comme abréviation de termes descriptifs. 31. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que le signe HDX est bien distinctif, soutenant que les documents fournis par le demandeur sont insuffisants à démontrer l’absence de distinctivité de ce terme ou sa descriptivité. Il précise à cet égard que s’il existe divers acronymes utilisés en lien avec la dialyse, la combinaison de lettres HDX n’est pas banale : la lettre « X » est une lettre particulièrement marquante compte tenu de sa rareté et de sa perceptibilité, d’autant plus dans un signe très court de trois lettres. Il estime en outre que la connaissance d’autres abréviations ou acronymes pouvant commencer par les lettres HD ne peut emporter la conclusion d’une connaissance évidente d’un nouveau sigle HDX non usité à la date du dépôt. Il rappelle enfin que le terme HDX ne correspond pas à un terme du langage courant, même scientifique ou médical au moment du dépôt en 2017, ce terme n’étant utilisé dans le domaine médical que dans des publications qui lui sont liées, relevant à cet égard que l’usage que lui ou sa société mère ont pu faire du terme HDX peu de temps avant son enregistrement à titre de marque pour la promotion de ses produits et services, n’est pas un usage qui peut être considéré comme privant le terme HDX de toute distinctivité.

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32. Une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe, qui doit être apprécié au jour du dépôt, incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 33. A cet effet, le demandeur fournit des éléments destinés à démontrer que la séquence « HD » est une abréviation communément utilisée dans le secteur médical et, plus spécifiquement, dans le domaine de la néphrologie, pour désigner une « hémodialyse », parmi lesquels :  Pièce n° 2 : Extrait base IATE : https://iate.europa.eu/search/result/1680517273082/1 La base IATE (« Terminologie interactive pour l’Europe ») est une base de données terminologique de l’Union européenne, accessible dans toutes les langues de l’Union européenne. Comme le relève le demandeur, ce document, qui correspond à la page française de la définition du terme « hémodialyse », démontre que la séquence « HD » y est référencée comme acronyme de ce terme, et ce avant la date de dépôt de la marque contestée (référence créée le 25 octobre 2007 et modifiée en dernier lieu le 19 mai 2014).  Pièce n° 3 : Extraits de l’encyclopédie Wikipédia et de glossaires d’abréviations et acronymes Selon le demandeur, ces différents extraits de dictionnaires anglais et franco-anglais démontrent qu’« HD » est une abréviation anglo-saxonne usuelle pour « hemodialysis » au jour du dépôt de la marque contestée, vocabulaire médical anglais de base très proche de son équivalent français hémodialyse. Il estime que ces documents démontrent également que « l’abréviation ʺHDʺ constitue un composant de base, à partir duquel sont déclinés d’autres sigles partageant cette racine commune ». Il convient de relever, qu’y figure notamment un extrait de la rubrique « acronyms & abreviations for specialists » d’un site internet édité par l’université de Bourgogne (https://anglaismedical.u-bourgogne.fr/acronyms/nephro.htm) et portant la mention « © 2011 Dijon School of Medicine, Burgundy University – Credits ». Ce document liste tous les acronymes anglais relevant du domaine médical de la néphrologie avec leur équivalent en français. Il y est précisé que l’acronyme anglais HD fait référence au terme « hemodialysis », traduit en français par « hémodialyse ». S’il n’est pas mentionné d’acronyme équivalent utilisé en France, ce document témoigne du fait que les étudiants et médecins français sont en mesure de relier l’acronyme HD au terme anglais « hemodialysis ». Comme le relève en outre le demandeur, figurent également parmi cette liste deux acronymes anglais dérivés de HD à savoir HDF et HDD, désignant respectivement les termes « hemofiltration » (« hémofiltration » en français) et « home hemodialysis » (« hémodialyse à domicile » en français), sans mentionner d’acronymes équivalents utilisés en France.  Pièce n° 4 : Rapport final d’un groupe d’experts concernant l’hémodialyse CCLIN Sud-Est https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-12/rapport_dialyse_2017.pdf Cette pièce comporte divers rapports français datés de juin 2007, mai 2010 et décembre 2017 rendus sous la coordination de la Haute Autorité de la Santé dans lesquels l’hémodialyse est

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désignée sous sa forme développée ou sous sa forme abrégée « HD » pour désigner une thérapie conventionnelle de base à partir de laquelle sont déclinées des pratiques et modalités spécifiques, par exemple « HDC » pour désigner l’hémodialyse en centre et « DOMhd » pour désigner l’hémodialyse à domicile. Il convient de constater que si le rapport de 2017 est daté postérieurement au dépôt de la marque contestée, il peut néanmoins être pris en compte dès lors qu’il présente des données antérieures.  Pièce n° 5 : Présentation d’un enseignant du Collège universitaire des Enseignants en Néphrologie (CUEN) lors d’un séminaire de 2015 Selon le demandeur, cette pièce témoigne du fait que les publications spécialisées, les communications et publications intervenues sur des blogs, médias spécialisés, manuels et livres académiques utilisent indifféremment l’acronyme « HD » ou le syntagme hémodialyse pour désigner le traitement en cause, et ce depuis une date antérieure au dépôt de la marque contestée. Force est en effet de constater que parmi ces documents, trois sont datés antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et mentionnent notamment les sigles HD pour « hémodialyse », HDF pour « hémodiafiltration » ou HDI pour « hémodialyse intermittente », à savoir : la présentation d’un enseignant du Collège universitaire des Enseignants en Néphrologie (CUEN) lors d’un séminaire, intitulé Comment choisir une technique d’hémodialyse et datée du 28 août 2015, un article daté du 8 juillet 2009, publié sur un site spécialisé dans la santé traduit en plusieurs langues, dont le français, et intitulé Hémofiltration, hémodiafiltration et hémodialyse pour la maladie rénale terminale ainsi que la page du site Internet d’un éditeur français dans les domaines médical et paramédical présentant le glossaire des abréviations utilisées dans un ouvrage intitulé Manuel d’épuration extrarénale en réanimation, vraisemblablement daté du 27 septembre 2011. 34. Il ressort de l’ensemble des documents mentionnés et décrits ci-dessus – qui sont tous destinés au public français de référence à savoir des professionnels de la médecine, issus de sources très diverses (site internet universitaire, présentations et articles scientifiques, rapports publics, base de données européenne) et qui comportent des dates différentes (2007 pour le plus ancien) – que le signe HD était compris et utilisé par le public pertinent pour désigner le terme « hémodialyse » à la date du dépôt de la marque contestée le 5 octobre 2017. 35. Ces documents démontrent également que des sigles de trois lettres commençant par la séquence HD- étaient compris par le public pertinent, antérieurement au dépôt de la marque contestée, comme l’abréviation de termes médicaux relevant du vocabulaire de la néphrologie, à savoir HDC pour « hémodialyse en centre », HDF pour « hémodiafiltation », HDD pour « hémodialyse à domicile » et HDI pour « hémodialyse intermittente ».

Il n’est par ailleurs pas contesté par le titulaire de la marque contestée que le public de référence est coutumier de l’utilisation de sigles dérivés du sigle HD dans le domaine de la néphrologie, indiquant lui-même dans ses observations que ce public de spécialistes se trouve exposé à de nombreux acronymes dans sa pratique quotidienne. 36. Dès lors, il ressort tant de l’argumentation du demandeur que des pièces présentées que la séquence HD prise isolément est susceptible d’être comprise comme renvoyant au terme « hémodialyse » pour le public concerné.

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37. Toutefois, il convient de rappeler que le caractère distinctif et descriptif d’une marque doit s’apprécier dans son ensemble, à savoir en l’espèce le signe HDX. 38. A cet égard le demandeur soutient que l  a lettre X de ce signe sera perçue comme la forme abrégée de « expanded » en anglais ou « étendue » en français ou comme un marqueur du pluriel. Il fournit à l’appui de sa démonstration les éléments suivants :  Pièce n° 6 : Signification de la lettre X XGA : Extended Graphics Array XHTML : Extensible HyperText Markup Language XML : Extensible markup language Ces trois documents correspondent aux pages Wikipédia des termes issus du langage informatique « Extended Graphics Array », « Extensible HyperText Markup Language » et « Extensible Markup language », désignés par des sigles comportant la lettre X pour « extended » ou « extensible ». https://www.lexpress.fr/informations/le-triomphe-du-x_652514.html : article publié le 3 juillet 2003 sur le site d’actualité L’Express et intitulé Le triomphe du X et portant sur l’utilisation de la lettre X dans divers domaines (mathématique, scientifique, informatique, politique, marketing etc.) https://en.wikipedia.org/wiki/X : page Wikipédia anglaise de la lettre X (et non traduite). Selon le demandeur, il ressort de ces documents qu’« il est notoirement établi que la lettre « X » placée en désinence est, dans le domaine des sciences au sens large, un symbole mathématique de multiplication, sert à désigner une inconnue, une variable ou bien encore un ensemble en extension. La lettre « X » correspond également à la forme abrégée de « extension » (extended/extensible/expanded) en langage informatique ou « extra » dans le langage courant. La lettre « X » marque également le pluriel d’un nom commun en langue française ».  Annexe D : Extraits de dictionnaires et glossaires : https://dictionnaire.lerobert.com/guide/pluriel-des-noms-communs https://dictionnaire.lerobert.com/guide/pluriel-des-adjectifs Extraits du dictionnaire Le Robert Dico en ligne portant sur l’utilisation de la lettre X dans la langue française comme un marqueur du pluriel des noms et adjectifs https://www.wordmine.info/Search? stype=wordswith&slang=fr&sword=X&letters=on&minletters=2&maxletters=8 https://www.wordmine.info/Search? stype=wordswith&slang=en&sword=X&letters=on&minletters=2&maxletters=8 Résultats d’une recherche effectuée sur le site Internet WordMine.info indiquant que presque 5000 mots français et plus de 8000 mots anglais contiennent la lettre X. Extrait de la page Wikipédia « List of medical abbreviations : X » : le demandeur y a mis en exergue les deux sigles anglais suivants : « X-AFP » signifiant « extanded alpha-fetoprotein » et « XR » signifiant « extended released ».

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Extrait de la page Wikipédia « Modified-released dosage » : le demandeur y a mis en exergue les sigles anglais suivants : « XL » signifiant « Extra longue », « XR » signifiant « extended/Extra Release », « XT » signifiant « Extended/Extra Time » et « ES » ou « XS » signifiant « Extra Strength ». https://globalrph.com/abbreviation/x/ : document portant manifestement sur les abréviations anglaises et précisant que la lettre X peut être interprétée comme signifiant « except » ou « extra ». Le demandeur y a mis en exergue le sigle « XL » qui peut notamment signifier « extended release » ou « extra large ». https://openmd.com/dictionary/abbreviations/x : extrait d’un site internet rédigé en anglais et présentant notamment des abréviations médicales comportant la lettre X. Il est à relever que la lettre X ne possède pas la même signification selon les sigles. https://www.definitivehc.com/resources/glossary/t/treatment-tx : extraits du site Internet Definitive Healthcare, en anglais et suivi d’une traduction en français par le demandeur et expliquant pourquoi le terme anglais « Treatment » (signifiant « traitement » ) est abrégé en « Tx ». Il y est indiqué que dans certaines abréviations, « le X minuscule remplace simplement les lettres manquantes du mot ». 39. Cependant, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, ces documents, au demeurant non datés, ne sont pas suffisants à démontrer que la lettre X sera immédiatement perçue et sans réflexion par le public français de référence comme signifiant « étendu ». En effet, les exemples d’acronymes issus de la pièce n°6 sont étrangers au domaine médical ou à des produits et services liés au monde médical. En outre, s’il ressort de l’Annexe D que dans la langue française la lettre X est un marqueur du pluriel, il n’est pas démontré par le demandeur que ce marqueur soit couramment utilisé dans des sigles ou acronymes. Par ailleurs, le fait que la lettre X soit utilisée dans presque 5000 mots français et dans plus de 8000 mots anglais ne permet pas de démontrer comment le public pertinent perçoit la lettre X située dans un sigle ou un acronyme. Enfin, si les autres documents transmis par le demandeur au titre de l’Annexe D démontrent que la lettre X est utilisée dans des abréviations médicales anglaises, force est de constater que cette lettre possède des significations diverses selon les sigles et acronymes. En tout état de cause, aucun de ces documents ne démontre que le public français pertinent est exposé à des abréviations anglaises médicales contenant la lettre X ou encore que cette lettre est couramment usitée ou revêt une signification particulière dans les sigles ou acronymes médicaux utilisés en France. Le demandeur ne démontre pas plus que cette lettre X contribuerait à véhiculer un message « laudatif » au signe contesté. 40. De ce fait, si la séquence HD associée à des produits et services en lien avec le traitement de l’insuffisance rénale évoquera l’hémodialyse pour le public professionnel français de référence, il n’est pas démontré que ce public attribuera un sens à la lettre finale X, laquelle demeure dépourvue de sens immédiatement perceptible et est donc suffisante pour apporter un caractère distinctif à l’ensemble, malgré sa position finale dans la marque.

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41. Le demandeur soutient également que le groupe d’équipements médicaux auquel appartient la société titulaire de la marque contestée, et plus largement les opérateurs français du secteur considéré, utilisent le sigle « HDx » pour désigner une « hémodialyse élargie », et ce avant le dépôt de la marque contestée. A l’appui de sa démonstration, il verse la pièce n°7 et les annexes 1, A et B, lesquelles contiennent de très nombreux extraits d’articles et publications scientifiques et médicales. 42. Comme le rappelle à juste titre le titulaire de la marque contestée, seuls les documents datés antérieurement au dépôt de la marque contestée peuvent être pris en compte pour déterminer le caractère distinctif de cette dernière au jour de son dépôt. 43. Les documents fournis par le demandeur, datés antérieurement au dépôt de la marque contestée et portant mention du sigle HDX sont donc les suivants :

- Quatre articles rédigés en anglais publiés les 1er juillet 2002, 28 mai 2011 et 1er mai 2013 dans la revue médicale Nephrology Dialysis Transplantation (Annexe B, page 42, 43 et 62 à 64) : il s’agit d’extraits très brefs sans traduction ;

- Trois communications de presse émanant du titulaire ou de sa société mère :  Baxter Launches Hdx Therapy Enabled By Theranova To Provide High Performance Hemodialysis Treatments, 24 Octobre 2016 (Annexe A, pages 2 et 13);  Baxter’s HDx with the THERANOVA Dialysis Technology Rolling Out Worldwide (Except US), traduit par le demandeur par « Le HDx de Baxter avec la technologie de dialyse THERANOVA est déployé dans le monde entier (à l’exception des Etast-Unis) », 26 octobre 2016 (Annexe pages 8 et 12) ;  New Data Demonstrates High Performance of HDx Enabled by THERANOVA, Baxter’s Hemodialysis Therapy, 23 juin 2017 : Extraits d’un article émanant d’une société américaine de diffusion de communiqués de presse (BUSINESS WIRE) et relayé sur le site Internet de Medical Product Outsourcing, dans lequel il est indiqué que la société mère du titulaire, « fournisseur mondial de soins rénaux, a mis en avant de nouvelles données sur sa thérapie HDx activée par le dialyseur THERANOVA, en vantant les informations de deux études indépendantes qui montrent que l’HDx, ou thérapie d’hémodialyse élargie, activée par le dialyseur THERANOVA, élimine efficacement les toxines de petite et moyenne taille à des taux similaires par rapport à l’hémodiafiltration (HDF), un autre type de dialyse » (Annexe A page 10 + Annexe B, page 25). Cet article promeut donc la technologie HDX du titulaire en reprenant la communication du 5 juin 2017 de la société à laquelle il est affilié. Ces communications sont publiées en anglais et accompagnées d’une traduction partielle du demandeur et sont suivies d’un extrait non daté de la page française du site Internet de la société mère du titulaire, promouvant la « thérapie d’hémodialyse élargie (HDx) » ou « thérapie HDx » ;

- Article daté du 24 octobre 2016 rédigé en anglais intitulé Baxter launches Theranova dialyzer in Europe, Down Under et portant vraisemblablement sur le lancement, dans six pays dont la France, d’une nouvelle méthode d’hémodialyse HDx (« HDx hemodialysis therapy system ») par la société qui en est à l’origine (Pièce 7 – pages 42 à 53). Cet article non traduit promeut à l’évidence la technologie HDX du titulaire ;

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— Article rédigé en anglais intitulé The Rise of Expanded Hemodialysys, publié en ligne le 10 mai 2017 dans la revue Blood Purification et relayé sur le site https://karger.com (Annexe B page 27, 28 et 65 à 78) : si ce document est suivi d’une traduction partielle par le demandeur, l’extrait traduit ne mentionne pas le terme HDX ;

- Un article daté du 5 juin 2017, transmis dans sa version française et anglaise, intitulé De nouvelles données démontrent la haute performance du traitement HDx activé par THERANOVA, la nouvelle thérapie d’hémodialyse de Baxter (New Data Demonstrates High Performance of HDx Enabled by THERANOVA, Baxter’s Novel Hemodialysis Therapy, dans sa version anglaise). Le demandeur précise dans ses observations que ce document expose que de nouvelles données ont été publiées par la société à l’origine de la nouvelle thérapie HDx durant un Congrès européen ayant eu lieu du 3 au 6 juin 2017 (Pièce 7 page 31 et Annexe 1) ;

- Article rédigé en anglais daté du 14 septembre 2017 et intitulé The Rationale for Expanded Hemodialysis Therapy (HDx). Le demandeur fournit une traduction partielle d’extraits de cet article : « La Raison d’être la Thérapie par Hémodialyse Étendue (HDx) », « HDx : Une nouvelle thérapie pour une nouvelle membrane », « Le cas des membranes HRO et HDx est un exemple typique de progrès et d’innovation dans le domaine de la dialyse » ainsi qu’un résumé de l’article en anglais (Annexe B page 18, 30 à 31 et 94) ;

- Article rédigé en anglais intitulé Inflammation and Protein – Energy Wasting in the Uremic Milieu, publié le 14 septembre 2017 dans une revue médicale (annexe B, page 95) : cet article n’est pas traduit. 44. Le demandeur fournit également les deux documents suivants, dont le contenu ne peut pas être daté de manière certaine, de sorte qu’ils doivent être écartés :

- Etude d’un docteur en néphrologie initialement parue le 7 septembre 2017, sponsorisée par l’Université de Sao Paulo et portant sur le développement récent d’une thérapie connue sous le nom d’hémodialyse étendue (HDx) (Annexe 1). Toutefois, comme le relève le titulaire de la marque contestée, si cette étude a été postée pour la première fois le 7 septembre 2017, il est indiqué que la dernière mise à jour date du 30 septembre 2019 de sorte que le contenu de l’étude a pu être modifié.

- Page de couverture d’un ouvrage intitulé Expanded Hemodialysis – Innovative Clinical Approach in Dialysis, vraisemblablement paru en 2017, suivie de copies écran du moteur de recherche Google, rubrique BOOK, à savoir des extraits de cet ouvrage mentionnant le signe « HDx ». (Annexe B, page 41 et page 87). 45. Il ressort des documents listés au point 43 qu’une société affiliée au titulaire de la marque contestée communiquait sur le sigle HDX antérieurement au dépôt de la marque litigieuse pour désigner une nouvelle thérapie d’hémodialyse, cet usage antérieur étant très proche de la date de dépôt (entre octobre 2016 et juin 2017). Par ailleurs, si le terme HDX est également cité dans des articles scientifiques en 2002, 2011 et 2013, le demandeur n’en a fourni que des extraits très courts à savoir des séquences de phrases,

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sorties de leur contexte de sorte qu’il n’est pas possible d’établir un lien entre l’usage du signe HDX et les produits et services visés par le dépôt litigieux. Enfin, sur les deux articles datés de septembre 2017 et ne provenant a priori pas du titulaire de la marque contestée ou d’une société qui lui serait affiliée, seul l’un d’entre eux fait l’objet d’une traduction partielle. On y comprend que le signe HDX y désigne une nouvelle thérapie d’hémodialyse. Les quelques usages rapportés ne sont donc pas suffisants à démontrer la descriptivité du signe HDX, lequel est quasiment toujours associé avec le nom de la société qui en est à l’origine et destiné à promouvoir le lancement d’une nouvelle thérapie d’hémodialyse. 46. Dès lors il n’est pas démontré que le consommateur de référence était en mesure, au jour du dépôt de la marque contestée, de percevoir, immédiatement et sans réflexion, le signe contesté HDX pris dans son ensemble comme la description d’une caractéristique objective de ces produits et services. 47. Il n’est pas davantage établi, contrairement à ce que soutient le demandeur, que la marque contestée, prise dans son ensemble, sera immédiatement perçue par le public pertinent comme « véhiculant un message quelque peu laudatif sur le caractère étendu, élargi, performant de l’hémodialyse », en sorte qu’elle ne serait pas perçue comme une garantie de leur origine commerciale. 48. Ainsi, l’argumentation du demandeur n’a pas permis de démontrer une signification immédiatement perceptible du signe pris dans son ensemble, empêchant le consommateur de pouvoir l’associer à des produits et services ayant une origine commerciale particulière, de sorte qu’il ne serait pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque. 49. Enfin, le demandeur relève que l’Administration australienne a refusé l’enregistrement international de la marque HDX au motif que « Ces lettres (HDx) sont couramment utilisées comme acronyme pour le terme HÉMODALYSE ÉLARGIE » de sorte que la marque n’est pas apte à distinguer les produits et services désignés. Il fournit à cet égard l’Annexe C, comportant notamment la déclaration de refus total de protection du signe HDX prononcé par l’office australien en date du 26 septembre 2019. Toutefois, outre que l’Institut n’apparait pas lié par les décisions rendues par d’autres offices nationaux, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où cette décision a été rendue postérieurement au dépôt de la marque contestée de la présente affaire et qu’elle ne statue pas au regard du même public pertinent. Il convient de rappeler à cet égard que l’appréciation de la distinctivité et de la descriptivité d’une marque doit être effectuée uniquement au regard de la marque contestée, au jour de son dépôt, et selon les arguments présentés par les parties dans le cadre de la présente procédure. 50. Le signe HDX présente donc un caractère distinctif dans son ensemble au regard des produits et services visés à l’enregistrement. 51. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son défaut de caractère distinctif et son caractère descriptif est rejeté.

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 Sur le caractère générique de la marque contestée 52. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur indique également que « Le terme HDX était générique au moment du dépôt de la demande d’enregistrement » relevant à cet égard que le terme HDX était déjà utilisé, avant la date de dépôt de la marque en cause, dans des sources à destination directe du public pertinent, comme la forme abrégée de l’hémodialyse étendue/à spectre étendu. 53. Aux termes de l’article R.716-1 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle : « Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale ». 54. En l’espèce, force est de constater que le caractère générique de la marque contestée n’a pas été invoqué dans le récapitulatif de demande en nullité, ni développé dans l’exposé des moyens fourni à l’appui de cette demande de sorte que ce motif, qui n’était pas invoqué initialement, doit

être

rejeté. 55. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en nullité fondée sur le caractère générique de la marque contestée.  Con

clusion : 56. La demande en nullité doit être totalement rejetée en ce que :

- Le motif de nullité fondé sur le caractère distinctif et descriptif du signe est rejeté (point 51) ;

- Le motif de nullité fondé sur le caractère générique du signe, qui n’était pas invoqué initialement dans la demande en nullité, est rejeté (point 55). C. S ur la répartition des frais 57. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 58. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, dans son article 2.II., qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considérée comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 59. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge par la partie adverse des frais

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exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée. 60. En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais exposés. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 23-0070 est rejetée. Article 2 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.