NL23-0050 Le 1er mars 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

NL23-0050

I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 6 mars 2023, Monsieur B P (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0050 contre la marque verbale

n° 18/ 4454538 déposée le 19 mai 2018, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée CITYZIA est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-50 du 14 décembre 2018. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 36 : estimations immobilières ; investissement de capitaux à l’exclusion de tout service de conseil en investissement participatif et d’activité de club deal ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe complexe n°17/ 4406789, déposée le 22 novembre 2017, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2018-12 du 23 mars 2018, ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se

NL23-0050

rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par ce dernier, la demande en nullité lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 28 mars 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Cette notification, présentée au titulaire de la marque contestée le 31 mars 2023, a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». 7. Le 23 mai 2023, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquelles ont été notifiées au demandeur. 8. Le 5 juillet 2023, le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquelles ont été notifiées au titulaire de la marque contestée. 9. Le 10 août 2023, le titulaire de la marque contestée a sollicité une suspension de la procédure en raison de sa mise en liquidation judiciaire. 10. Le 17 août 2023, l’Institut a suspendu la procédure à la date de la sollicitation de la suspension par le titulaire de la marque contestée, dans l’attente d’informations complémentaires. 11. Le 12 septembre 2023, les parties ont été informées de la reprise de la procédure, en présence des informations nécessaires relatives à la désignation du liquidateur judiciaire de la société titulaire de la marque contestée. 12. Le 14 septembre 2023, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse, lesquelles ont été refusées par l’Institut, seul le liquidateur judiciaire étant habilité à intervenir dans la présente procédure. Le liquidateur judiciaire a fourni de nouvelles observations en réponse, dans le délai imparti, lesquelles ont été notifiées au demandeur. 13. Le 18 octobre 2023, le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquelles ont été notifiées au titulaire de la marque contestée. Prétentions du demandeur 14. D ans son exposé des moyens , le demandeur soutient qu’il existe une identité entre les services de la marque contestée et ceux de la marque antérieure invoquée et une similitude des signes en cause. Il conclut à un risque de confusion entre les marques en présence. Il demande, en outre, le remboursement des frais de procédure. 15. D ans ses premières observations , le demandeur réitère ses précédents arguments et ajoute, en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée, qu’il est titulaire d’une famille de marques « CITYA » lesquelles comportent, dans la quasi-totalité, le radical dominant « CITYA ».

NL23-0050

Il souligne que le titulaire de la marque contestée ne conteste pas la comparaison des services en présence. Il étaye ses arguments quant à la comparaison des signes, en réponse au titulaire de la marque contestée. 16. D ans ses secondes observations , le demandeur le demandeur réitère ses précédentes observations et ajoute des éléments quant à la comparaison des signes, en réponse au titulaire de la marque contestée. A l’appui de ses observations, le demandeur a communiqué la pièce suivante : Annexe 1 : Extrait de l’Académie française – G.Q.G Prétentions du titulaire de la marque contestée 17. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée présente des développements quant aux différents droits, notamment des marques, détenus par le demandeur. Il estime que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences importantes, en sorte qu’ils ne sont pas similaires. Il en conclut qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les droits en présence. 18. D ans ses secondes observations en réponse , le titulaire de la marque contestée insiste sur le fait qu’un dépôt de marque du demandeur est ultérieur au dépôt de la marque contestée. Il insiste également sur la prononciation en deux temps du terme CITYA, qui engendrerait des différences phonétiques entre les signes en présence. II.- DECISION A
- Sur le droit applicable 19. La marque contestée a été déposée le 19 mai 2018 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 20. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 21. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 22. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 23. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

NL23-0050

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 24. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B – Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 25. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 26. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- S ur les services 27. Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 28. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; estimations immobilières ; investissement de capitaux à l’exclusion de tout service de conseil en investissement participatif et d’activité de club deal ». 29. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du

NL23-0050

trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; estimations immobilières ; investissement de capitaux ». 30. Ainsi que le soutient à juste titre le demandeur, les services précités de la marque contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. 2- S ur les signes 31. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 32. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 33. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 34. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 35. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un terme unique et que la marque antérieure est constituée de trois termes, d’éléments graphiques, d’une présentation particulière et de couleurs.

NL23-0050

36. V isuellement , les dénominations CITYZIA et CITYA ont en commun la séquence d’attaque CITY et la lettre finale A. Les signes se distinguent par les lettres médianes ZI au sein du signe contesté, ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure, le terme CITYA, dont la lettre A est mise en exergue, étant disposé selon une présentation graphique particulière en couleurs surplombée d’un élément figuratif et de deux autres termes LE GQG, alors que le signe contesté est purement verbal. 37. P honétiquement , ces dénominations en commun les sonorités d’attaque [ci-ty] et finale [ia]. Elles se distinguent néanmoins par la sonorité médiane sifflante [z] au sein du signe contesté. Les signes se distinguent également par la présence des termes LE GQG au sein de la marque qui en modifie tant le rythme que la prononciation. 38. I ntellectuellement , la séquence d’attaque commune CITY est susceptible d’être perçue comme évoquant pareillement la ville. A cet égard, le titulaire de la marque contestée, qui reconnait que le terme CITY « peut évoquer la notion de ville », ajoute que « la notion de ville peut être associée à de nombreux contextes et produits différents dans le domaine commercial », mais il n’en demeure pas moins que ce terme sera appréhendé de la même manière comme renvoyant à une ville. 39. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques faibles et intellectuelles moyennes.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 40. A u sein de la marque antérieure , si la dénomination CITYA apparaît distinctive au regard des services en cause, elle n’apparaît toutefois pas dominante malgré sa position centrale. 41. En effet, si la présence d’un élément graphique susceptible de représenter une colonne présente un caractère secondaire en ce qu’il sera perçu uniquement comme un élément d’ornementation, tel n’est pas le cas de l’ensemble verbal LE GQG : D’une part, ne saurait prospérer l’argument du demandeur selon lequel l’expression LE GQG n’est pas distinctive en ce qu’elle ferait référence à l’expression générique « Grand Quartier Général » qui serait évocatrice des services rendus. En effet, d’après l’annexe 1 fournie par le demandeur à l’appui de son argumentation, il apparait que l’abréviation GQG est utilisée dans le secteur militaire, or les services en présence concernent uniquement le secteur commercial, publicitaire et immobilier. Si cette annexe fait également référence à une expression figurément et familièrement du lieu où se réunit régulièrement un groupe de personne, elle ne vise que les termes Quartier général, ou par abréviation QG. Or, rien ne permet de conclure que le public percevra cette abréviation au sein de l’ensemble verbal LE CQG. D’autre part, l’ensemble verbal LE GQG, certes inscrit sur une ligne inférieure, apparaît tout autant perceptible en raison de sa présentation et de sa couleur jaune le rendant particulièrement

NL23-0050

visible et le mettant en exergue, l’article LE étant inscrit en lettres italiques et les lettres GQG en caractères gras. 42. Dès lors, l’expression « Le GQG » retiendra tout autant l’attention du consommateur que la dénomination CITYA. 43. P ar ailleurs, la dénomination CITYZIA, constitutive du signe contesté, apparait distinctive au regard des services en cause. 44. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques faibles, et intellectuelles moyennes qui sont minimisées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce  Le public pertinent 45. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 46. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 47. En l’espèce, les services en cause ont trait principalement au secteur publicitaire et commercial à destination de professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques, ainsi qu’à un public qui cherche à faire estimer ses biens immobiliers, ce qui induit des enjeux financiers importants de sorte que le public sera plus vigilant aux marques auxquelles il recourt. 48. En conséquence, les services en cause s’adressent à un public avec un degré d’attention étant moyen à élevé.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 49. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 50. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure prise dans son ensemble, constituée des termes CITYA LE GQG, d’éléments graphiques, d’une présentation particulière et de couleurs, n’étant pas discuté, doit être considéré comme normal. 3- S ur l’appréciation globale du risque de confusion

NL23-0050

51. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 52. En l’espèce, les ressemblances visuelles et phonétiques faibles, et intellectuelles moyennes entre les signes sont minimisées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. Conjugué au fait que le public pertinent concerné dont le degré d’attention est moyen à élevé sera d’autant plus attentif aux différences au regard de ces services, le risque de confusion n’est pas établi, et ce malgré l’identité des services. 53. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel il « est titulaire d’une famille de marques « CITYA » lesquelles comportent, dans la quasi-totalité, le radical dominant « CITYA ». C’est ainsi précisément autour de cet élément dominant « CITYA » que le public pertinent percevra la famille de marques de Monsieur B , exploitées par plusieurs sociétés comportant elles aussi le terme dominant CITYA depuis près de 30 ans », dès lors que seule la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente procédure doit être prise en compte. Ainsi, il ne saurait se prévaloir de l’existence d’une famille de marques dans le cadre de la présente procédure. 54. En conséquence, en l’absence de risque de confusion, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée. C – Sur la répartition des frais 55. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 56. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 57. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande en nullité. 58. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. PAR CES MOTIFS

NL23-0050

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0050 est rejetée. Article 2 : La demande de répartition des frais est rejetée.