NL 23-0124 Le 01/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. . I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 30 juin 2023, Monsieur R V D M (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0124 contre la marque

n° 17/4354123 déposée le 12 avril 2017, ci-dessous reproduite :

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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur Y A est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2017-31 du 4 août 2017. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». 3. Le demandeur invoque un motif absolu de nullité fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 5 septembre 2023 reçu le 13 septembre 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 13 novembre 2023. Prétentions du demandeur 8. D ans son exposé des moyens, le demandeur invoque le fait qu’il est propriétaire d’un bar TWENTY ONE SOUND BAR depuis 2005. Pour en assurer la promotion, il a fait appel au titulaire de la marque contestée. Depuis 2017, le titulaire de la marque contestée n’intervient plus pour le compte du demandeur. Lors de cette même année, le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt de la marque contestée, pour des services proposés par le demandeur dans son bar. Ce dépôt démontre une volonté de priver le demandeur d’un signe qui peut lui être nécessaire dans le cadre de son activité. A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :

- Une attestation sur l’honneur du 6 juillet 2018 ;

- Plusieurs factures de 2015 et 2016, provenant du titulaire de la marque contestée. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 2

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9. La marque contestée a été déposée le 12 avril 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 10. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 11. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 12. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 14. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future, et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue 15. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 16. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 17. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 3

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18. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 19. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. 20. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque l’usage antérieur d’un signe identique, à savoir le signe TWENTY ONE SOUND BAR en tant qu’enseigne ainsi que l’indique l’attestation sur l’honneur certifiée par notaire, cette même attestation mentionnant que le demandeur est le gérant de la SARL BAR NRJ sous l’enseigne Twenty One Sound Bar depuis 2005.  Connaissance de l’usage antérieur des signes du demandeur 21. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12 avril 2017. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe TWENTY ONE SOUND BAR par le demandeur. 22. Le demandeur invoque le fait qu’il a fait appel au titulaire de la marque contestée pour assurer la promotion de son bar TWENTY ONE SOUND BAR. Dans le cadre de cette activité, le titulaire de la marque contestée a réalisé un site Internet, organisé des évènements. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit des factures, établies par le titulaire de la marque contestée et destinées à la société du demandeur. Ces factures sont datées de 2015 à 2016 et indiquent comme objet « Réalisation structure site internet « Twenty one sound bar » », « organisation évènementiel « Twenty one sound bar » pour sarl Bar NRJ « avril » … « octobre » … « novembre » … « décembre » … « janvier » … « février » … mars » … « octobre » », « préparation annuelle évènementiel « Twenty one sound bar » pour sarl Bar NRJ « août » », « Prestation photo Twenty One Sound Bar » « mars-avril-mai-juin » Retouche photo « Twenty One Sound Bar » », « Réalisation visuelle évènementiel « mars » … « juin » … « décembre » … « février » ». 23. En l’espèce, il résulte des factures citées précédemment, toutes antérieures au dépôt de la marque 4

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contestée, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 12 avril 2017, de l’usage antérieur du signe TWENTY ONE SOUND BAR.  L’intention du titulaire de la marque contestée 24. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 25. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 26. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 27. Le demandeur indique que :

- Dans le cadre du poste de « community manager » confié au titulaire de la marque contestée pour la SARL BAR NRJ, il lui a transmis les mots de passe Facebook et Instagram, et de la boîte mail du bar ;

- Après la fin de leur collaboration en 2017, le titulaire de la marque contestée a conservé les mots de passe, en les modifiant, empêchant le demandeur d’avoir accès aux comptes.

- Le titulaire de la marque contestée a également procédé au dépôt de la marque contestée la même année que celle mettant fin à leur collaboration, pour des services identiques à ceux proposés par le demandeur ; Le demandeur estime ainsi que le dépôt de marque démontre la volonté du titulaire de la marque contestée de le priver d’un signe qui peut être nécessaire à son activité. 28. E n l’espèce , il ressort des éléments transmis que le demandeur est le gérant de la société « SARL BAR NRJ » ayant pour enseigne le TWENTY ONE SOUND BAR. Les factures fournies établissent par ailleurs que le titulaire de la marque contestée est intervenu pour des prestations relatives à de l’évènementiel portant sur le nom Twenty One Sound Bar, la réalisation d’un site internet Twenty One Sound Bar, en 2015 et 2016. 29. En revanche, aucun des documents fournis ne permet d’établir le contexte conflictuel entre les parties lors du dépôt de la marque contestée, invoqué par le demandeur. 30. D’une part, les factures datées de 2015 et 2016 ne font état que des relations commerciales entre les parties sur ces périodes. Elles ne permettent pas de démontrer que ces relations se sont terminées après 2016 tel que l’affirme le demandeur. 31. D’autre part, si l’attestation sur l’honneur du demandeur datée de 2018, soit postérieurement au dépôt de la marque contestée, fait état d’un conflit entre les parties concernant l’accès à la page Facebook du bar, dont le demandeur est le gérant, intervenu lorsque le titulaire de la marque contestée a cessé ses prestations, force est de constater qu’aucun autre élément fourni par le 5

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demandeur ne permet de corroborer la réalité de la rupture commerciale qu’il invoque, ni sa date, ni de corroborer les faits concernant l’accès à la page Facebook. En effet, l’attestation provenant du demandeur lui-même, certes visée par un notaire, n’est toutefois étayée par aucun autre document. A cet égard, les documents cités par le demandeur dans cette attestation n’ont, en outre, pas été fournis dans le cadre de la présente procédure. En outre, il convient de relever qu’aucune information n’a été fournie concernant le destinataire de cette attestation, le demandeur n’indiquant pas à qui ni dans quel cadre cette attestation a été remise. 32. Dès lors, si les arguments et éléments produits par le demandeur permettent d’établir des liens commerciaux entre les parties, ils ne sauraient suffire à eux-seuls à caractériser l’intention de nuire du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci, rien ne permettant de corroborer les relations conflictuelles invoquées par le demandeur. 33. Par conséquent, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité n’est pas fondée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL23-0124 concernant la marque n° 17/4354123 est rejetée. 6