NL23-0127 Le 26/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 juillet 2023, la société de droit britannique HG&CO LTD (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0127 contre la marque verbale n° 23/4946781 déposée le 19 mars 2023, ci-dessous reproduite :

NL23-0127 2

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J N est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-26 du 30 juin 2023. 2

NL23-0127 3

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 32 : Apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne n° 003849288, déposée le 18 mai 2004, enregistrée le 30 septembre 2005, régulièrement renouvelée, et portant sur le signe verbal LA CHICA.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir une identité et une similarité des produits en cause, la similitude des signes, et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents, desquels résulterait un risque de confusion sur l’origine des marques en présence. Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement par courrier recommandé en date du 29 août 2023, reçu le 2 septembre 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 2 novembre 2023. II.- DECISION A- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 3

NL23-0127 4

9. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée LA CHICHA LOCA n° 23/4946781 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne antérieure LA CHICA n° 003849288. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 32 : Apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». 16. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Boissons alcooliques, à l’exception des vins » 17. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens s’agissant des produits suivants : « Apéritifs sans alcool ; Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée » de la marque contestée qui sont identiques et similaires aux produits de la marque 4

NL23-0127 5

antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 18. En outre, comme le relève le demandeur, les « boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas » de la marque contestée, qui s’entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées et de préparations pour les faire et les « Boissons alcooliques à l’exception des vins » de la marque antérieure invoquée, qui désignent l’ensemble des boissons alcoolisées, ont en commun de relever de la catégorie des boissons, et certaines de ces boissons sont consommées en interaction. En outre, ces produits sont susceptibles d’être consommés dans les mêmes endroits (débits de boissons et restaurants notamment) ; enfin, s’ils ne proviennent en principe pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, producteurs de boissons alcoolisées pour les seconds), l’évolution du marché tend à ce que des apéritifs, vins, bières ou liqueurs soient désormais commercialisés dans une version sans alcool. Il reste qu’ils diffèrent néanmoins par leurs fonction, destination et clientèle, les premiers, désignant des boissons sans alcool courantes consommées à tout moment de la journée et par tout type de consommateur alors que les seconds sont des boissons alcooliques, consommées à certains moments spécifiques et par une clientèle essentiellement adulte. Dès lors, il ne peut être constaté qu’une très faible similarité entre ces produits, en ce qu’ils relèvent des boissons. 19. En conséquence, les « boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas » de la marque contestée apparaissent faiblement similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. ii. S ur les signes 20. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 21. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA CHICA. 22. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 23. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 5

NL23-0127 6

 L’impression d’ensemble produite par les signes 24. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. 25. Les signes en présence ont en commun la même association de l’article défini LA placé en attaque à un terme visuellement et phonétiquement très proche, à savoir CHICHA pour le signe contesté et CHICA pour la marque antérieure, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles et phonétiques. En effet, les ensembles verbaux LA CHICHA et LA CHICA des signes en présence ont en commun sept lettres identiques sur huit, placées dans le même ordre formant ainsi les mêmes séquences LA CHIC(H) / A. S’ils diffèrent par la présence de la lettre H au sein du signe contesté, cette différence ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors qu’elle porte sur une seule lettre placée en position finale et que ces éléments verbaux restent dominés par une succession de lettres et de sonorités communes. En outre, la présence du terme LOCA dans le signe contesté engendre des différences de longueur et de rythme entre les signes. Toutefois, la séquence LA CHICA de la marque antérieure est reprise quasiment à l’identique dans le signe contesté et constitue huit de douze lettres qui le compose, soit les deux tiers, en sorte que son impact visuel et phonétique reste significatif. 26. Intellectuellement, il peut être relevé que les signes possèdent l’un comme l’autre une consonance espagnole. Cette évocation commune n’apparait pas modifiée par la présence du terme LOCA dont il n’est pas avéré qu’il est compris du public pertinent comme signifiant « folle », dans la mesure où une partie non négligeable de la population française ne maîtrise pas la langue espagnole. 27. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 28. Il n’est pas contesté qu’au regard des produits en présence les ensembles verbaux LA CHICHA et LA CHICA des signes en présence apparaissent distinctifs. 29. Par ailleurs, au sein du signe contesté, le terme LOCA, apparait également distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il n’est pas compris d’une partie non négligeable de la population française comme précédemment indiqué. En outre, l’ensemble verbal LA CHICHA et le terme LOCA sont présentés sur une même ligne et dans une police de caractères de même taille. Toutefois, en raison de sa longueur et de sa position d’attaque, l’ensemble verbal LA CHICHA retient davantage l’attention du consommateur et présente ainsi un caractère essentiel au sein du signe contesté. 30. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 6

NL23-0127 7

iii. S ur les autres facteurs pertinents  Le public pertinent 31. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 32. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 33. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 34. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 35. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure LA CHICA, dont le signe ne présente pas de lien direct avec les produits couverts n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. iv. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 36. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 37. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits, conjuguées aux ressemblances moyennes entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 38. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour l’ensemble des produits visés. B- S ur la répartition des frais 39. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 7

NL23-0127 8

40. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, indique dans son article 2. II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 41. En l’espèce, le demandeur, représenté par un mandataire, a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 42. Par ailleurs, la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’ayant pas présenté d’observations en réponse, en sorte que le demandeur n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 43. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0127 est justifiée. Article 2 : La marque n° 23/4946781 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur J N au titre des frais exposés. 8