DC24-0051 16 décembre 2024

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 19 mars 2024, la société de droit allemand ADIDAS AG (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0051 contre la marque n° 94 517 434, déposée le 26 avril 1994, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme FRANCE SALES KNITWEAR est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 1994-23 du 10 juin 1994 puis a fait l’objet de renouvellements successifs.

2. La demande porte sur la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « classe 25 : vêtements ; chaussures ».

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux », sans produire d’exposé des moyens.

4. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance ainsi que le mandataire ayant procédé au dernier renouvellement et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé aux adresses indiquées.

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5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 14 mai 2024, et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date.

Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification.

6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu, dans le délai imparti.

7. La titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations ou pièces dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 septembre 2024.

Prétentions du demandeur 8. Dans le récapitulatif, le demandeur sollicite la déchéance totale de la marque contestée.

9. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur relève que le titulaire de la marque contestée dans ses observations indique que l’usage sérieux de la marque contestée est démontré pour des vêtements sans mentionner les chaussures, et ne produit aucun élément relatif à l’exploitation de la marque contestée pour des chaussures.

En conséquence, il sollicite la déchéance partielle de la marque contestée « pour les produits « chaussures » de la classe 25 ».

Prétentions du titulaire de la marque contestée

10. Dans ses uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fournit six annexes de 2019 à 2024 (bons de commandes, factures, photos) en tant que preuves d’exploitation de la marque contestée et démontrant selon lui un usage sérieux.

Concernant la nature de l’usage, le titulaire de la marque contestée fait valoir que la marque contestée a fait l’objet d’une utilisation conforme à sa fonction d’origine des produits pour laquelle elle a été enregistrée, les pièces fournies mettant en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits concernés : la marque contestée est soit directement apposée sur les produits (documents 4 à 373 intitulés « photos ») soit représentée sur les factures et bons de commande produits (documents 2 à 371 intitulés « facture ») Il souligne également que ces preuves d’usage attestent d’une utilisation publique dans la vie des affaires

Concernant le lieu de l’usage, il précise que la société, titulaire de la marque contestée, a son siège en France et qu’elle commercialise ses articles ZAMBA à une autre société française TEXTILOT PLUS, laquelle vend à son tour ces produits dans les hyper et supermarchés en France et sur son site Internet www.maboutiqueplus.fr (documents 378 et 379). Il précise également que ces produits sont mis en vente sur des sites de seconde main. (documents 376 et 380 à 395) dont le site VINTED (document 376 : 65000 vêtements de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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marque ZAMBA), le site LEBONCOIN (document 389 : 1293 pièces), le site MICOLET (document 380 : 145 pièces), le site RAKUTEN (document 385 :70 pièces) et qu’ils sont également disponibles en friperie (document 388 Enfin, il ajoute que la marque contestée ZAMBA fait l’objet d’un usage en France, comme en témoigne l’ensemble des adresses apparaissant sur les preuves d’exploitation transmises  Concernant la période de l’usage, il fait valoir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage continu lors des cinq années précédant l’action en déchéance (c’est-à-dire entre le 19 mars 2019 et 19 mars 2024) et notamment :

-les factures et bons de commande datés de 2019 à 2023 (documents 1 à 371 « bon de commande » et « facture »)
-l’attestation du Président Directeur Général sur le chiffre d’affaires (documents 377)

Concernant l’importance de l’usage, le titulaire de la marque contestée fait état d’un volume commercial important. Il soulève que 27 factures ont été émises en 2019, 20 en 2020, 19 en 2021, 18 en 2022 et 22 en 2023. Enfin, il fait valoir que la marque contestée a fait l’objet d’une exploitation fréquente, répartie sur l’ensemble de la période pertinente.

Concernant l’usage par le titulaire de la marque, il souligne que le nom de la société, titulaire de la marque contestée figure sur la plupart des preuves d’exploitation et vaut donc usage de la marque par son titulaire.

Concernant l’usage de la marque sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif, le titulaire de la marque contestée souligne qu’au sein des preuves d’usage transmises, la marque contestée fait l’objet de différentes variations qui n’altèrent pas son caractère distinctif.

 Concernant l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, il conclut que l’usage de la marque doit être reconnu pour les « vêtements ». En conclusion, il sollicite le rejet de la demande en déchéance « pour les « vêtements » en classe 25.

II.- DECISION

A- Sur le fond

11. Conformément aux articles L.714-4 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant un une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

12. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

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13. L’article L.714-5 du code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] [….] :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ;

3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

14. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

15. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

16. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux 17. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés à la marque.

18. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des partis de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C40/01).

19. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des précomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

20. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

21. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié le 10 juin 1994 (au BOPI 1994-23) puis a été renouvelé intégralement en 2004, 2014 et 2023 La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 19 mars 2024.

22. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

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23. Ainsi, le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 19 mars 2019 au 19 mars 2024.

Portée de la demande en déchéance 24. Dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le demandeur indique que « la demande en déchéance est formée contre la totalité de la marque contestée ».

Toutefois, dans ses premières et uniques observations, le demandeur fait valoir que dans ses observations le titulaire de la marque contestée « ne produit aucun élément relatif à l’exploitation de la marque ZAMBA n°94 517 434 pour des chaussures ». Il ajoute que le titulaire de la marque contestée lui-même conclut en indiquant « que l’usage sérieux de la marque ZAMBA est démontré pour des vêtements sans mentionner les chaussures ».

En conséquence, il sollicite la déchéance partielle de la marque contestée « pour les produits « chaussures » de la classe 25 ».

25. En application de l’article R. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, « Le directeur général de l’Institut statue sur la demande […] en déchéance au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.

A tout moment de la procédure, par requête expresse : […]

2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés ».

26. En l’espèce, le demandeur fait valoir que « l’usage sérieux et continue de la marque française ZAMBA n° 94 517 434 pour des « chaussures » de la classe 25 n’est pas démontré » et demande en conséquence la déchéance partielle de la marque ZAMBA n°94 517 434 pour les « chaussures ».

27. En conséquence, le demandeur a circonscrit sa demande de déchéance partielle de la marque contestée aux seules « chaussures ».

28. En l’espèce, force est de constater qu’aucune des pièces fournies n’atteste d’un usage du signe ZAMBA à titre de marque pour les produits désignés au point 26. En effet, toutes les pièces se rapportent à l’usage pour des vêtements.

A ce titre, le titulaire de la marque contestée conclut qu’il « a démontré l’usage sérieux et continu de la marque ZAMBA n° 94 517 434 pour les produits « vêtements » de la classe 25 au cours de la période de référence » et « sollicite le rejet de la demande en déchéance (…) pour les vêtements ».

Ainsi, le titulaire de la marque contestée ne revendique pas l’usage pour des chaussures.

29. Par conséquent, les éléments de preuve fournis portent uniquement sur les « vêtements » et ne contiennent aucune indication permettant d’établir un usage du signe ZAMBA à titre de marque, pour des « chaussures », usage au demeurant qui n’est pas revendiqué par le titulaire de la marque contestée lui-même.

30. Ainsi, aucun usage sérieux de la marque contestée par le titulaire n’a été démontré en France au cours de la période pertinente pour des « chaussures ».

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Conclusion

31. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré un usage sérieux de celle-ci pour les produits « chaussures » au cours de la période pertinente, pas plus qu’il n’a justifié d’un juste motif de sa non-exploitation pendant cette période, de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque, pour les ces produits. 32. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

33. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.

34. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 19 mars 2024 pour les produits suivants : « chaussures ».

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC24-0051, telle que circonscrite par le demandeur en cours de procédure, est justifiée.

Article 2 : La société FRANCE SALES KNITWEAR est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n°94 517 434 à compter du 19 mars 2024 pour les produits suivants : « chaussures ».

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