DC24-0083 Le 15/01/2025 DECISION DE CLOTURE DE LA PROCEDURE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou de déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.-FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 mai 2024, la société de droit américain PlanetArt, LLC (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0083 contre la marque n° 99785012, déposée le 31 mars 1999, portant sur le signe verbal La Liberté n’a pas de Prix. L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée FREE est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 26 août 2003 sous le n° 376205 (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 1999- 38 et régulièrement renouvelé en 2009 et 2019. 2. La demande en déchéance est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Travaux de bureau ; Distribution de prospectus, d’échantillons Services d’abonnement de journaux pour des tiers Conseils, informations ou renseignement d’affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC 24-0083 Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité Services de courriers électroniques et de diffusion d’informations par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet Communication par terminaux d’ordinateurs, communications télématiques et téléphoniques, télécommunications Transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs ; Messagerie électroniques, information en matière de télécommunication ; Services juridiques, programmation pour ordinateurs, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; Imprimerie, gestion de lieux d’exposition Location de temps d’accès à un centre serveur de base de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et par courrier simple envoyé au dernier titulaire inscrit connu ainsi qu’au mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque contestée au profit de ce premier. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 24 juin 2024, reçu le 28 juin 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq dernières précédant la demande en déchéance ou de justifier d’un juste motif de sa non exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 23 août 2024, l’Institut a informé les parties de la suspension de la procédure à son initiative, dans l’attente de l’inscription au Registre national des marques de la renonciation totale de la marque contestée demandée le 22 août 2024 par son titulaire. 8. Le 29 août 2024, la renonciation totale de cette marque ayant été inscrite sous le n° 0928011, l’Institut a informé les parties de la cessation des effets de cette marque contre laquelle la demande en déchéance a été formée. Ce courrier impartissait au demandeur un délai jusqu’au 14 octobre 2024 pour présenter des observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond en l’absence de quoi, la procédure serait clôturée. 9. Le demandeur a, par courrier du 14 octobre 2024, présenté des observations visant à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Elles ont été transmises au titulaire de la marque contestée, invité par l’Institut à soumettre ses propres observations, en vertu du principe du contradictoire, au plus tard le 2 décembre 2024. 10. Le titulaire de la marque contestée a versé ses observations le 28 novembre 2024 transmises au demandeur, en application du principe du contradictoire. Prétentions du demandeur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC 24-0083 11. D ans ses observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une dé cision sur le fond, le demandeur fait notamment valoir qu’il dispose d’un intérêt légitime réel, direct et actuel à ce que la date de cessation des effets de la marque contestée soit antérieure à celle de la renonciation, le 29 août 2024, et qu’elle soit fixée au 17 mai 2019, soit cinq ans avant le dépôt de la demande de déchéance. Il indique que plusieurs procédures opposent les parties, à savoir :

- une procédure judiciaire en contrefaçon et nullité devant la Cour d’appel de Paris sous le n° 22/06573 ;

- une procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO contre une décision prononçant la nullité de la marque de l’Union Européenne n° 01798419, sous le n° R0018/2024 ;

- une procédure devant le Tribunal de l’Union européenne contre une décision ayant accueilli l’opposition contre la marque de l’Union Européenne n° 018084906, sous le numéro T- 424/23 ;

- des procédures en nullité et déchéance des marques françaises « FREE » n° 1 734 391, n° 99 785 839, « FREE » n° 09 3 679 804, et « FREE » n° 09 4 037 814. Etant donnés les rapports litigieux entre les parties, le demandeur peut donc craindre que le titulaire de la marque contestée oppose ses droits sur la période antérieure à l’inscription de la renonciation. Une décision fixant la date de cessation des effets de la marque contestée à compter du 17 mai 2019 serait donc susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice en le protégeant sur les cinq années précédentes, conformément aux exigences posées par la jurisprudence (CJUE, 24 mars 2011, C552/09 P). Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- Précise qu’il appartient au demandeur de démontrer que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel ou, à tout le moins qu’il concerne une situation future d’ores et déjà certaine ;

- Fait valoir que le demandeur n’est pas concerné par la procédure judiciaire actuellement en cours devant la Cour d’appel de Paris à laquelle il fait référence et qui concerne les sociétés FREE et CLARANOVA, la marque contestée n’y étant en tout état de cause pas du tout invoquée ;

- Ajoute que la marque contestée n’a jamais été invoquée contre le demandeur et qu’elle n’est pas invoquée dans le cadre des deux procédures actuellement en cours entre les parties
- Rappelle que dans l’hypothèse où il devait un jour invoquer la marque contestée contre le demandeur, ce dernier aurait toujours la possibilité d’en demander à titre reconventionnel la déchéance pour la période antérieure à la date de la renonciation ;

- Fait remarquer qu’il a renoncé à la marque contestée peu de temps après avoir été informé de la présente demande en déchéance.

- En déduit que le demandeur n’a pas justifié d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC 24-0083 II.- DECISION 13. L’article R.716-11 4° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : « Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ». 14. Il ressort de la jurisprudence que l’intérêt légitime n’existe que tant que la décision est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au demandeur (CJUE, 24 mars 2011, C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT c/ KINDER), et qu’il lui appartient donc de démontrer que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel ou à tout le moins qu’il concerne une situation future d’ores et déjà certaine (TUE, 03/05/2018, T-193/17 Ceram Tec GmbH). 15. En l’espèce, la demande en déchéance a été présentée le 17 mai 2024. Le titulaire de la marque contestée a demandé à renoncer à sa marque le 22 août 2024, cette renonciation ayant été inscrite le 29 août 2024 sous le n° 0928011 et publiée au BOPI 2024-40 du 4 octobre 2024. 16. Il s’agit donc pour le demandeur de justifier de son intérêt à poursuivre la procédure en déchéance, bien que les effets de la marque contestée aient cessé du fait de la renonciation. Il lui incombe de démontrer un intérêt légitime réel, direct et actuel à obtenir une décision avec une date de cessation d’effet antérieure à celle de la renonciation à la marque. 17. Dans ses observations visant à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, le demandeur demande à l’Institut de prononcer la déchéance de la marque contestée le 17 mai 2019, soit cinq ans avant le dépôt de la demande en déchéance, le 17 mai 2024. 18. Il n’apporte toutefois aucun élément attestant que la marque contestée serait invoquée dans le cadre d’actions en justice ou de procédures administratives en déchéance ou en nullité, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel. 19. En outre, s’il est avéré que les parties ont des relations litigieuses, rien ne permet de démontrer que le titulaire de la marque contestée a l’intention de défendre les droits de la marque contestée pour la période s’écoulant entre la date à laquelle le demandeur a demandé à ce que la déchéance soit prononcée, le 17 mai 2019 et celle de la renonciation, le 29 août 2024. En effet, s’il est établi que le titulaire de la marque contestée a déjà engagé par le passé des procédures à son encontre, ce dernier indique que la marque contestée n’a jamais été invoquée dans le cadre d’une action en justice ou d’une procédure en nullité à l’encontre du demandeur. 20. Aussi, il n’est pas établi que la situation dans laquelle le demandeur pourrait se voir opposer la marque contestée est certaine, ses craintes tenant aux agissements que pourrait avoir le titulaire de la marque contestée n’étant qu’hypothétiques. 21. Il en va d’autant plus ainsi que le titulaire de la marque contestée a renoncé à sa marque peu de temps après la notification de la demande en déchéance. 22. En tout état de cause, comme le soulève le titulaire de la marque contestée, si une telle situation devait se produire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, il sera toujours possible au demandeur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC 24-0083 de demander à titre reconventionnel la déchéance de la marque contestée à une date antérieure au 29 août 2024. 23. Le demandeur ne justifie donc pas davantage que l’intérêt légitime invoqué concerne une situation future d’ores et déjà certaine. 24. Par conséquent, le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : Le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision au fond. Article deux : La procédure en déchéance DC24-0083 est clôturée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI