DC24-0146 16/07/2025 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

****

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 20 septembre 2024, la société de droit italien TOD’S SPA (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0146 contre la marque n°15/4207093 déposée le 3 septembre 2015, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur B R et Monsieur F V sont titulaires (les titulaires de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-07 du 19 février 2016 et renouvelé en 2025.

2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 09 : sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

Classe 16 : livres ; journaux ; brochures ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ;

Classe 17 : produits en matières plastiques mi-ouvrées ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ;

Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ;

Classe 41 : Éducation ; formation ».

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

4. L’Institut a informé les titulaires de la marque contestée de la demande en déchéance et les ont invités à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple et par courriel.

5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 28 octobre 2024, et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6. Au cours de la phase d’instruction, les titulaires de la marque contestée ont présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.

7. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique des titulaires de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 23 mai 2025.

Prétentions du demandeur 8. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

Il a fourni un exposé des moyens à l’appui de cette demande, dans lequel il sollicite les preuves de l’usage de la marque contestée pendant les cinq années précédant la présente demande en déchéance, et de déchoir les titulaires de la marque contestée de leur droit à compter du 19 février 2021, date de l’expiration de la période de cinq ans ayant suivi l’enregistrement.

Il sollicite également le remboursement des frais engagés conformément à l’article L716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

9. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur conteste les éléments fournis par les titulaires de la marque contestée et indique notamment que la Pièce n° 1bis des titulaires de la marque contestée n’a pas de valeur probante, ce document ayant manifestement été établi pour les besoins de la cause.

L’usage allégué par les titulaires de la marque contestée reposant exclusivement sur des factures qui auraient été émises par la société HBAG, tout usage sérieux de la Marque est exclu au sens de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle. 2

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146

Les éléments relatifs à une prétendue exploitation par la société HBAG après le 17 janvier 2024 doivent être écartés dès lors que cette dernière a cessé toute activité à cette date dans le cadre de sa dissolution anticipée (Pièce n° 1 des titulaires de la marque contestée).

A cet égard, les chiffres du dernier exercice comptable doivent être écartés car : « Le chiffre de 20.637 euros avancé pour ce dernier exercice est d’autant plus « surprenant » que depuis le lancement de l’activité, le chiffre d’affaires annuel de la société HBAG aurait été plus que limité (2- 3.000 euros par an) et que la dissolution anticipée de la société permet de penser que l’activité n’était pas florissante ».

Pour ce qui est de l’analyse des pièces le demandeur prend acte de la limitation des produits et services pour lesquels les titulaires de la marque contestée entendent prouver un usage et estime, pour les produits et services restants, que :

— Pour ce qui est des produits en classes 9 et 18 : les pièces fournies se rapportent uniquement à un dossier médical dénommée HBAG et prenant la forme d’un trieur. Ainsi, l’usage allégué n’est pas établi, ce dernier étant trop limitée pour avoir un caractère sérieux.

En outre, les produits commercialisés par les titulaires de la marque contestée, de par leur nature, ne sont pas des « sacoches conçues pour ordinateurs portables » ou des « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs », mais relèvent plutôt des « les étuis, housses et dispositifs pour contenir ou protéger des articles en papier, par exemple : les dossiers, les pinces à billets, les porte-chéquiers, les pince-notes, les pochettes pour passeports, les albums » de la classe 16.

Il est également relevé que « les éléments produits ne permettent pas de caractériser un usage quantitativement et qualitativement suffisant pour écarter la déchéance ».

— Pour ce qui est des produits en classe 16 : rien ne permet de prouver l’édition effective d’un magazine, d’ailleurs présenté sous le nom HMAG (ce qui ne saurait justifier d’un quelconque usage dans cette classe pour la marque HBAG).

— Pour ce qui est des services en classe 35 : les titulaires de la marque contestée « ne produisent pas les moindre contrats, factures ou autres justificatifs concrets susceptibles d’établir l’usage de la Marque pour la fourniture effective des services de publicité désignés auprès de tiers ».

Il sollicite à nouveau le remboursement des frais engagés conformément à l’article L716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

10. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère et complète son argumentation, notamment :

— Sur l’usage par les titulaires ou avec leur consentement : la société HBAG ayant cessé toute activité au 17 janvier 2024, « elle n’a pas pu valablement émettre des factures après cette date ».

Il est précisé que la qualification de « sacs » utilisé par l’expert-comptable « ne préjuge pas de sa classification ».

— Sur la qualification des produits des titulaires de la marque contestée en tant que « sacs » : « La note explicative de l’OMPI sur la classe 18 de la classification de Nice précise en outre que ne sont pas des sacs au sens de la classe 18 « (…) les sacs et étuis adaptés aux produits 3

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 auxquels ils sont destinés, par exemple : les sacoches conçues pour ordinateurs portables (cl. 9), les sacs et étuis pour appareils photographiques et équipements photographiques (cl. 9) (…)». ». Or, en l’espèce, les produits ici en cause ont pour finalité le tri et le rangement de documents médicaux.

— « Les documents produits par les Défendeurs sont tous établis par leurs soins et ne sont corroborés par aucun élément extérieur (tels que des bons de commandes, catalogues, publicités dans des publications tierces…) ou qui établirait une distribution effective des produits ».

Prétentions des titulaires de la marque contestée

11. Dans leurs premières observations, les titulaires de la marque contestée entendent fournir des pièces afin de prouver l’usage de la marque au cours de la période pertinente pour les produits et services suivants :

« Classe 09 : sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Classe 16 : livres ; journaux ; brochures ; Classe 18 : malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires »

Afin d’appuyer leur argumentation les titulaires de la marque contestée fournissent des pièces (qui seront détaillées et analysées ultérieurement).

Les titulaires de la marque contestée précisent également que « La marque «   » n°4207093 déposée par Messieurs B R et F V a été exploitée par ces derniers via la société éponyme « H BAG » dont ils sont actionnaires majoritaires, chacun détenant 3600 actions sur un total de 8000 actions ».

Enfin, ces derniers sollicitent le remboursement des frais engagés conformément à l’article L716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

12. Dans leurs secondes et dernières observations, les titulaires de la marque contestée réitèrent leurs arguments et ajoutent :

— Sur l’usage par les titulaires ou avec leur consentement : les titulaires de la marque contestée attestent de l’autorisation d’exploitation, qui peut être tacite. Ainsi, l’usage de la marque contestée par la société HBAG doit être pris en considération.

— Sur les preuves d’exploitation postérieures au 17/01/2024 : la dissolution d’une société n’emportant pas disparition de la personne morale, et, la liquidation de ses actifs explique le chiffre d’affaire de la société HBAG plus élevé sur le dernier exercice.

Ceci d’autant plus que la marque étant détenue par les titulaires de la marque contestée, ces derniers pourraient « parfaitement envisager que cette marque soit exploitée de façon différente, à l’avenir, par exemple par une autre société ».

4

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146
- Sur l’usage des produits en classes 9 et 18 : les produits sont, contrairement à ce que soutient le demandeur, des « sacs » dès lors que « Tous ont pour utilité de « servir de contenant » pour « ranger, transporter diverses choses », en l’occurrence les sacs H BAG sont régulièrement exploités, en pratique, pour ranger et transporter les documents, ordinateurs, portables portefeuilles, etc. et comprennent des compartiments à ces fins ».
- Sur l’importance de l’usage : « La société H BAG exploitant les marques étant une petite société avec un chiffre d’affaires modeste, il convient de considérer que l’étendue de l’usage démontré est parfaitement suffisant ».

— Sur l’usage des produits et services en classes 16 et 35, les titulaires de la marque contestée se réfèrent à leurs précédents arguments.

II.- DECISION

A- Sur le fond

13. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

14. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

15. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

16. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

17. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux 18. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

19. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur 5

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

20. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

21. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 22. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 3 septembre 2015 et son enregistrement a été publié au BOPI 2016-07 du 19 février 2016. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 20 septembre 2024.

23. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

24. Les titulaires de la marque contestée devaient prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 20 septembre 2019 au 20 septembre 2024 inclus et ce pour tous les produits et services désignés dans l’enregistrement (tels que désignés supra au point 2).

25. Les éléments de preuve fournis par les titulaires de la marque contestée sont notamment les suivants :

Au sein de ses premières observations :
- Document 1 : Extrait KBIS de la société
- Document 1 bis : Attestation de Messieurs B R et F V (mise à disposition marque)
- Document 1 ter : Extrait des statuts de la société H BAG
- Document 2 : Attestation de l’expert-comptable relative au chiffre d’affaires réalisé par la société de 2014 à 2024
- Document 3 : Factures relatives aux ventes de sacs de 2020
- Document 4 : Factures relatives aux ventes de sacs de 2021
- Document 5 : Factures relatives aux ventes de sacs de 2022
- Document 6 : Factures relatives aux ventes de sacs de 2023
- Document 7 : Factures relatives aux ventes de sacs de 2024
- Document 8 : Captures d’écran du site internet (relatif à la commercialisation de sacs)
- Document 9 : Captures d’écran du site internet (relatif aux services de publicité)

6

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 Au sein de ses secondes et dernières observations :
- Document 2bis : Seconde attestation de l’expert-comptable datée du 27 février 2025 venant préciser sa première attestation
- Document 11 : Captures d’écran du site internet (modèle de sac HBAG PHARMA)

26. Force est de constater que la majeure partie des pièces fournies, et notamment les factures émises par la société HBAG pour la vente de produits HBAG (Documents n°3 à 7) ainsi que les captures d’écran du site internet <hbag.fr>, présentant les produits de la marque (Documents n° 8 et 9), est datée de la période pertinente (soit du 20 septembre 2019 au 20 septembre 2024 inclus). 27. Par ailleurs, si, comme le souligne le demandeur, parmi les éléments fournis, certains ne comportent pas de dates ou ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.

28. Ainsi, la capture d’écran du site internet <hbag.fr> non datée (Document n° 11) montrant le produit HBAG PHARMA, peut être prise en compte étant corroborée par les factures (Documents n°3 à 7) ainsi que les captures d’écran, datées, du site internet précité (Documents n° 8 et 9) dans lesquelles ils apparaissent.

29. Selon le demandeur, la société HBAG ayant cessé toute activité au 17 janvier 2024 (Document n° 1 des titulaires de la marque contestée), « elle n’a pas pu valablement émettre des factures après cette date – seul le liquidateur ayant cette faculté, exclusivement au nom de la « société en liquidation » et jusqu’à la clôture de la liquidation (article L.237-2 du Code de commerce) ».

Il en conclu que le Document n° 7 des titulaires de la marque contestée devrait être écarté.

Toutefois, et d’une part, la société HBAG n’est pas la titulaire de la marque contestée, ainsi, sa cessation d’activité ne saurait en empêcher l’usage.

D’autre part, et conformément au Document n°1 fourni par les titulaires de la marque contestée, la société HBAG est en cessation d’activité et n’a pas été radiée. Il est d’ailleurs indiqué ce qui suit : « cessation totale d’activité sans disparition de la personne morale à compter du 17/01/2024 ».

Egalement, l’article 1844-8 alinéa 3 du Code Civil indique que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ».

Il découle de ce qui précède que les factures de la société HBAG postérieures à sa cessation d’activité (à savoir le 17 janvier 2024) peuvent tout à fait être prises en compte dès lors que la personnalité morale de cette dernière persiste jusqu’à sa radiation.

30. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par les titulaires de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

7

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 32. En l’espèce, les documents produits sont rédigés en langue française et font état d’une activité réalisée en France.

33. Ainsi, les preuves fournies par les titulaires de la marque contestée démontrent bien un usage du signe contesté en France.

Usage par les titulaires de la marque contestée ou avec leur consentement

34. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son / ses titulaire(s) ou une personne autorisée.

35. Selon le demandeur, « s’il est admis que l’usage sérieux peut être celui « fait avec le consentement du titulaire de la marque », celui qui l’invoque doit rapporter la preuve de ce que le titulaire de la marque a autorisé de façon certaine cette exploitation ».

Il indique à cet égard que la Pièce n° 1bis (attestation dans laquelle les titulaires indiquent avoir mis la marque contestée « à disposition de la société HBAG ») n’a pas de valeur probante, ce document ayant manifestement été établi pour les besoins de la cause.

L’usage allégué par les titulaires de la marque contestée reposant exclusivement sur des factures qui auraient été émises par la société HBAG, tout usage sérieux de la Marque est exclu au sens de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

36. Selon les titulaires de la marque contestée, l’autorisation d’utilisation d’une marque par son titulaire peut être tacite. En outre ils rappellent être les actionnaires majoritaires de la société HBAG en question « dont la raison d’être est justement de pouvoir commercialiser les sacs HBAG ».

37. Il convient de rappeler que la preuve de l’autorisation d’exploitation repose sur celui qui l’invoque, à savoir le titulaire de la marque. Toutefois, la preuve n’a pas besoin d’être certaine, il suffit que les circonstances de fait conduisent à cette présomption (CJUE, 11 mai 2006, Vitafruit, C-416/04, §44 à 47).

A cet égard, une déclaration sur l’honneur produite par le titulaire d’une marque ne peut, à elle seule, constituer une preuve suffisante du consentement de celui-ci à l’usage de cette marque par un tiers dès lors qu’elle a été établie dans l’intérêt de son auteur, et doit dont être corroborée par d’autres éléments.

38. En l’espèce, les documents produits viennent corroborer l’attestation des titulaires de la marque contestée, dans la mesure où ils viennent établir que ceux-ci sont les actionnaires majoritaires de la société HBAG (Document n° 1ter des titulaires de la marque contestée) qui figure sur les factures portant sur la vente de produits HBAG en tant qu’émetteur (Documents n° 3 à 7) et exploite donc la marque contestée avec leur accord implicite. 39. En conséquence, et contrairement à ce que soutient le demandeur, la marque contestée apparaît être utilisée avec le consentement des titulaires de la marque contestée pendant la période pertinente.

Nature et Importance de l’usage 40. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et 8

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

41. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

42. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage
-> Usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif 43. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante :

44. Les pièces transmises par les titulaires de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée :

— Telle qu’enregistrée et/ou sous la forme verbale HBAG au sein des factures (Documents n° 3 à 7) et des captures d’écran du site internet <hbag.fr> (Documents n° 8, 9 et 11) ;

— Sur la capture d’écran du site internet <hbag.fr> (Document n° 9) sous la forme modifiée suivante :

45. Il est constant que lorsqu’un ajout (ou une omission) n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

46. En l’espèce, force est de constater que la représentation sur la forme verbale HBAG ne modifie pas l’impression générale produite par la marque contestée dès lors que la police d’écriture stylisée, l’élément verbal en forme de cœur ou encore les couleurs utilisées, sont des éléments purement décoratifs.

Ainsi, la marque contestée reste parfaitement identifiable, l’élément verbal HBAG demeurant parfaitement perceptible et dominant.

47. Ainsi, l’usage du signe verbal HBAG vaut usage de la marque contestée , ce qui n’est pas contestée par le demandeur. 9

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 48. En revanche, tel n’est pas le cas de l’usage invoqué sous la forme modifiée / HMAG, utilisée par les titulaires de la marque contestée afin de désigner un magazine de santé (page 6 des premières observations des titulaires de la marque contestée).

En effet, la substitution du terme BAG, terme anglais compris en France comme signification « sac », par le terme MAG, abréviation usuelle du terme « magazine », entraine un changement de signification immédiatement perceptible et très différent de la marque contestée.

49. Il apparaît donc que l’usage du signe / HMAG ne vaut pas usage de la marque contestée.

-> Usage à titre de marque

50. Il n’est pas contesté qu’il ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe attaqué est mis en lien direct avec des produits et services aux fins d’en garantir l’origine, et que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les produits et services et l’usage de la marque contestée.

51. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits et services par les titulaires de la marque contestée.

Importance de l’usage

52. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

53. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

54. Le demandeur soutient que les preuves d’usage soumises par les titulaires de la marque contestée sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’un usage sérieux de cette dernière sur la période pertinente dès lors que, les produits commercialisés étant des produits de commercialisation courante, « la société HBAG devrait être en mesure de produire des preuves d’exploitation et de commercialisation pour les produits visés par la Marque contestée tout au long de l’année et en quantités importantes, alors qu’il ne s’agit pas d’un domaine d’activité spécifique (comme celui du luxe) qui justifierait d’un faible volume d’usage ».

Il indique également que les chiffres du dernier exercice comptable (qui serait de 20.637 euros entre le 1ier juillet 2023 et 30 juin 2024 – Pièce n° 2 des titulaires de la marque contestée) doivent être écartés car : « Le chiffre de 20.637 euros avancé pour ce dernier exercice est d’autant plus « surprenant » que depuis le lancement de l’activité, le chiffre d’affaires annuel de la société 10

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 HBAG aurait été plus que limité (2-3.000 euros par an) et que la dissolution anticipée de la société permet de penser que l’activité n’était pas florissante ».

55. Les titulaires de la marque affirment quant à eux que les preuves soumises attestent que la marque contestée a été utilisée de manière continue au sein de la période pertinente.

Ils soutiennent également qu’une société dont la dissolution a été prononcée doit liquider ses actifs et son stock de produits, ce qui explique le chiffre d’affaire plus élevé sur le dernier exercice relevé par le demandeur.

56. En l’espèce, il ressort des observations et pièces produites par les titulaires de la marque contestée, et en particulier :

— des factures datées de 2020 à 2024 (Documents n° 3 à 7) portant sur des produits HBAG et portant sur

16 unités en 2020 (pour un total de 290 €)

31 unités en 2021 (pour un total de 570 €)

39 unités en 2022 (pour un total de 853,7 €)

24 unités en 2023 (pour un total de 539,9 €)

17 unités en 2024 (pour un total de 410 €)

en association avec

— l’attestation de l’expert-comptable relative au chiffre d’affaires réalisés par la société HBAG de 2014 à 2024, tel que reproduit ci-dessous :

une constance ainsi qu’une régularité dans l’exploitation en France de produits portant sur la marque HBAG pendant la période pertinente.

Au vu de cette constance, les quantités rapportées apparaissent suffisantes pour attester d’un usage sérieux, contrairement à ce que soutient le demandeur.

Ceci d’autant plus que ces produits portent sur un type particulier de sacs destinés à ranger et transporter des documents médicaux ou des médicaments.

Egalement, l’attestation de l’expert-comptable portant sur le chiffre d’affaires en France est corroborée en l’espèce par un échantillon de factures.

Notamment, et contrairement à ce que soutient le demandeur, les chiffres portant sur l’exercice 2024 de la société HBAG peuvent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée dès lors que, la cessation de son activité n’empêche 11

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 pas son exercice (voir supra point 29) et que, d’autre part, l’écoulement des stocks peut, comme le soutiennent les titulaires de la marque contestée, augmenter le nom de vente.

57. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’usage de la marque contestée pour ces produits, en France et pendant la période pertinente, n’a pas lieu d’être considéré comme inexistant, symbolique ou sporadique. 58. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par ses titulaires au cours de la période pertinente en lien avec des sacs .

Usage pour les produits enregistrés

59. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.

Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré

60. Les titulaires de la marque estiment avoir fait un usage sérieux et continu de la marque contestée pour les seuls produits et services suivants :

« Classe 09 : sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Classe 16 : livres ; journaux ; brochures ; Classe 18 : malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ».

61. Le demandeur estime que les produits commercialisés par la société HBAG ne peuvent être considérés comme des « sacs » et que les titulaires de la marque contestée échouent à établir un usage sérieux pour les produits et services précités.

62. En l’espèce, et au vu des pièces et des arguments des titulaires de la marque contestée et en particulier des captures d’écran fournis montrant les diverses déclinaisons des produits HBAG (Documents n° 8, 9 et 11), la marque apparaît utilisée pour des « sacs ».

Au sein de ces captures d’écran les différents produits HBAG sont d’ailleurs décrit comme un « sac léger en néoprène » qui « regroupe 12 rangements spécifiques positionnés dans une logique médicale, des cartes de rendez-vous pré-remplies, un bloc-notes […] ». Le HBAG Pharma est décrit comme un « sac étanche et isotherme pour le transport de vos médicaments en voyage, en vacances ou encore de la pharmacie à votre domicile » ; Le HBAG Grossesse est décrit comme « plus qu’un sac, un excellent moyen de conserver le souvenir de cette période unique ».

63. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le demandeur, les produits des titulaires de la marque contestée peuvent être considérés comme des « sacs » dès lors qu’ils sont destinés à contenir différents types de produits (tels que des médicaments, des documents, des stylos, etc.). 12

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146

64. Si au sein de ces pièces, la qualification des produits en tant que « sacs » ne préjugent pas sa nature exacte, force est de constater que leur fonctionnalité correspond à la définition d’un sac. Ils peuvent donc être considérés comme tels.

65. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « sacs » désignés dans l’enregistrement de la marque contestée. Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré

66. Il convient à titre liminaire de relever que les titulaires de la marque contestée ne revendiquent aucun usage de la marque contestée pour les produits et services suivants :

« Classe 16 : sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Classe 17 : produits en matières plastiques mi-ouvrées ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; Classe 35 : services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; relations publiques ; Classe 41 : Éducation ; formation »

et que les pièces présentées ne concernent aucun des produits et services susvisés.

67. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les titulaires de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits et services suivants, comme il est développé ci-après :

« Classe 09 : sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Classe 16 : livres ; journaux ; brochures ; Classe 18 : malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ».

 Usage pour les « sacoches conçues pour ordinateurs portables »

68. Si les annexes provenant du site internet des titulaires de la marque antérieure (Documents n°8, 9 et 11) font références à des sacs, il n’ait jamais indiqué que ces sacs sont destinés à contenir des ordinateurs, de telle sorte que ces documents ne permettent pas d’établir un usage pour ces produits.

69. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les « sacoches conçues pour ordinateurs portables ».

13

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146  Usage pour les « livres ; journaux ; brochures »

70. Concernant les « livres ; brochures », les pièces présentées ne concernent aucun de ces produits. Il y a donc lieu de considérer que l’usage n’a pas été démontré pour ces produits.

71. Si le document n° 9 fournit par les titulaires de la marque contestée présente un magazine portant le nom HMAG / , l’usage de ce signe ne vaut pas usage de la marque contestée (voir supra point 49). Il ne serait donc constitué un usage de cette dernière pour des « journaux ».

72. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les « livres ; journaux ; brochures ».

 Usage pour les « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) » 73. Concernant les « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) », les pièces présentées ne concernent aucun de ces produits.

74. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ».

 Usage pour les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires » 75. Si le document n° 9 fournit par les titulaires de la marque contestée traite de la possibilité de disposer des échantillons (plaquettes, bons cadeaux) dans le sac HBAG, cela ne vaut pas usage de la marque pour les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». Egalement, cette même pièce indique qu’il est possible de mettre un encart publicitaire dans HMAG. Toutefois, et comme précédemment développé, l’usage de ce signe ne vaut pas usage de la marque contestée (voir supra point 49).

76. Les titulaires de la marque contestée ne démontrent donc pas un usage de la marque contestée pour des prestations pour le compte de tiers visant à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. 77. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ».

14

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 Conclusion 78. Il ressort de ce qui précède que les titulaires de la marque contestée n’ont démontré son usage sérieux que pour les produits visés au point 64, et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard des autres produits et services (visés aux points 66, 68, 72, 74 et 77), de sorte qu’ils doivent être déchus de leurs droits sur cette marque pour ces derniers.

79. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, dernier alinéa, dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

80. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée.

81. En l’espèce, le demandeur requiert que la déchéance soit prononcée à compter du 19 février 2021.

82. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité étant fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque », le motif de déchéance est survenu le 19 février 2021 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2016-07 du 19 février 2016).

83. La date d’effet requise étant identique à cette date, il y a lieu de faire droit à cette requête.

84. Par conséquent, les titulaires de la marque contestée sont déchus de leurs droits à compter du 19 février 2021, pour les produits et services visés aux points 66, 68, 72, 74 et 77.

B- Sur la répartition des frais

57. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

58. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

59. En l’espèce, le demandeur ainsi que les titulaires de la marque contestée ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés.

15

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 60. Toutefois, le demandeur ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande.

61. De même, les titulaires de la marque contestée ne peuvent être considérés comme partie gagnante dès lors que leur enregistrement se trouve modifié par la décision de déchéance.

62. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée.

16

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC24-0146 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC24-0146 est partiellement justifiée.

Article 2 : Monsieur B R et Monsieur F V sont déclarés déchus partiellement de leurs droits sur la marque n° 15/4207093 à compter du 19 février 2021 pour les produits et services suivants : « Classe 09 : sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Classe 16 : livres ; journaux ; brochures ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Classe 17 : produits en matières plastiques mi-ouvrées ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit (portefeuilles) ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Classe 41 : Éducation ; formation » Article 3 : La marque n° 15/4207093 reste enregistrée pour les « sacs » (classe 18). Article 4 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.

17

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI