DC24-0082 Le 15/01/2025 DECISION DE CLOTURE DE LA PROCEDURE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou de déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.-FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 mai 2024, la société de droit américain PlanetArt, LLC (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0082 contre la marque n°08/3606459, déposée le 22 octobre 2008, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée FREE est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 7 décembre 2009 sous le n° 511 500 (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2009-13 du 27 mars 2009 et a été régulièrement renouvelé et 2018. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC 24-0082 2. La demande en déchéance est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 09 : Appareils téléphoniques y compris fils, fibres et transmetteurs téléphoniques, terminaux de télécommunication, appareils et postes téléphoniques notamment de caractère public ou personnel ou portatif ou à main libre ou à commande vocale ; récepteurs, émetteurs téléphoniques et télévision ; télécopieurs ; logiciels notamment logiciels pour le traitement de l’information, logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de base de donnes, logiciels de fourniture d’accès à un service de messagerie électronique ; appareils de saisies de données, de sons et d’images ; ordinateurs et périphériques d’ordinateur, serveurs, terminaux informatiques, télématique et téléphoniques notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; modems, connecteurs à un réseau informatique ou téléphonique, câbles électriques ou optiques ; appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de communication ; commutateurs téléphoniques, logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données notamment à un réseau de type communication mondiale (de type Internet) ; câbles pour téléviseurs numériques, appareils de télévision ; Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, abonnement téléphonique, télématique à une base de données, à un serveur de bases de données, abonnement à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données notamment de communication mondiale (de type Internet) ; abonnement à des journaux électroniques, à un service de télécommunication ; gestion de fichiers informatiques ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; diffusion d’annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité radiophonique et télévisée ; Classe 38 : Transmission d’informations par voie télématique, services téléphoniques, de télécommunication et de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment services de transfert d’appels, de renvois d’appels, d’annuaires du téléphone, de messagerie vocale, transmission et diffusions de données, de sons et d’images, transmission et diffusions de données, de sons et d’images assistées par ordinateurs notamment dans le cadre de réunions par téléphone et de visio-conférences, services de communication entre terminaux d’ordinateurs, services d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de base de données informatiques ou télématiques ; services de courrier électronique et de diffusion d’information par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; télécommunication par tous moyens technologiques y compris par satellite ou par fibres optiques ; agences de presse et d’informations ; Classe 41 : Divertissement ; édition et édition numérique d’ouvrages en matière télécommunications ; organisation de conférences et de congrès ; activités culturelles ; divertissement télévisé ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de location d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de sons et d’images ; location de magnétoscopes ; Classe 42 : Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet, programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; élaboration et conception de logiciels ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC 24-0082 5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et par courrier simple envoyé au dernier titulaire inscrit connu ainsi qu’au mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque contestée au profit de ce premier. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 24 juin 2024, reçu le 1er juillet 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq dernières précédant la demande en déchéance ou de justifier d’un juste motif de sa non exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 23 août 2024, l’Institut a informé les parties de la suspension de la procédure à son initiative, dans l’attente de l’inscription au Registre national des marques de la renonciation totale de la marque contestée demandée par son titulaire. 8. Le 29 août 2024, la renonciation totale de cette marque ayant été inscrite sous le n° 0928016, l’Institut a informé les parties de la cessation des effets de cette marque contre laquelle la demande en déchéance a été formée. Ce courrier impartissait au demandeur un délai jusqu’au 14 octobre 2024 pour présenter des observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond en l’absence de quoi, la procédure serait clôturée. 9. Le demandeur a, par courrier du 14 octobre 2024, présenté des observations visant à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Elles ont été transmises au titulaire de la marque contestée, invité par l’Institut à soumettre ses propres observations, en vertu du principe du contradictoire, au plus tard le 2 décembre 2024. 10. Le titulaire de la marque contestée a versé ses observations le 28 novembre 2024 transmises au demandeur, en application du principe du contradictoire. Prétentions du demandeur 11. D ans ses observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une dé cision sur le fond, le demandeur fait notamment valoir qu’il dispose d’un intérêt légitime réel, direct et actuel à ce que la date de cessation des effets de la marque contestée soit antérieure à celle de la renonciation, le 29 août 2024, et qu’elle soit fixée au 17 mai 2019, soit cinq ans avant le dépôt de la demande de déchéance. Il indique que plusieurs procédures opposent les parties, à savoir :

- une procédure judiciaire en contrefaçon et nullité devant la Cour d’appel de Paris sous le n° 22/06573 ;

- une procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO contre une décision prononçant la nullité de la marque de l’Union Européenne n° 01798419 , sous le n° R0018/2024 ;

- une procédure devant le Tribunal de l’Union européenne contre une décision ayant accueilli l’opposition contre la marque de l’Union Européenne n° 018084906 , sous le numéro T-424/23 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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- des procédures en nullité et déchéance des marques françaises « FREE » n° 1 734 391, n° 99 785 839, « FREE » n° 09 3 679 804, et « FREE » n° 09 4 037 814. Etant donnés les rapports litigieux entre les parties, le demandeur peut donc craindre que le titulaire de la marque contestée oppose ses droits sur la période antérieure à l’inscription de la renonciation. Une décision fixant la date de cessation des effets de la marque contestée à compter du 17 mai 2019 serait donc susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice en le protégeant sur les cinq années précédentes, conformément aux exigences posées par la jurisprudence (CJUE, 24 mars 2011, C552/09 P). Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- Précise qu’il appartient au demandeur de démontrer que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel ou, à tout le moins qu’il concerne une situation future d’ores et déjà certaine ;

- Fait valoir que le demandeur n’est pas concerné par la procédure judiciaire actuellement en cours devant la Cour d’appel de Paris à laquelle il fait référence et qui concerne les sociétés FREE et CLARANOVA, la marque contestée n’y étant en tout état de cause pas du tout invoquée ;

- Ajoute que la marque contestée n’a jamais été invoquée contre le demandeur et qu’elle n’est pas invoquée dans le cadre des deux procédures actuellement en cours entre les parties
- Rappelle que dans l’hypothèse où il devait un jour invoquer la marque contestée contre le demandeur, ce dernier aurait toujours la possibilité d’en demander à titre reconventionnel la déchéance pour la période antérieure à la date de la renonciation ;

- Fait remarquer qu’il a renoncé à la marque contestée peu de temps après avoir été informé de la présente demande en déchéance.

- En déduit que le demandeur n’a pas justifié d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. II.- DECISION 13. L’article R.716-11 4° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : « Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ». 14. Il ressort de la jurisprudence que l’intérêt légitime n’existe que tant que la décision est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au demandeur (CJUE, 24 mars 2011, C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT c/ KINDER), et qu’il lui appartient donc de démontrer que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel ou à tout le moins qu’il concerne une situation future d’ores et déjà certaine (TUE, 03/05/2018, T-193/17 Ceram Tec GmbH). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC 24-0082 15. En l’espèce, la demande en déchéance a été présentée le 17 mai 2024. Le titulaire de la marque contestée a demandé à renoncer à sa marque le 22 août 2024, cette renonciation ayant été inscrite le 29 août 2024 sous le n° 0928016 et publiée au BOPI 2024-40 du 4 octobre 2024. 16. Il s’agit donc pour le demandeur de justifier de son intérêt à poursuivre la procédure en déchéance, bien que les effets de la marque contestée aient cessé du fait de la renonciation. Il lui incombe de démontrer un intérêt légitime réel, direct et actuel à obtenir une décision avec une date de cessation d’effet antérieure à celle de la renonciation à la marque. 17. Dans ses observations visant à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, le demandeur demande à l’Institut de prononcer la déchéance de la marque contestée le 17 mai 2019, soit cinq ans avant le dépôt de la demande en déchéance, le 17 mai 2024. 18. Il n’apporte toutefois aucun élément attestant que la marque contestée serait invoquée dans le cadre d’actions en justice ou de procédures administratives en déchéance ou en nullité, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel. 19. En outre, s’il est avéré que les parties ont des relations litigieuses, rien ne permet de démontrer que le titulaire de la marque contestée a l’intention de défendre les droits de la marque contestée pour la période s’écoulant entre la date à laquelle le demandeur a demandé à ce que la déchéance soit prononcée, le 17 mai 2019 et celle de la renonciation, le 29 août 2024. En effet, s’il est établi que le titulaire de la marque contestée a déjà engagé par le passé des procédures à son encontre, ce dernier indique que la marque contestée n’a jamais été invoquée dans le cadre d’une action en justice ou d’une procédure en nullité à l’encontre du demandeur. 20. Aussi, il n’est pas établi que la situation dans laquelle le demandeur pourrait se voir opposer la marque contestée est certaine, ses craintes tenant aux agissements que pourrait avoir le titulaire de la marque contestée n’étant qu’hypothétiques. 21. Il en va d’autant plus ainsi que le titulaire de la marque contestée a renoncé à sa marque peu de temps après la notification de la demande en déchéance. 22. En tout état de cause, comme le soulève le titulaire de la marque contestée, si une telle situation devait se produire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, il sera toujours possible au demandeur de demander à titre reconventionnel la déchéance de la marque contestée à une date antérieure au 29 août 2024. 23. Le demandeur ne justifie donc pas davantage que l’intérêt légitime invoqué concerne une situation future d’ores et déjà certaine. 24. Par conséquent, le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC 24-0082 DECIDE Article un : Le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision au fond. Article deux : La procédure en déchéance DC24-0082 est clôturée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI