DC24-0055 03/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 26 mars 2024, la société WEILL (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0055 contre la marque n°1509851 déposée le 20 janvier 1989, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M M est devenu titulaire (le titulaire de la marque contestée) suivant adjudication publique inscrite sous le n°704886 le 21 juillet 2017, a été publié au BOPI 1989-27 du 7 juillet 1989. 2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.

DC24-0055

5. L’Institut a informé le mandataire du titulaire de la marque contestée inscrit au registre national des marques de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple et par courriel. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique par courrier recommandé en date du 13 mai 2024, reçu le 16 mai 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 8. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 12 décembre 2024. Prétentions du demandeur 9. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur conteste les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment :

- soutient que les preuves d’usage fournies ne permettent pas de justifier d’un usage sérieux de la marque contestée
- relève que le titulaire de la marque contestée n’apporte aucune preuve d’usage pour les « chaussures ; chapellerie » ni ne formule d’observations particulières à ce sujet. En conséquence, il sera déchu de ses droits sur la marque contestée pour les « chaussures ; chapellerie » de la classe 25.

- fait valoir que concernant les « Vêtements » pour lesquels le titulaire ne produit que onze factures d’achat et de vente de produits, dont les références ne sont aucunement corroborées par des photographies ou des exemplaires originaux desdits produits. Ces prétendues preuves d’usage sont dès lors largement insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée.

- soutient que la marque « WEIL 1868 » identifiant les produits sur les factures produites, constitue un usage de la marque contestée sous une forme modifiée altérant son caractère distinctif dès lors que le prénom JOSEPH apparaît tout à fait arbitraire et distinctif pour désigner les produits « Vêtements » de la classe 25 et qu’il est placé en outre en début de signe. Cet élément doit nécessairement être pris en compte dans la comparaison de la marque contestée telle qu’enregistrée avec la variation présentée par le titulaire pour en conclure que le signe « WEIL 1868 » utilisé ne constitue pas une variation acceptable de la marque contestée verbale JOSEPH WEIL DEPUIS 1868.

- sollicite la déchéance totale de la marque contestée.

- sollicite le remboursement des frais engagés conformément à l’article L716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle. 2

DC24-0055

10. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère et complète son argumentation, notamment :

- relève que le titulaire de la marque attaquée ne conteste pas l’absence d’usage pour les « chaussures ; chapellerie » en classe 25
- conteste les pièces complémentaires fournies par le titulaire de la marque contestée (photographies de produits) car il ne vise pas les factures dans lesquelles il serait fait référence aux parkas ni ne produit les références des pulls considérés de sorte qu’aucun lien effectif ne peut être établi entre ces pulls et les factures produites par le titulaire.

- fait valoir que seule une facture datée du 17 décembre 2019 est produite (Pièce n°6) pour la période mars de 2019 à janvier 2022 et qu’aucune pièce n’est produite pour l’année 2021. Les preuves d’usage soumises par le titulaire sont donc largement insuffisantes pour rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée sur la période pertinente.

- complète son argumentation sur le fait que la marque « WEIL 1868 » identifiant les produits constitue un usage de la marque contestée sous une forme modifiée en altérant le caractère distinctif dès lors que les suppressions du prénom « JOSEPH » et du terme « Depuis » dénaturent la marque contestée initiale. Il rappelle qu’une modernisation ou adaptation graphique, aussi légitime soit-elle d’un point de vue marketing ou esthétique telle que revendiquée par le titulaire de la marque contestée, doit toujours respecter les principes de continuité et d’identité visuelle qui permettent d’assurer une reconnaissance et une connexion claire avec la marque d’origine. Or, ici, le signe « WEILL 1868 » présente une modification substantielle qui rompt avec les éléments essentiels de la marque contestée. En conséquence, ces arguments ne permettent pas de justifier l’altération de la marque contestée susvisée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées dans la décision) et :

- relève que le titulaire de la marque contestée est le président de la société LICENCE BRAND STOCKAGE immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°793 449 216. Il précise que les factures produites sont libellées à la société LICENCE BRAND STOCKAGE (parfois identifiée LBS) ou émises par la société LICENCE BRAND STOCKAGE. L’usage de la marque contestée dont ces factures attestent l’exploitation implique incontestablement le consentement du titulaire puisque ce dernier contrôle en totalité ladite société à la fois d’un point de vue fonctionnel et capitalistique.

- fait valoir que les pièces produites correspondent toutes à des factures à destination de clients domiciliés en France, c’est-à-dire soit la société LICENCE BRAND STOCKAGE 3

DC24-0055

en tant qu’acheteur auprès de fournisseurs-fabricants, soit les clients de ladite société auxquels elle vend les produits marqués.

- précise que les preuves soumises attestent que de manière continue – 2019, 2022, 2023 et 2024 – à l’exception de l’année 2020 durant laquelle l’activité du titulaire a été impactée par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, des produits revêtus de la marque contestée ont été achetés auprès de fournisseurs-fabricants et ont été vendus auprès de clients français :  les produits identifiés dans les factures consistent en des articles vestimentaires : pulls, gilets, parkas, pyjamas, carrés de soie, étoles, écharpes  les factures produites correspondent à un montant total de pièces achetées par LBS et un montant de pièces vendues par elle suffisamment important eu égard aux caractéristiques du marché correspondant  la société qui exploite la marque n’est pas une entreprise de prêt à porter comme le demandeur mais est spécialisée dans la vente en gros et demi-gros : les produits qu’elle achète sont ensuite revendus à des revendeurs multi-marques  les factures produites attestent d’un usage public dans la vie des affaires car si elles ne concernent pas la vente à des consommateurs finaux, elles attestent de la vente à des intermédiaire grossistes/détaillants et donc des professionnels du secteur
- Les factures identifient les produits sous le signe WEIL 1868.  La marque JOSEPH WEIL DEPUIS 1868 est donc effectivement exploitée sous la forme WEIL 1868. L’omission du prénom JOSEPH n’apparaît pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque contestée puisque c’est dans le patronyme WEIL que réside le caractère distinctif de la marque contestée.  La suppression de l’adverbe DEPUIS est sans incidence également, le seul chiffre 1868 suffisant à être identifié par le public comme le millésime de la marque.

- La marque contestée fait donc bien l’objet d’un usage sérieux avec le consentement de son titulaire pour les « vêtements » dans les cinq années précédant le dépôt de la demande en déchéance : la demande doit être rejetée, à tout le moins pour les « vêtements ». 12. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée, tout en réitérant ses arguments et apportant de nouvelles pièces :

- précise, en réponse aux arguments du demandeur, que les éléments techniques joints à la facture n°3 sont destinés à illustrer les produits objets de la facture et ne remettent pas en cause la pertinence de la facture elle-même
- indique fournir des photographies complémentaires de parka et de pulls correspondant aux factures produites.

- rappelle que le prénom présente un caractère distinctif moindre que le nom et sa suppression n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque. Dès lors, la variation du signe JOSEPH WEIL DEPUIS 1868 vers le signe « WEIL 1868 » constitue une évolution qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée : le signe exploité « WEIL 1968 » reprend les éléments essentiels de la marque contestée à savoir le patronyme – qui suffit à marquer l’appartenance à la famille WEIL – et la date 1868. 4

DC24-0055

Il en résulte que le consommateur percevra le signe « WEIL 1868 » comme une modernisation de la marque contestée, fidèle à l’évocation première de celle-ci (un homme de la seconde moitié du XIXème siècle), plus adaptée aux supports modernes propres aux produits désignés (étiquettes, factures, etc.). 13. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère son argumentation et conteste les arguments du demandeur :

- indique fournir un tableau de concordance effectuant le lien entre les produits et l’ensemble des factures soumises.

- rappelle qu’il ressort de l’ensemble des documents fournis que l’usage de la marque contestée, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, et apparaît sérieux et constant sur une partie conséquente de la période pertinente (2019, 2022, 2023, 2024), qui plus est compte tenu de l’impossibilité de commercialisation des produits sur une partie de la période de la crise sanitaire.

- concernant l’usage sous une forme modifiée, le fait que le prénom JOSEPH ait été jugé comme distinctif dans le contexte d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition de marque ne saurait conduire à considérer que sa suppression dans la marque contestée altère le caractère distinctif de celle-ci. Dès lors, la typologie de la marque contestée constituée des prénom et patronyme JOSEPH WEIL a pour conséquence que la suppression du prénom JOSEPH n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. II.- DECISION A- S ur le fond 14. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 15. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 16. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 17. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 5

DC24-0055

18. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 19. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 20. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 21. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 22. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 23. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20 janvier 1989 et son enregistrement a été publié au BOPI 1989-27 du 7 juillet 1989. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 26 mars 2024. 24. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 25. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus et ce pour tous les produits désignés dans l’enregistrement (tels que désignés supra au point 2). 26. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants : 6

DC24-0055

— Pièce n°1 : un Extrait data inpi daté du 10 juillet 2024 portant sur la société LICENCE BRAND STOCKAGE immatriculée au RCS de Bobigny le 5 juin 2013, dont le titulaire de la marque contestée est le président et ayant pour nom commercial : « LBS »
- Factures émises par des fournisseurs à destination de la société LICENCE BRAND STOCKAGE pour l’achat de pyjamas, pulls, parkas, écharpes et étoles WEIL 1868 :  Pièce n°2 : Facture n° 2022-0246 du 18/01/2022 : Facture émise par SOCKS LUXURY ZINED située en France adressée à LBS en date du 18/01/2022 pour l’achat de 10.139 pyjamas WEIL 1868  Pièce n°3 : Facture n° 2022-003-LBS du 29/08/2022 : Facture émise par BRAINSTORM FASHION située à Besançon à destination de LBS datée du 29/08/2022 pour l’achat de 2.020 parkas WEIL 1868 accompagnée des détails techniques de la parka (placement de la marque WEIL 1868 et de l’étiquette)  Pièce n°4 : facture n° FA231113 du 23/11/2023 : Facture n°FA231113 émise par SAS ORLIS COMMERCE INTERNATIONAL située à Bagnolet adressée à LICENCE BRAND STOCKAGE datée du 23/11/2023 portant sur l’achat de 14.561 pulls WEIL 1868  Pièce n°5 : facture n° FA231009 du 06/10/2023 : Facture n°FA231009 émise par SAS ORLIS COMMERCE INTERNATIONAL située à Bagnolet adressée à LICENCE BRAND STOCKAGE datée du 06/10/2023 portant sur l’achat de 20.435 pulls WEIL 1868  Pièce n°6 : facture n°2 du 17/12/2019 : Facture émise par SARL MEGNA située à Paris, adressée à LICENCE BRAND STOCKAGE en date du 17/12/2019 pour l’achat de 3.000 écharpes, carrés et étoles WEIL 1868
- Factures émises par la société LICENCE BRAND STOCKAGE adressées à des sociétés situées en France :  Pièce n°7 : facture n°FA6378 du 02/02/2022 : Facture n°FA6378 émise par LICENCE BRAND STOCKAGE en date du 02/02/2022 adressée à MISTIGRIFF GROUPE TEXTILE France situé à Sarcelles pour la vente de ART0006 PYJAMAS WEIL 1868 100% COTON – quantité 5040  Pièce n°8 : facture n°FA7158 du 18/12/2023 : Facture n°FA6378 émise par LICENCE BRAND STOCKAGE à Aubervilliers en date du 18/12/2023 adressée à SARL SHANIEL située à Vincennes pour la vente de ART0006 PULLS BOITE COL V WEIL 1868 – quantité 48  Pièce n°9 : facture n°FA7193 du 26/12/2023 : Facture n°FA7193 émise par LICENCE BRAND STOCKAGE à Aubervilliers en date du 26/12/2023 adressée à DM OUTLET situé à Paris pour la vente de ART0006 PULLS WEIL 1868 7

DC24-0055

BOITE COL ROND – quantité 144 – ART0006 PULLS WEIL 1868 BOITE COL V – quantité 144 – ART0006 PULLS WEIL 1868 BOITE GILET– quantité 144  P ièce n°10 : facture n°FA7279 du 29/02/2024 : Facture n°FA7279 émise par LICENCE BRAND STOCKAGE à Aubervilliers en date du 29/02/2024 adressée à SARL VIRGIL située à Paris pour la vente de ART0006 PULLS WEIL 1868 – quantité 120  P ièce n°11 : facture n°FA7283 du 04/03/2024 : Facture n°FA7283 émise par LICENCE BRAND STOCKAGE à Aubervilliers en date du 04/03/2024 adressée à SARL VIRGIL située à Paris pour la vente de ART0006 PULLS WEIL 1868 – quantité 40  P ièce n°12 : facture n°FA7286 du 07/03/2024 : Facture n°FA7286 émise par LICENCE BRAND STOCKAGE à Aubervilliers en date du 07/03/2024 adressée à SARL VIRGIL située à Paris pour la vente de ART0006 PULLS WEIL 1868 – quantité 40
- Pièce n°15 : pièces 15.1 à 15.5 photographies non datées de parkas référence ZAK portant le signe WEIL 1868 (sur le vêtement et sur l’étiquette en carton)
- Pièce n°16 : Photographie non datée montrant quatre pulls portant la marque WEIL 1868 sur le vêtement pour l’un et sur l’emballage pour les 3 autres avec étiquettes mentionnant WEIL 1868
- Pièce n°17 : Photographie non datée montrant quatre pulls dont l’emballage porte le signe WEIL 1868 et étiquette WEIL 1868 27. Force est donc de constater que la majeure partie des pièces fournies, à savoir les factures émises par des fournisseurs et adressées au titulaire de la marque contestée au titre de l’achat de pyjamas, pulls, parkas WEIL 1868 (pièces n°2 à 6) ainsi que les factures émises par le titulaire de la marque contestée pour la vente de pyjamas et pulls WEIL 1868 (pièces n°7 à 12) est datée de la période pertinente (soit du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus). 28. Par ailleurs, si, comme le souligne le demandeur, parmi les éléments fournis, certains ne comportent pas de dates ou ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 29. Ainsi, les photographies non datées (pièces n°15 à 17) montrant des parkas sur lesquelles figure le signe WEIL 1868 ainsi que des pulls dont l’emballage mentionne le signe WEIL 1868, peuvent être prises en compte étant corroborées par les factures portant notamment sur des parkas et des pulls WEIL 1868 datées de la période pertinente (pièces n°3, 4, 5, 8 à 12). Il apparaît à cet égard que les détails techniques et les maquettes relatifs aux parkas identifiées sous la marque « WEIL 1868 » (dans la rubrique « marque » de la facture n°3) annexés à la 8

DC24-0055

facture n°3 datée du 29 août 2022 correspondent aux parkas WEIL 1868 photographiées en pièces n°15.1 à 15.5 de sorte que contrairement à ce que soutient le demandeur, l’ensemble de ces documents permet d’identifier les produits objets des factures et peut être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale. 30. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 32. En l’espèce, les documents produits sont rédigés en langue française et font état d’une activité réalisée en France. 33. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe contesté en France. Usage par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement 34. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 35. En l’espèce, il ressort des documents produits que le titulaire de la marque contestée est le président de la société LICENCE BRAND STOCKAGE (LBS) (extrait data inpi de la société LICENCE BRAND STOCKAGE – pièce n°1) qui figure sur les factures portant sur la vente de produits WEIL 1868 en tant qu’émetteur (pièces n°7 à 12) ou en tant que destinataire (pièces n°2 à 6). 36. En conséquence, la marque contestée apparaît être utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée pendant la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Nature et Importance de l’usage 37. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 9

DC24-0055

38. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 39. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage ->Usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif 40. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante : 41. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée sous les formes modifiées suivantes :

- WEIL 1868 sous une forme verbale (factures en pièces n°2 à 12)
- Sur le document technique accompagnant la facture en pièce n°3 sous la forme suivante :

- Sur les photographies des parkas et des pulls (pièces 16 à 18) sous les formes suivantes : 42. Le demandeur soutient que le fait que la marque WEIL 1868 ne reproduise pas l’élément verbal JOSEPH placé en position d’attaque et dans une moindre mesure, l’élément verbal « depuis », mais également qu’elle reproduise l’élément « 1868 » alors que cette date apparaît très secondaire, a non seulement pour effet de modifier l’ordre de lecture de la marque contestée telle qu’enregistrée, mais également celui d’altérer son caractère distinctif, dès lors que l’élément verbal « JOSEPH » est parfaitement distinctif pour les produits de la classe 25 et qu’il contribue de ce fait au caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée. Il en conclut que la marque « WEIL 1868 » ne constitue pas une variation acceptable de la marque contestée ». 43. Le titulaire de la marque contestée soutient que le consommateur français est considéré comme attachant davantage d’importance au nom de famille qu’au prénom, lequel ne fait qu’identifier 10

DC24-0055

un membre d’une famille et apparaît donc secondaire. Ainsi, compte tenu du caractère secondaire du prénom JOSEPH au sein du nom JOSEPH WEIL, et du faible caractère distinctif de l’adverbe « depuis », la variation du signe vers le signe « WEILL 1868 » constitue une évolution qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée Dès lors, le consommateur percevra le signe « WEILL 1868 » comme une modernisation de la marque contestée, fidèle à l’évocation première de celle-ci, plus adaptée aux supports modernes propres aux produits désignés 44. Il est constant que lorsqu’un ajout (ou une omission) n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. 45. En l’espèce, il y a lieu de relever que dans la marque telle qu’enregistrée JOSEPH WEIL DEPUIS 1868, l’ensemble JOSEPH WEIL fait référence à un personnage masculin dont le nom de famille WEIL est intrinsèquement distinctif au regard des produits en cause. Le nom de famille WEIL apparait donc comme l’élément essentiel de l’ensemble JOSEPH WEIL, le terme JOSEPH, se référant uniquement à un prénom, étant moins mémorisable par le consommateur. Par ailleurs, la mention DEPUIS 1868 placée en fin de signe, certes inscrite sur une même ligne et dans les mêmes caractères que les termes JOSEPH WEIL, apparaît toutefois faiblement distinctive en ce qu’elle sera immédiatement perçue par le public pertinent comme indiquant une date de création ou de fabrication. 46. Ainsi, dans les usages produits, la suppression du prénom JOSEPH qui présente un caractère distinctif moindre, n’apparaît pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque contestée, contrairement à ce que soutient le demandeur. Il en va de même de l’omission de l’adverbe DEPUIS précédant l’élément numérique 1868 et ne faisant que s’y rapporter. Enfin, l’ajout d’une présentation particulière et de couleurs n’altèrent ni la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal WEIL mis ainsi en exergue. Ces modifications apparaissent sans incidence majeure sur l’impression d’ensemble produite par le signe tel qu’enregistré laquelle est conservée dans les usages précités par la présence du terme WEIL. 47. Il est par conséquent démontré que la marque contestée est utilisée sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. ->Usage à titre de marque 48. Il n’est pas contesté qu’il ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe attaqué est mis en lien direct avec des produits aux fins d’en garantir l’origine, et que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les produits et l’usage de la marque contestée. 11

DC24-0055

49. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits par le titulaire de la marque contestée. Importance de l’usage 50. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 51. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 52. Le demandeur soutient que les preuves d’usage soumises par le titulaire de la marque contestée sont largement insuffisantes pour rapporter la preuve d’un usage sérieux de la Marque contestée sur la période pertinente dès lors que seules onze factures au total ont été produites dont une seulement entre 2019 et 2022. Aucune facture n’a été fournie pour l’année 2021. 53. Le titulaire de la marque affirme quant à lui que les preuves soumises attestent que de manière continue pour 2019, 2022, 2023 et 2024, à l’exception de l’année 2020 durant laquelle son activité a été impactée par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, des produits revêtus de la marque contestée, à savoir des pyjamas, pulls, parkas, écharpes et étoles, ont été achetés auprès de fournisseurs-fabricants et ont été vendus auprès de clients français. Il soutient que les factures produites correspondent à un total de 55875 pièces achetées par LICENCE BRAND STOCKAGE sur 4 ans et 5720 pièces vendues par elle, ce qui est suffisamment important eu égard aux caractéristiques du marché correspondant. Il relève que l’activité de la société LICENCE BRAND STOCKAGE n’est pas celle d’une entreprise de prêt à porter comme le demandeur qui commercialise une gamme complète de vêtements auprès d’une clientèle finale via un réseau de boutiques ou autres points de vente mais est spécialisée dans la vente en gros et demi-gros : les produits qu’elle achète sont ensuite revendus à des revendeurs multi-marques. 54. En l’espèce, il ressort des observations et pièces produites par le titulaire de la marque contestée, et en particulier :

- des factures de fournisseurs adressées à la société LBS datées de décembre 2019, janvier 2022, août 2022, octobre 2023 et novembre 2023 (pièces n°2 à 6) portant sur plusieurs milliers de pulls, pyjamas, parkas, écharpes, en association avec 12

DC24-0055

— des factures émises par la société LBS, datées de février 2022, décembre 2023, février 2024 et mars 2024 (pièces n°7 à 12) à destination des revendeurs multimarques portant sur plusieurs milliers des produits susvisés, que les quantités de pyjamas, pulls, parkas, écharpes et étoles portant la marque contestée ainsi acquises par le titulaire de la marque contestée en vue d’être revendues à des revendeurs sont suffisantes pour attester d’un usage sérieux et constant sur toute la période pertinente. A cet égard, si comme le relève le demandeur, une seule facture datée du 17 décembre 2019 (pièce n°6) est produite pour la période de mars 2019 à janvier 2022 et aucun élément n’est fourni pour l’année 2021, il n’en demeure pas moins que les factures de fournisseurs adressées à la société LBS ainsi que les factures adressées par LBS aux revendeurs datant de 2022, 2023 et début 2024 montrent une exploitation régulière et constante et portent sur des quantités non négligeables pendant la période pertinente. Or, l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle n’exige pas un usage continu et ininterrompu de la marque contestée pendant la période pertinente, mais uniquement un usage sérieux au cours de celle-ci, de sorte qu’il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour échapper à la déchéance (CA Aix-en-Provence, 18/11/2023, Gabrielle). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’usage de la marque contestée pour ces produits, en France et pendant la période pertinente, n’a pas lieu d’être considéré comme inexistant, symbolique ou sporadique. 55. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente en lien avec des vêtements . Usage pour les produits enregistrés 56. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contestée, la similarité entre les produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 57. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque contestée est utilisée par le titulaire pour désigner différents types de vêtements, à savoir des pulls, des pyjamas, des parkas, des écharpes et étoles. 58. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « vêtements » désignés dans l’enregistrement de la marque contestée. 59. A cet égard, le demandeur soutient que si de simples factures d’achat et de vente pourraient éventuellement prouver que la marque est utilisée pour la vente au détail de vêtements (non 13

DC24-0055

couverts par la marque contestée à ce jour), elles ne sauraient en revanche prouver son usage pour les « vêtements » de la classe 25. 60. Toutefois, cette argumentation ne saurait être retenue dès lors qu’il ressort des photographies des vêtements WEIL 1868 corroborées par les factures fournies, que la marque contestée est bien utilisée à titre de marque de produits sur les étiquettes des vêtements eux-mêmes ainsi que sur les factures, la marque contestée y étant apposée à côté de la description des produits objets des factures pour en identifier l’origine. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 61. En revanche, concernant les « chaussures ; chapellerie », les pièces présentées ne concernent aucun de ces produits. Il y a donc lieu de considérer que l’usage n’a pas été démontré pour ces produits, ce que ne conteste d’ailleurs pas le titulaire de la marque contestée qui reconnaît fournir des preuves d’usage pour une liste limitée de produits (voir paragraphe 11). 62. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « chaussures ; chapellerie ». Conclusion 63. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 64. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance. 65. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits précités au paragraphe 58 et n’a pas justifié d’un tel usage pour les produits cités au point 62 ni justifié d’un juste motif de non exploitation, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers à compter du 26 mars 2024. B- S ur la répartition des frais 66. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 67. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 14

DC24-0055

68. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure (et de représentation), il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande. 69. En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais exposés. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0055 est partiellement justifiée. Article 2 : Monsieur M M est déclaré déchu partiellement de ses droits sur la marque n° 1509851 à compter du 26 mars 2024 pour les produits suivants : « chaussures ; chapellerie ». Article 3 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée. 15