OPP 24-1340 19/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame F G et Monsieur N H ont conjointement déposé le

5 février 2024, la demande d’enregistrement n° 24/5 027 564, portant sur le signe verbal SAINT- HONORE PHARMA. Le 16 avril 2024, la société SAINT HONORE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française SAINT HONORÉ déposée le 24 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 4 570 293, sur le fondement du risque de confusion. Le 6 mai 2024, l’Institut a adressé aux déposants une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.

L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, les déposants ont invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur la demande de preuves d’usage Dans ses observations en réponse à l’opposition, les déposants demandent à la société opposante de bien vouloir « apporter les preuves d’exploitation de la marque « SAINT HONORE » dans tous les produits ou services désignés au dépôt, et notamment de prouver que la marque a été exploitée sérieusement avant l’opposition et pendant les 5 dernières années pour les produits ou services désignés au dépôt ». En effet, aux termes de l’article L. 712-5.1 du Code de la Propriété Intellectuelle « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Toutefois, la marque antérieure a été enregistrée le 24 juillet 2019, soit moins de 5 ans précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque qui est intervenu le 5 février 2024. La marque antérieure n’est donc pas soumise à obligation d’usage de sorte que la demande des déposants est infondée. 2

2. Au fond Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par les titulaires de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices, dépilatoires ; produits démaquillants ; rouges à lèvres ; masques de beauté ; produits pour le rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour cuir ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » apparaissent identiques et similaires aux « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices, dépilatoires ; produits démaquillants ; rouges à lèvres ; masques de beauté ; produits pour le rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour cuir » de la marque antérieure. Les « huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux » de la demande d’enregistrement, bien qu’étant à visée pharmaceutique, apparaissent faiblement similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée en ce qu’ils présentent une fonction nettoyante commune. A cet égard, ne saurait être valablement retenu l’argument des déposants selon lequel « en ce qui concerne la classe 5, l’opposant [n’a] ni antériorité ni marque déposée » dès lors que la similarité entre des produits dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale de Nice n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. De même, sont inopérants les arguments des déposants quant aux différences de produits vendus sous les marques en présence (« gamme de produits pharmaceutiques, para-pharmaceutiques et cosmétiques au sens large, haut de gamme » pour le signe contesté / « uniquement des montres, stylos, bracelets et petite maroquinerie » pour la marque antérieure. 3

En effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAINT-HONORE PHARMA. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SAINT HONORÉ, reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, ainsi que d’un train d’union et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, présentés de façon particulière et en couleurs. Les signes ont en commun les éléments verbaux SAINT HONORE, seuls éléments de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les déposants, la seule présence au sein du signe contesté, d’un trait d’union entre les termes SAINT et HONORE constitue une différence mineure qui risque de passer totalement inaperçue aux yeux du consommateur. Les signes se distinguent par la présence du terme PHARMA dans le signe contesté et d’une calligraphie particulière en couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, l’ensemble verbal SAINT HONORE, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause. 4

En outre, au sein du signe contesté, il présente un caractère essentiel en raison de sa présentation en attaque et en ce que le terme PHARMA qui le suit, qui renvoie au terme « pharmacie » ou « pharmaceutique », apparaît manifestement descriptif ou faiblement distinctif pour la plupart des produits en cause dont il est susceptible d’en indiquer une caractéristique, à savoir leur nature ou leur lieu de commercialisation. Les éléments verbaux SAINT HONORE présentent également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en tant que seuls éléments verbaux par lesquels elle sera désignée, la légère calligraphie de couleur foncée ne leur faisant pas perdre leur caractère lisible et immédiatement perceptible. Il résulte de ce qui précède que, tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Ne saurait être valablement retenue l’argumentation des déposants quant à l’existence d’ « a minima 9 marques déposées à l’INPI ayant pour base « Saint-Honoré » partagent des classes avec l’opposant (classes 3 et 18) » dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’existence d’autres droits appartenant à des tiers ; en tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes en cause coexistent paisiblement, la société opposante étant en outre seule juge de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers. De même, est extérieur à la procédure d’opposition l’argument des déposants selon lequel « L’élément verbal « Saint-Honore » ne fait pas référence à la marque mais au lieu […] notre activité étant basée rue du Faubourg Saint-Honoré », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ou de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, ne saurait être retenue l’argumentation des déposants tirée de recherches Google à partir du mot « SAINT HONORE » ; en effet, la similarité des signes doit s’apprécier en fonction des ressemblances entre les signes et de la perception qu’en auront les consommateurs et non en fonction des résultats de recherches sur Internet à partir d’un mot-clé. Le signe verbal SAINT-HONORE PHARMA est donc similaire à la marque figurative antérieure SAINT HONORÉ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits en cause se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5

Enfin, ne saurait prospérer l’argument des déposants selon lequel la marque antérieure ne serait pas « notoire », dès lors qu’outre le fait que la société opposante n’a pas invoqué la notoriété de sa marque, celle-ci ne constitue qu’un facteur aggravant pour l’appréciation du risque de confusion, et non nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONCLUSION Le signe verbal contesté SAINT-HONORE PHARMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6