24-1366 18 novembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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I.- FAITS ET PROCEDURE La société VALADE & TRANSANDINE, société à responsabilité limitée, a déposé le 20 février 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 031 885 portant sur le signe verbal SANTA CECILIA. Le 14 avril 2024, la société PLANETA S.R.L., société de droit italien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque internationale désignant la France portant sur le signe figuratif PLANETA SANTA CECILIA, déposée le 4 octobre 2005, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°869892. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 21 juin 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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L’opposition porte sur les produits suivants : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.

Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SANTA CECILIA. La marque antérieure porte sur le signe figuratif PLANETA SANTA CECILIA, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante invoque également l’identité et la forte similarité des produits qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Ces signes ont en commun les termes SANTA CECILIA, constitutifs du signe contesté et placé en position finale de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme d’attaque PLANETA, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière au sein du signe contesté et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes SANTA CECILIA soient distinctifs au regard des produits en cause. Dans la marque antérieure, les termes SANTA CECILIA présentent un caractère dominant en raison de la présentation adoptée (centrés, dans un graphisme étiré, le terme PLANETA ne faisant que les introduire et la présence d’éléments figuratifs et de couleurs n’altérant pas leur perception immédiate et essentielle). Le consommateur de référence portera donc son attention sur les termes SANTA CECILIA au sein de la marque antérieure. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté SANTA CECILIA est similaire à la marque figurative antérieure PLANETA SANTA CECILIA. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SANTA CECLIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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