Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure à l'encontre d'une marque postérieure :
1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l'usage a été toléré, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ;
2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement d'une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l'article L. 716-2-3 ou par l'article L. 716-2-4.
La forclusion par tolérance en matière de marques L'article L 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI) rend irrecevable toute action en contrefaçon à l'encontre d'une marque si le demandeur a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage, hors mauvaise foi lors du dépôt. L'article L.716-2-8 du CPI prévoit une règle similaire pour l'action en nullité.
Lire la suite…Cependant, cette règle, issue de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, et transposée en France aux articles L.716-2-8 et L.716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, ne s'applique que dans le cas où la marque postérieure tolérée a été enregistrée. En revanche, le simple usage de cette marque, sans dépôt, ne permet pas la mise en oeuvre de ce principe. Dans l'affaire en cause, la société finlandaise Lunapark avait procédé à l'enregistrement de la marque DRACULA pour des produits de confiserie.
Lire la suite…[…] Vu l'article L.716-4-5 du code de la propriété intellectuelle […] Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré un usage des marques postérieures de la société BAGI pendant une période de 5 années consécutives entre 2012 et 2020 dès lors que la société ELDAI affirme elle-même n'avoir procédé qu'à une seule et unique commande auprès de la société IPL le 13 janvier 2020 ; qu'aucun des documents fournis par la société ELDAI, pour partie non datés, […] les différents éléments invoqués par l société ELDAI n'étant pas probants. […] La somme qui doit être mise à la charge de la société ELDAI au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société NDE peut être équitablement fixée à 4 000 €, […]
[…] [Adresse 4] […] A l'audience sur incident du 19 mai 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 juillet 2022 et prorogée en dernier lieu au 13 septembre 2022. […] Se fondant sur les articles L. 716-2-8 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, elles font valoir l'usage croissant et massif de leurs marques en France et dans le monde à partir de 2012, accompagné d'une communication intense, […] transposé, en des termes très succincts mais non expressément incompatibles, aux articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur version antérieure au 11 décembre 2019), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les citer, […]
[…] - Sur le fondement d'une atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe figuratif SAINT AGAUNE, déposée le 18 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 4 492 588. […] en considérant que « l'Opposante a toléré, en toute connaissance de cause, l'usage d'un signe identique à la Demande d'enregistrement pendant plus de 5 ans », par analogie avec les articles L 716-2-8 et L 716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle, relatifs à la forclusion par tolérance. […] A cet égard, conformément à l'article L 711-3 1° b) du Code de la propriété intellectuelle, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l'existence d'un risque de confusion. […]
L'article 6 de la directive 2015/2436 indique toujours que l'enregistrement confère un droit exclusif au titulaire. […] Cette disposition existait déjà, mais la directive de 2015 l'a renforcée. 5-2) L'article 17 : preuve d'usage comme condition d'opposabilité. […] L'article 17, paragraphe 1, de la directive 2015/2436, transposé en droit français par l'article L. 716-4-5 du CPI, prévoit que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe postérieur que s'il démontre l'usage sérieux de sa propre marque au cours des cinq années précédant l'action. […]
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