COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013 3^e Chambre Commerciale ARRÊT N°399 R.G : 13/00410

Société PRUNIER SAS C/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Société ALMAS CHP SA DE DROIT SUISSE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président, M^me Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur

GREFFIER :

M^me Julie R, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2013

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

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DEMANDERESSE AU RECOURS :

Société PRUNIER SAS, représentée par son Président M. Christian PRUNIER, domicilié en cette qualité audit siège […] 72160 CONNERRE Représentée par M^e Jean-Louis FOURGOUX de la SCP FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur l de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, représenté par son Directeur Général […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par M^me Caroline LE PELTIER, chargée de mission, suivant pouvoir

Société ALMAS CHP SA DE DROIT SUISSE […] GENEVE (SUISSE)

Représentée par M^e Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS

I – EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S P a déposé 23 mars 2012 la demande d’enregistrement n° 12 3 907 863 portant sur le signe complexe MAISON PRUNIER ci-dessous reproduit :

Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants :

« Viandes, poissons, volaille et gibier. Charcuterie salaisons issus produit de charcuterie dont pâtés, rillettes, mousses ballottine et plats cuisinés à base de légumes, poissons et viandes».

Le 18 juin 2012 la société anonyme suisse ALMAS C a formé opposition à l’enregistrement de cette demande en ce qu’elle concernait les plats cuisinés à base de poissons.

La marque invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale PRUNIER , en caractère standart , déposée le 5 août 2003 et enregistrée sous le n° 3 293 453, dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : poisson, poisson conservé, produits alimentaires à base de poissons, crustacés, escargots, un escargot pour la consommation humaine, caviar, écrevisses, langoustes ; Services de restauration et services de bars.

Par décision du 17 décembre 2012, le directeur général de l’INPI a accueilli l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement n° 12 3 907 863 en ce qu’elle portait sur les produits suivants « plats cuisinés à base de poisson » .

Cette décision relève que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure;

Par déclaration écrite parvenue au greffe 16 janvier 2013 la S.A.S P a déposé un recours contre cette décision .

Elle soutient en audience son mémoire écrit parvenu au greffe le 7 février 2013 et sollicite de la cour de :

Annuler la décision de l’INPI du 17 décembre 2012,

Rejeter l’opposition et dire valable le dépôt de la marque « MAISON PRUNIER DEPUIS 1931. BALLOTINE DE NOËL »

Condamner le directeur général de l’INPI aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir que sa marque complexe avec sa combinaison d’éléments figuratifs et verbaux donnent à la marque une impression d’ensemble spécifique sans comparaison possible avec la marque de la société opposante, qui ne justifie d’aucune notoriété de sa marque et qui ne l’exploite que pour un restaurant et un café élitiste à Paris et une boutique ; l’usage de cette marque est associé à ce cadre de luxe. La SAS P commercialise quant à elle ses produits sur tout le territoire national et international avec un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros.

Les marques ne sont pas identiques l’une étant simple et l’autre complexe.

La méthode d’appréciation du risque de confusion doit se faire globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce. La seule présence de l’élément verbal PRUNIER, commun à deux marques est insuffisant pour établir le risque de confusion. L’analyse faite par l’INPI néglige indûment la présence dans la marque contestée des autres éléments verbaux et figuratifs qui sont des éléments pertinents à prendre en compte.

Elle souligne que la Charcuterie P père et fils SARL est titulaire de la marque française nominative « P» déposée sous la même présentation que celle de l’opposant depuis le 30 novembre 1988 sous le n° 15 01026 visant notamment le poisson et qui correspond au patronyme des dirigeants de la société depuis près d’un siècle. La société ALMAS et l’INPI n’est pas fondée à soutenir l’existence d’une confusion dans cette procédure d’opposition alors qu’elle a toléré le même signe pendant 23 ans et qu’au surplus l’article L-714-3 du Code de la Propriété intellectuelle déclare forclos toute action lorsque le titulaire d’une marque a toléré un signe pendant un délai supérieur à 5 ans.

En tout état de cause à supposer que la dénomination PRUNIER puisse être considéré comme seul élément verbal distinctif, le risque de confusion sur la base d’un seul élément dominant suppose la démonstration du caractère insignifiant ou négligeable de toutes les autres composantes de la marque, ce qui n’est ni établi ni même affirmé.

Le directeur national de l’INPI soutient à l’audience ses observations écrites parvenues au greffe le 24 mai 2013, sur le bien fondé de sa décision.

Il soutient qu’il existe des différences visuelles et phonétiques entre les signes mais les éléments figuratifs et les couleurs sont cependant insuffisants à écarter un risque de confusion sur l’origine des produits qui en sont revêtus dès lors que le terme P reste l’élément distinctif et dominant de la demande d’enregistrement, seul élément

de la marque complexe apte à indiquer l’origine commerciale des produits aux consommateurs. Par ailleurs la connaissance de la marque antérieure sur le marché renforce sa distinctivité et constitue une circonstance aggravante du risque de confusion mais non une condition préalable à la protection. La société Prunier invoque en vain une marque antérieure. De même ne peut être alléguée la forclusion par tolérance du signe pendant 23 ans. Enfin la demande tendant au rejet de l’opposition est irrecevable le présent recours étant un recours en annulation et non en réformation et l’INPI ne peut être condamné aux dépens alors qu’il ne peut être considérée comme une partie à l’instance.

La société ALMAS CHP demande à la cour de dire mal fondée le recours formée par la société Prunier à l’encontre de la décision rendue le 17 décembre 2012 par le directeur général de l’INPI.

Elle soutient comme l’INPI le risque de confusion . Elle précise que la notoriété de sa marque PRUNIER, dont elle justifie amplement, renforce sa distinctivité et le risque de confusion avec d’autres signes. Ces produits ne sont pas uniquement proposés dans un restaurant et un café à Paris mais également dans des espaces de restauration dénommés « Seafood Bars » qui sont répartis dans plusieurs pays. Le chiffre d’affaires du groupe Caviar House et Prunier s’élève environ 41 millions d’euros soient le double de celui annoncé par la société Prunier.

Le Ministère public conclut en audience à l’absence de confusion. Pour un plus ample exposé la cour se réfère :

- au mémoire de la S.A.S P parvenu au greffe le 7 février 2013,

— aux observations du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle parvenues au greffe au greffe le 20 juin 2013

— au mémoire de la société ALMAS CHP parvenu au greffe le 10 septembre 2013.

II- MOTIFS

La marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments qui la composent, il y a lieu de rechercher s’il existe entre les signes en présence, un risque de confusion qui doit être apprécié globalement et se faire à la lumière de tous les éléments pertinents du cas d’espèce; cette appréciation globale, doit en ce qui concerne la similitude visuelle phonétique et conceptuelle être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs.

Il convient de rappeler que les produits de la demande d’enregistrement sont pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, s’agissant de produits alimentaires à base de poisson pour la marque antérieure et plats cuisinés à base de poisson pour la marque contestée. C’est le seul produit qui a été contesté par la société ALMAS CHP et dont l’enregistrement a été rejeté par l’INPI . Cette identité de produit n’est pas contesté et la société Prunier ne conteste que la comparaison des signes en cause.

La marque antérieure est constituée du seul terme P.

La demande d’enregistrement de la marque contestée se présente sous la forme d’une marque complexe s’agissant d’une étiquette de couleur dégradée marron de préparation de chevreuil aux cèpes de la Maison PRUNIER ; cette étiquette comporte en haut les termes Maison PRUNIER, depuis 1931, dans un médaillon ovale de couleur blanche où figurent également trois représentations miniatures d’animaux ; il s’agit de l’élément central de l’étiquette. La mention P est de plus grande taille que le terme MAISON ou « depuis 1931 » et figure en plus caractère plus gras; apparaît également sur l’étiquette en dessous les termes BALLOTINE de NOËL avec en dessous Chevreuil aux Cèpes, et encore en dessous, dans une bande orange, et en petits caractères Charcuterie Familiale à Connerré – Sarthe , depuis 4 générations. Il existe incontestablement des différences visuelles et phonétiques entre les signes dans leur globalité.

Cependant le terme P est l’élément dominant de la marque contestée, le seul élément verbal de nature à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits.

La totalité des éléments verbaux, autres que le terme de Prunier ne présentent aucun caractère distinctif; Ballotine de Noël et chevreuil aux cèpes constituent de simples mentions d’étiquetage, sont descriptifs du produit et de sa composition; le terme «maison» nonobstant sa position d’attaque ou encore l’indication qu’il s’agit d’une « charcuterie familiale » désignent simplement et de façon courante l’établissement ou l’entreprise et expliquent la nature de celui-ci, les animaux , canard, port et oie, entrant dans la composition des produits concernés et la mention « depuis 1931 » indiquant simplement l’année de création de la maison PRUNIER.

Ces éléments secondaires dans leur globalité ou leur individualité et même associés à des couleurs marron et orange ou à la présence d’étoiles filantes, ou au terme P ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur qui n’utilisera pour désigner les produits que le terme P ou encore maison PRUNIER.

La marque complexe ne crée pas une impression d’ensemble spécifique et les éléments qui y figurent ne sont pas indissociables les uns des autres comme le soutient la société Prunier.

Il existe pour le consommateur d’attention moyenne un risque de confusion des signes en cause, et donc un risque pour le consommateur de se méprendre sur l’origine des produits et de se fier à l’élément verbal PRUNIER, élément qu’il mémorisera le plus facilement, pour déterminer leur provenance commerciale s’agissant des mêmes produits, ce d’autant que la marque PRUNIER est une marque d’une certaine renommée en France et même à l’étranger sur le marché de l’épicerie fine, du caviar, du saumon et sur ses restaurants. La marque contestée peut être perçue comme la même marque que la marque antérieure, simplement placée sur une étiquette ou encore une déclinaison de la marque antérieure avec ainsi le risque de faire un lien, inexistant, entre les deux sociétés diffusant des produits similaires. Il importe peu que les produits de la marque contestée qui connaissent également un

certaine renommée s’adressent à priori à un public différent de celui de la SAS P qui vend dans les enseignes de la grande distribution.

En effet la comparaison des produits et doit s’effectuer au regard du seul libellé des marques, indépendamment de l’exploitation qui est faite, laquelle est toujours susceptible d’évolution.

Il importe peu également que les éléments verbaux Maison Prunier depuis 1931 soient déjà enregistrés en tant que marque ou que la société Prunier ait déposé une marque PRUNIER depuis 1988 qui ne permet pas à la société opposante, hors délai ,d’agir en contrefaçon.

La marque a pour objet de permettre à son propriétaire d’obtenir sur les droits résultant de son enregistrement sur les produits visés une protection et dans le cadre d’une opposition l’INPI ne peut prendre en considération que l’atteinte portée à la marque antérieure par le dépôt contesté.

En conséquence , la décision du directeur de L’Institut national de la propriété industrielle a , à bon droit, accueilli l’opposition. Il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision du 17 décembre 2012 du directeur général de l’INPI ayant accueilli l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement n° 12 3 907 863 en ce qu’elle portait sur les produits suivants « plats cuisinés à base de poisson » .

La SAS P qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR , statuant par arrêt contradictoire

Rejette la demande d’annulation de la décision rendue par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle le 17 décembre 2012 ayant accueilli l’opposition formée le 18 juin 2012 par la société ALMAS CHP et rejeté la demande d’enregistrement n° 12 3 907 863 en ce qu’elle port ait sur les produits suivants « plats cuisinés à base de poisson » .

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception,

Condamne la S.A.S P aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT